SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 751 2026 – N. R.G. 00001368 2024 DEPOSITO MINUTA 01 04 2026 PUBBLICAZIONE 02 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIOssa
NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di II° grado n. 1368/2024 R.G., promossa con atto di citazione d’appello notificato il 30.7.2024, iscritta a ruolo il 6.8.2024, vertente
TRA
p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Noventa di Piave INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori, P.
-appellante-/convenuta in primo grado
E
, c.f. rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei C.F.
difensori,
-appellante- e appellante incidentale/attore in primo grado
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 2268/2024 del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, pubblicata l’1.7.2024 nel procedimento di contraffazione di marchio e concorrenza sleale n. 1825/2022 R.G. Tribunale Venezia;
causa rimessa in decisione all’udienza del 26.2.2026 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
conclusioni di parte appellante principale [ :
‘ La Corte di Appello di Venezia, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, voglia così giudicare: in via pregiudiziale e preliminare relativamente al vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza: 1. accertare e dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza non definitiva n. 2268/2024, pubblicata il 1° luglio 2024, del Tribunale di Venezia in violazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 102 cod. proc. civ. e 122 c.p.i. per non essere stata resa anche nel contraddittorio dei signori , e gli eredi RAGIONE_SOCIALE Sig.ra quali contitolari annotati nel registro dell del marchio nazionale denominativo ‘NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO e del marchio figurativo nazionale ‘Trave REP’ n. NUMERO_DOCUMENTO, rimettendo, per l’effetto, la ca usa ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, in diversa composizione. In via principale: 2. accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l’effetto, in ri forma RAGIONE_SOCIALE sentenza non definitiva n. 2268/2024 pubblicata il 1° luglio 2024 del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia d’impresa, nell’ambito del giudizio n. R.G. 1825/2022, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado. In via pregiudiziale di rito: 3. accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale ex art. 38 c.p.c. dell’adito Tribunale di Venezia, in favore del Tribunale di Milano, foro convenzionale esclusivo, per i motivi tutti indicati nei precedenti scritti difensivi. In via preliminare di merito: 4. accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità delle domande proposte con l’atto di citazione introduttivo in quanto impedite dall’intervenuta transazione che si deposita sub doc. 15 e per i mo tivi tutti esposti nei precedenti scritti difensivi. In subordine, nel merito: 5. rigettare nel migliore dei modi per le domande tutte svolte dall’attore, sig. per i motivi tutti esposti nei precedenti scritti difensivi. In via riconvenzionale: 6. accertare e dichiarare l’intervenuta decadenza totale dei seguenti marchi di titolarità del sig. : marchio denominativo nazionale ‘REP’ n. NUMERO_DOCUMENTO registrato in data 26 febbraio 1987 e marchio figurativo nazionale n. NUMERO_DOCUMENTO registrato in data 18 maggio 2006 per tutti i prodotti dagli stessi rivendicati per effetto del non uso protratto per oltre cinque anni, mandando all per le iscrizioni e trascrizioni del caso; 7. accertare e dichiarare l’inadempimento da parte dell’a ttore RAGIONE_SOCIALE transazione di cui al doc. 15 e, per l’effetto, condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale causato a in misura non inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) o nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche sulla base delle risultanze di causa e dalle presunzioni che ne derivano oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi. In via principale rispetto all’appello incidentale promosso dal sig. : 8. rigettare nel migliore dei modi per
le domande tutte svolte dall’appellato e appellante incidentale per tutti i motivi indicati in narrativa. In via istruttoria: 9. ammettere le seguenti prove testimoniali: teste Ing. (nato a Treviso il DATA_NASCITA e domiciliato presso RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO) sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione ‘Vero è che’: 1) nel 2011 ho collaborato con alla realizzazione tecnica del Prontuario Rep; 2) i rapporti di collaborazione tecnica ai fini RAGIONE_SOCIALE redazione, elaborazione e pubblicazione del Prontuario sono intercorsi esclusivamente con la società ; 3) nel mercato di riferimento una certa tipologia di travi autoportanti viene definita ‘tipo TARGA_VEICOLO‘ in maniera da descrivere in modo sommario e contratto una determinata tecnologia, oggi caduta in libera utilizzazione, che nasceva dai lavori dell’Ing. ; – teste Ing. (nato a Firenze il DATA_NASCITA e residente in Firenze, INDIRIZZO) sul seguente capitolo di prova preceduto dalla locuzione ‘Vero è che’: 4) nel mercato di riferimento, come anche risulta dal preventivo che mi si rammostra -doc. 58 fascicolo attoreo che si rammostra al teste -una certa tipologia di travi au toportanti viene definita ‘tipo REP’ in maniera da descrivere in modo sommario una determinata tecnologia, oggi caduta in libera utilizzazione, e che nasceva dai lavori dell’Ing. ; 5) dal 12 luglio 2017 sino al 2019 sono stato membro del Consiglio di Amministrazione RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e che tale società è fallita in data 24 luglio 2019; 6) che tale società, tra l’altro, produceva e commercializzava elementi prefabbricati per l’edilizia e che ciò che veniva realizzato era contraddistinto con propri marchi e mai mediante l’utilizzo di marchi di titolarità di o del Sig. ; 7) la RAGIONE_SOCIALE mai ha utilizzato il marchio direttamente o indiretta mente nell’ambito RAGIONE_SOCIALE propria attività né è mai stata licenziataria o sub licenziataria del suddetto marchio; 8) le fatture n. 3 del 31 gennaio 2018 e n. 8 del 30 aprile 2018 emesse da a carico di RAGIONE_SOCIALE -e segnatamente le fatture di cui al doc. 57 fascicolo attoreo che si rammostra al teste -concernevano il pagamento a favore RAGIONE_SOCIALE stessa di attività di presentazione di nuova clientela per la quale RAGIONE_SOCIALE prestò poi attività di progettazione; 9) la fattura n. 1 del 29 luglio 2019 emessa da e a me intestata -doc. 57 fascicolo attoreo che si rammostra al teste -riguarda anch’essa il riconoscimento e il pagamento al Sig. di attività di consulenza/presentazione di clientela per la progettazione da me poi personalmente svolta a favore di detta nuova clientela; 10) come persona fisica non ero certamente attivo nella produzione e commercializzazione di travi reticolari Con
da commercializzarsi con qualsivoglia marchio di impresa. 10. in ogni caso, con vittoria di spese oltre IVA e CPA, ivi comprese spese ed eventuali anticipazioni di CTU e CTP per entrambi i gradi di giudizio ‘;
conclusioni di parte appellata e appellante incidentale :
‘ Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, rigettare l’appello proposto da e confermare la sentenza non definitiva n. 2268/2024, pubblicata in data 1° luglio 2024, Repert. n. 4915/2022 dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, sub R.G. 1825/2022; in via subordinata rinviare al primo grado in diversa composizione solo la richiesta riconvenzionale di decadenza dei due marchi italiani; accogliere l’appello incidentale proposto e, per l’effetto, riformare la sentenza n. 2268/2024, pubblicata in data 1° luglio 2024, Repert. n. 4915/2022 dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, sub R.G. 1825/2022, nella parte in cui dichiara la decadenza del marchio ‘REP’ n. 468080 rispetto ai prodotti appartenenti alle classi 6 e 19 diversi dalle travi e la decadenza del marchio figurativo n. 1008137, con riferimento ai prodotti appartenenti alla classe 6 diversi dalle travi, escludendo la decadenza anche per i prodotti ‘casseri’, ‘solai’ e ‘pilastri’; condannare a rifondere a le spese del presente grado di giudizio ‘.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
- Con atto di citazione notificato il 9.3.2022 , assumendo di essere titolare di una serie di marchi (denominativi e figurativi) relativi al sistema ‘ REP ‘ (acronimo di Rapido -Economico -Pratico), composto da travi metalliche prefabbricate autoportanti, da pilastri tubulari metallici e dall’eventuale solaio autoportante, completati in opera con un getto di calcestruzzo collaborante, che dava luogo a una struttura mista acciaio-calcestruzzo, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la società proponendo e chiedendo l’accoglimento delle seguenti domande: ‘ In via principale: – accertare e dichiarare, per i titoli dedotti in atti, l’illegittima condotta perpetrata da in danno dell’attore e costituente, sia contraffazione dei marchi REP® e Trave REP® di cui l’attore è titolare ex art. 20 c.p.i., sia atto di concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ., da ottobre 2015 a seguire; – inibire a ogni utilizzo futuro dei marchi REP® e Trave REP®, comminando a una sanzione di € 100.000,00= per ogni futura violazione accertata; per l’effetto – condannare al
risarcimento dei danni in favore del sig. da liquidarsi in una somma globale stabilita in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano, in misura di € 3.300.000,00= o nella diversa somma ritenuta di giustizia, pari alla royalties che
avrebbe dovuto versare al sig. per l’uso dei marchi REP® e Trave REP® da ottobre 2015 al marzo 2022, oltre alla restituzione a favore del sig. RAGIONE_SOCIALE utili percepiti da ottobre 2015 a seguire, nella misura eccedente le royalties non versate, il tutto oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo; – con pubblicazione, integrale o per estratto, dell’emananda sentenza sui quotidiani nazionali ‘Il RAGIONE_SOCIALE‘, ‘Il RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘La Repubblica’ a spese RAGIONE_SOCIALE parte avversa; In ogni caso: con vittoria di compensi del presente giudizio oltre rimborso forfettario anticipazioni esenti ed accessori di legge; In via istruttoria: si chiede sin da ora ammettersi CTU atta a quantificare le royalties che avrebbe dovuto versare al sig. da ottobre 2015 a seguire e gli utili da essa percepiti nel periodo preindicato, riconducibili all’utilizzo illegittimo dei marchi REP® e Trave REP® da parte RAGIONE_SOCIALE convenuta, nonché l’importo di eccedenza di tali utili rispetto alle royalties non versate ‘, a sostegno delle quali esponeva:
che era titolare: a) del marchio denominativo italiano ‘REP’ n. 468080, depositato il 24.3.1986, registrato il 26.2.1987, rinnovato fino al 24.3.2026 per i prodotti inclusi nella classe n. 6 ‘prodotti per l’edilizia in metallo’ e nella classe n. 19 ‘materiali da costruzione non metallici’; b) del marchio figurativo italiano n. NUMERO_DOCUMENTO, depositato il 17.9.2002, registrato il 18.5.2006 e rinnovato sino al 17.9.2022 per i prodotti RAGIONE_SOCIALE classe n. 6 e di seguito raffigurato: c) del marchio denominativo europeo ‘REP’ n. NUMERO_DOCUMENTO, depositato il 28.10.2003, registrato il 1.6.2005 e rinnovato sino al 28.10.2023 per i prodotti inclusi nelle classi 6 e 19;
che tali marchi erano stati concessi in licenza alla convenuta all’esito di un contenzioso tra quest’ultima e la società facente capo alla Famiglia che si occupava del licensing e RAGIONE_SOCIALE gestione dei marchi sopra indicati. Da ultimo, ciò era accaduto con contratto stipulato in data 4.1.2010 tra la società succeduta a nella gestione dei segni distintivi, e , che aveva durata annuale, era tacitamente rinnovabile di anno in anno a condizione che la licenziataria avesse adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali e salvo disdetta di una delle parti con preavviso di dodici mesi e riguardava i territori delle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguri a, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli, Veneto, Emilia-Romagna (escluse le province di Bologna e Modena), Marche, Umbria e Lazio, nonché la Repubblica di San Marino;
che in data 2.1.2013 aveva comunicato a che il predetto contratto non poteva considerarsi tacitamente rinnovato per il 2013 perché quest’ultima si era resa inadempiente sotto diversi profili;
che da ciò era scaturito un contenzioso nel quale la convenuta aveva contestato la validità e l’efficacia RAGIONE_SOCIALE disdetta, successivamente definito in via transattiva in data 4.10.2015;
che nonostante da allora non fosse più stata rinnovata la licenza,
-aveva continuato ad utilizzare i marchi oggetto di causa all’interno del suo sito www.tecnostrutture.eu con modalità tali da indurre l’utente a credere che essa fosse la titolare e/o comunque la licenziataria dei marchi e dei prodotti RAGIONE_SOCIALE
-all’interno del suo sito commercializzava il sistema REP contraddistinguendolo con il suo nuovo marchio creato nel 2013 e facendo apparire quest’ultimo come un’evoluzione del sistema REP, creando confusione tra gli utenti e traendone profitto in danno del Leone; RAGIONE_SOCIALE
-aveva mantenuto attivo e funzionante l’indirizzo e -mail
-all’interno del suo sito aveva conservato la possibilità di scaricare gratuitamente, previa registrazione, la quarta edizione del volume ‘Progettare con il sistema REP; Travi REP; e , che era il prontuario tecnico delle travi REP originariamente realizzato da e successivamente fatto pubblicare a , la quale tuttavia non aveva mai avuto il copyright su tale testo, come si desumeva dalle precedenti edizioni del volume, nelle quali veniva indicata la proprietà letteraria di per i testi ed era riservata alla convenuta la sola proprietà delle immagini;
-aveva caricato il file PDF del prontuario con modalità tali da consentire ai motori di ricerca, e in particolare a Google, di scansionare e indicizzare ogni singola parola del documento, col risultato che, se si digitava su Google le parole ‘trave rep’, il sito di compariva davanti a qualsiasi altro sito, anche quello ufficiale www.rep.eu;
-in data 20.3.2020, con un post sulla pagina Facebook, aveva continuato a promuovere il invitando gli utenti a collegarsi al suo sito internet per scaricarlo, e tale post era stato condiviso dagli utenti anche in date successive; RAGIONE_SOCIALE
-aveva pubblicato sul suo canale YouTube un video nel quale appariva come l’inventore del marchio e abusava del medesimo e un filmato dal titolo ‘Travi in acciaio prefabbricate -Posa Trave NPS SYSTEM’ nel quale però non veniva posata una trave ma RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-aveva presentato come realizzati con travi TARGA_VEICOLO dei lavori che in realtà erano stati eseguiti con travi REP all’epoca in cui era licenziataria del marchio e ciò nel suo sito, nella sua brochure aziendale del 2019, in contributi pubblicati sui siti www.ingenio-web.it e www.impresedilinews.it, in post del 28.12.2021 e del 4.3.2022 presenti sulla sua pagina Facebook, in una presentazione del suo direttore tecnico ing. realizzata con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE e in una presentazione presente in www.edilportale.com relativa al Tribunale dell’Aquila;
-sul suo sito, per quanto concerne il cantiere del di Mestre, non solo aveva presentato il lavoro come eseguito con travi ‘ ‘ , ma addirittura aveva ritoccato le immagini togliendo il marchio sopra il primo pilastro ad inizio galleria, segno che invece era ancora visibile in loco; RAGIONE_SOCIALE
-compariva sul sito www.ediltecnico.it assieme al logo ‘ NPS SYSTEM ‘ , seppure nel testo RAGIONE_SOCIALE presentazione si parlava esclusivamente dei prodotti a marchio ; RAGIONE_SOCIALE
-era presentata sul sito www.lavoripubblici.it come leader italiana nella progettazione e nella produzione di pilastri e travi ‘ REP ‘ ;
-aveva descritto il sistema ‘ NPS ‘ con le parole ‘rapido, economico e pratico’, ancora una volta per far credere che quest’ultimo fosse un tutt’uno con il sistema ‘ REP ‘;
che si era quindi appropriata del marchio ‘ REP ‘ creando una situazione di confusione in merito all’esistenza di una continuità tra quest’ultimo e le travi ‘ tale da indurre in errore gli operatori del settore, tanto che in un documento autorizzazioni e gradimento revisionato e pubblicato in data 27.4.2017 da compariva che le travi trasportate per erano travi ‘ REP ‘ ; vii. che il post pubblicato in Facebook in data 4.3.2022 nel quale la convenuta presentava come eseguiti con travi ‘ dei lavori in realtà realizzati con travi REP era sponsorizzato, e dunque era potenzialmente in grado di raggiungere un numero giornaliero di visitatori compreso tra 245.000 e 708.000 persone e di creare un grave danno al marchio in favore del marchio ‘ ‘ , anche perché in sole 48 ore il post era apparso tredici volte ad orari differenti; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
viii. che si era resa responsabile di contraffazione del marchio ai sensi dell’art. 20 c.p.i. e, comunque, di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., ancor più gravi in considerazione RAGIONE_SOCIALE rinomanza dei marchi oggetti di causa;
che la convenuta aveva tratto un ingente profitto ai suoi danni, tant’è che, a seguito RAGIONE_SOCIALE cessazione del contratto di licenza, senza più alcuna limitazione territoriale, il suo fatturato era pressoché raddoppiato, raggiungendo nel 2020
l’importo di € 21.936.465,00 contro una media di circa € 9.670.000,00 RAGIONE_SOCIALE anni in cui era in essere il contratto di licenza;
che tenuto conto del c.d. criterio RAGIONE_SOCIALE royalty virtuale, egli aveva subito un danno pari ad almeno € 2.400.000,00 dal 2016 al 2020, a cui dovevano aggiungersi le royalties dell’ultimo trimestre 2015 non coperto da transazione, del 2021 e del 2022 che erano pari almeno a € 900.000,00 e a tale voce andavano aggiunti gli utili indebitamente percepiti da , che dovevano essergli restituiti.
Si costituiva in causa deducendo:
in via preliminare:
l’inammissibilità e l’improcedibilità delle domande attoree in considerazione del fatto che la materia del contendere del giudizio era stata oggetto dell’accordo transattivo stipulato in data 4.10.2015. In particolare, sotto tale profilo evidenziava che nel giudizio definito con detta transazione aveva espressamente chiesto che fosse accertato il suo diritto a utilizzare il marchio in funzione descrittiva anche laddove l’accordo di licenza non fosse stato considerato più in essere e che per volontà delle parti la transazione aveva portata tombale in relazione a tutte le vertenze tra loro in essere relativamente ai marchi ; RAGIONE_SOCIALE
l’incompetenza del Tribunale adito poiché, essendo necessario indagare, e comunque interpretare il perimetro oggettivo RAGIONE_SOCIALE transazione, veniva in rilievo il foro esclusivo prescelto dalle parti nella clausola n. 12 dell’accordo transattivo, che appunto indicava quale esclusivamente competente il Tribunale di Milano;
nel merito, che le pretese avanzate dall’attore dovevano ritenersi infondate, considerato che:
si era limitata e si limitava a fare un uso meramente descrittivo del marchio e pertanto lecito: tale segno distintivo, infatti, era utilizzato unicamente per illustrare e descrivere le opere realizzate in passato mediante la fornitura di prodotti contraddistinti da tale marchio, che essa aveva comunque contribuito a sviluppare nella vigenza del contratto di licenza; RAGIONE_SOCIALE
aveva implementato la tecnologia ‘ REP ‘ , di pubblico dominio perché i relativi brevetti erano ormai scaduti, realizzando dei nuovi trovati contraddistinti dal segno NPS; si era espressamente riservata la proprietà letteraria del prontuario, cosicché era lecita, sia la diffusione, sia la modifica di tale pubblicazione, che comunque aveva uno scopo puramente divulgativo;
i marchi oggetto di causa erano stati citati nel prontuario, comunque sempre in funzione descrittiva, e pertanto lecita;
l’uso RAGIONE_SOCIALE denominazione ‘ REP ‘ quale keyword in Google era lecito, poiché non avveniva per fini commerciali -tanto che non appariva nessun annuncio pubblicitario ad essa riconducibile -ma soltanto per dare rilevanza a un documento di tipo meramente divulgativo come il prontuario e comunque non determinava alcun danno, posto che inserendo nella barra di ricerca ‘produttore trave REP’, ‘sistema REP’ o ‘trave TARGA_VEICOLO ‘ si aveva modo di riscontrare che il sito www.rep.eu appariva tra i primissimi risultati, e dunque non vi era una minore visibilità del sito del , né un rischio di riduzione RAGIONE_SOCIALE accessi;
l’accostamento tra ‘ REP ‘ e si realizzava nella ricerca Google per effetto di algoritmi matematici su basi puramente statistiche e automatiche che prescindevano dall’acquisto di keywords;
l’attore non aveva spiegato se e in che termini nella concreta configurazione dei messaggi contestati la presenza RAGIONE_SOCIALE parola REP inducesse l’utente che svolgeva la ricerca a rappresentarsi la sussistenza di qualsiasi collegamento economico tra
e il titolare del marchio;
non poteva esservi alcun danno, posto che dal 2017 i marchi oggetto di causa non erano più stati utilizzati dal . Invero, la società -nuova licenziataria dei marchi oggetto di causa dopo il recesso di dal contratto con -aveva cessato ogni attività a seguito RAGIONE_SOCIALE messa in liquidazione a far data dal 6.8.2014, successivamente era stata ammessa alla procedura di concordato nel novembre 2015 e infine aveva ceduto l’azienda senza i marchi oggetto di causa alla società nell’aprile 2017;
per tentare un utilizzo dei marchi attraverso una specie di continuità con l’attore unitamente ad altri soci -aveva fondato la società la quale nel 2015 aveva affittato il ramo d’azienda di ma poi era anch’essa entrata in concordato preventivo nel 2016 ed era stata dichiarata fallita nel 2017;
era stata l’ultima licenziataria dei marchi, e dal 2017 nessuno li aveva più utilizzati, come emergeva per tabulas anche dalla consultazione del sito internet www.rep.eu/it/contatti.php; RAGIONE_SOCIALE
in ogni caso, non vi era prova del nesso di causa tra la sua attività (comunque lecita) e le ipotetiche perdite economiche allegate dal e i danni risalenti al quinquennio anteriore alla notifica RAGIONE_SOCIALE citazione dovevano considerarsi prescritti;
in via riconvenzionale che: xiii. i marchi oggetto di causa dovevano essere considerati decaduti per mancato uso effettivo quinquennale per le ragioni sopra esposte, confermate dal fatto che
l’ultimo bilancio disponibile di risaliva al 2016 e presentava una perdita di € 189.475,00, evidentemente derivante dal mancato incasso di royalties;
xiv. l’attore, comunque, instaurando il presente giudizio si era reso inadempiente rispetto alla transazione del 4.10.2015 e quindi essa aveva diritto al risarcimento del danno, in misura pari alla somma che essa eventualmente sarebbe stata condannata a corrisp ondere al e comunque non inferiore ad € 250.000,00 ;
D) concludeva, quindi, nei seguenti termini: ‘ in via pregiudiziale di rito: 1. accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale ex art. 38 c.p.c. dell’adito Tribunale di Venezia, in favore del Tribunale di Milano, foro convenzionale esclusivo, per i motivi tutti indicati in narrativa; in via preliminare di merito: 2. accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità delle domande proposte con l’atto di citazione introduttivo in quanto impedite dall’intervenuta transazione che si deposita sub doc. 15 e per i motivi tutti esposti in narrativa; in subordine nel merito: 3. rigettare nel migliore dei modi per le domande tutte svolte dall’attore Sig. ; in subordine ed in ogni caso si eccepisce qui, quanto al preteso danno – e per il denegato caso di accoglimento anche parziale delle pretese avversarie -l’intervenuta prescrizione con riguardo a danni maturati in periodo precedente al periodo di prescrizione applicabile al caso di specie; in via riconvenzionale: 1. accertare e dichiarare l’intervenuta decadenza dei seguenti marchi di titolarità del Sig. : marchio denominativo nazionale ‘REP’ n. NUMERO_DOCUMENTO registrato in data 26 febbraio 1987 e marchio figurativo nazionale n. NUMERO_DOCUMENTO registrato in data 18 maggio 2006 per tutti i prodotti dagli stessi rivendicati per effetto del non uso protratto per oltre cinque anni, mandando all per le iscrizioni e trascrizioni del caso; 2. accertare e dichiarare l’inadempimento da parte dell’attore RAGIONE_SOCIALE transazione di cui al doc. 16 e per l’effetto condannarlo al ri sarcimento del danno patrimoniale causato a in misura non inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) o nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche sulla base delle risultanze di causa e dalle presunzioni che ne derivano oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi; 33 3. accertare e dichiarare che la condotta processuale dell’attore costituisce ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. e per l’effetto condannare l’attore al risarcime nto dei danni a favore RAGIONE_SOCIALE convenuta nella misura che il giudice vorrà liquidare secondo quanto risulterà ovvero anche in via equitativa e comunque in una misura commisurata almeno al doppio delle spese di lite che verranno liquidate; 4. in ogni caso, con vittoria di spese oltre IVA e CPA, ivi comprese spese ed eventuali anticipazioni di CTU e CTP ‘.
All’esito dello scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 24.1.2024, alla quale l’attore dimetteva una pronuncia dell’RAGIONE_SOCIALE che accoglieva la domanda di decadenza presentata da del marchio denominativo europeo ‘REP’ n. 3456381 soltanto parzialmente, ossia per i prodotti RAGIONE_SOCIALE classe n. 6, escluse le travi in ferro prefabbricate per l’edilizia , e per i prodotti RAGIONE_SOCIALE classe n. 19, ad esclusione delle t ravi in materiali diversi prefabbricate per l’edilizia.
Precisate le conclusioni, nella memoria di replica eccepiva la sopravvenuta inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree in ragione del fatto che il marchio figurativo italiano n. 1008137 e il marchio denominativo europeo ‘REP’ n. 3456381 erano decaduti in corso di causa in ragione del loro mancato rinnovo, rispettivamente a settembre 2022 e ad ottobre 2023.
La causa, il cui sviluppo è stato così riassunto, è stata quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale, non definitivamente provvedendo, ha:
ritenuto la propria competenza;
ii) ritenuto infondata l’eccezione di transazione sollevata da ;
iii) respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento dell’accordo transattivo del 4.10.2015;
iv) accolto parzialmente la domanda riconvenzionale di decadenza del marchio denominativo italiano ‘REP’ n. 468080 e del marchio figurativo italiano n. 1008137 ‘Trave REP’, nello specifico statuendo: ‘ 4) rigetta la domanda riconvenzionale di decadenza per non uso del marchio denominativo italiano ‘REP’ n. 468080, depositato il 24.3.1986 e registrato il 26.2.1987, con riferimento alle travi in metallo per l’edilizia e la costruzione (classe n. 6) e alle travi in materiale diverso dal metallo per l’edilizia e la costruzione (classe n. 9); 5) dichiara la decadenza per non uso del marchio denominativo italiano ‘REP’ n. 468080, depositato il 24.3.1986 e registrato il 26.2.1987 con riferimento ai prodotti appartenenti alle classi nn. 6 e 19 diversi dalle travi; pagina 19 di 20 6) rigetta la domanda riconvenzionale di decadenza per non uso del marchio figurativo italiano n. NUMERO_DOCUMENTO, depositato il 17.9.2002 e registrato il 18.5.2006 con riferimento alle travi in metallo per l’edilizia e la costruzione (classe n. 6); 7) dichiara la decadenza per non uso del marchio figurativo italiano n. 1008137, depositato il 17.9.2002 e registrato il 18.5.2006 con riferimento ai prodotti appartenenti alla classe n. 6 diversi dalle travi ‘, motivando la decisione assunta in parte qua sulla base delle seguenti considerazioni: ‘(omissis) Per quanto concerne la domanda riconvenzionale di decadenza del marchio denominativo italiano ‘REP’ n.
NUMERO_DOCUMENTO e del marchio figurativo italiano n. 1008137 , va preliminarmente osservato che il riferimento RAGIONE_SOCIALE convenuta alla ‘volgarizzazione’ di tali marchi contenuto a pag. 4 RAGIONE_SOCIALE comparsa di risposta non si è tradotto in una domanda di decadenza. Come si è esposto in narrativa, infatti, la domanda che si sta esaminando si fonda esclusivamente sull’asserito mancato uso per almeno cinque anni a partire dal 2017 dei due marchi sopra menzionati e dunque sull’art. 24 c.p.i. (cfr. pagg. da 26 a 30 RAGIONE_SOCIALE comparsa di risposta) ed è pertanto esclusivamente sotto questo profilo che deve essere trattata. Sul punto, il ha dimesso in giudizio documentazione da cui emerge che vi è stato un utilizzo rilevante del marchio nel quinquennio anteriore alla proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di decadenza (27.5.2022) con specifico riferimento alle travi, e in particolare: – fatture emesse dalla società da marzo 2017 a luglio 2017, riportanti, tra i prodotti venduti, anche delle ‘TRAVI REP’ (docc. nn. 54 e 85 attore); fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE da aprile 2017 a maggio 2018, riportanti, tra i prodotti venduti, anche delle ‘TRAVI REP’ (docc. nn. 55 e 85 attore); fattura emessa dalla società RAGIONE_SOCIALE del gennaio 2018, che si riferisce a travi REP, come da dettaglio costi allegato (docc. nn. 56 e 85 attore); preventivi di travi REP risalenti al 2020, al 2021 e al 2022 di RAGIONE_SOCIALE (doc. n. 58 attore); richieste di offerta pervenute dalla convenuta a ottobre 2017 e a giugno 2018 e corrispondenza commerciale con la medesima in cui viene fatto uso del segno distintivo REP per identificare le travi oggetto di offerta relativamente a cantieri di ditte terze (cfr. doc. n. 59 attore); documentazione comprovante la concessione in licenza del marchio da parte di e poi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
a RAGIONE_SOCIALE, ing. (cfr. docc. nn. 57, 63). Le contestazioni RAGIONE_SOCIALE convenuta in merito all’effettiva natura del rapporto con RAGIONE_SOCIALE e con l’ing.
sono smentite dai docc. da n. 80 a n. 84 allegati alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c., dell’attore, che proprio perché volti a confutare la ricostruzione di -s ono da ritenersi a prova contraria e senz’altro ammissibili. Per completezza, si precisa che è ammissibile anche il doc. n. 85 prodotto dal con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c., dal momento che esso contiene le fatture già dimesse su b docc. da n. 54 a n. 56 senza l’oscuramento delle sedi dei clienti, e ciò in replica alle contestazioni mosse su quest’ultimo punto dalla convenuta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. Dalla documentazione sopra indicata sono desumibili l’ estensione territoriale, il volume di affari e la tipologia del prodotto (id est: le travi, come si è detto, con le conseguenze di cui infra) per i quali i marchi oggetto di causa sono stati utilizzati e di tale utilizzo
si ha una conferma, a livello presuntivo, nella perizia di stima del valore economico dei marchi redatta nel giugno 2019 dal AVV_NOTAIO su incarico di entrambe le parti del presente giudizio. In questa perizia, invero, si dà atto che ‘permane … la notor ietà dei marchi e i quali, indipendentemente dalle date delle rispettive registrazioni, sono stati ininterrottamente in uso RAGIONE_SOCIALE mandante dal 1967 in poi’ e quindi che anche all’epoca di redazione RAGIONE_SOCIALE perizia tali segni distintivi erano in uso, e si stima il loro valore in € 8.000.000,00 (cfr. doc. n. 62 attore). Nondimeno, va precisato che si ha una prova di un utilizzo significativo dei marchi soltanto con riferimento alle travi e non per gli altri prodotti appartenenti alle classi n. 6 ‘Materiali metallici per l’edilizia e la costruzione’ e n. 19 ‘Materiali, non di metallo, per l’edilizia e la costruzione’. Ciò rileva ai sensi dell’art. 27 c.p.i., il quale prevede che ‘Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d’impresa suss istono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi’. Da ciò discende che la domanda riconvenzionale di decadenza va: a) accolta in relazione al marchio denominativo italiano ‘REP’ n. 468080, ma con esclusivo riferimento ai prodotti appartenenti alle classi nn. 6 e 19 diversi dalle travi; b) accolta in relazione al marchio figurativo italiano n. 1008137 , ma con esclusivo riferimento ai prodotti appartenenti alla classe n. 6 (unica per la quale il marchio in questione è registrato) diversi dalle travi; c) rigettata in relazione al marchio denominativo italiano ‘REP’ n. 468080 con riferimento alle travi in metallo per l’edilizia e la costruzione (c lasse n. 6) e alle travi in materiale diverso dal metallo per l’edilizia e la costruzione (classe n. 9); d) rigettata in relazione al marchio figurativo italiano n. 1008137 con riferimento alle travi in metallo per l’edilizia e la costruzione (classe n. 6) ‘. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Ha proposto appello deducendo:
in via pregiudiziale, la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per difetto di integrità del contraddittorio, sul rilievo che l’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale dev’essere necessariamente esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel Registro dell quali titolari, senza distinzione tra i titolari attuali e quelli originari;
nel merito:
con il primo motivo: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia per erronea interpretazione delle risultanze di causa ed erronea valutazione in fatto e in diritto in punto di rigetto dell’eccezione pregiudiziale in rito di carenza dei requisiti per ritenere il Tribunale di Venezia competente a decidere nel merito;
ii) con il secondo e terzo motivo: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia per erronea interpretazione delle risultanze di causa ed erronea valutazione in fatto e in diritto in punto di irrilevanza RAGIONE_SOCIALE transazione del 4 ottobre 2015 e conseguente inammissibilità dell’eccezione di ‘ res transacta ‘ ; omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’inadempimento dell’attore, sig. alle obbligazioni di non promuovere e/o proseguire nei confronti di ogni e qualsiasi azione in relazione alle vertenze/questioni sorte sull’uso dei marchi ‘REP’ sino alla data RAGIONE_SOCIALE transazione e conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno;
iii) con il quarto motivo: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia per erronea interpretazione delle risultanze di causa ed erronea valutazione in fatto e in diritto in punto di decadenza del marchio nazion ale denominativo ‘REP’ n. 468080 e del marchio figurativo nazionale ‘Trave REP’ n. 1008137 da parte dell’attore con riferimento ai prodotti ‘travi in metallo per l’edilizia e la costruzione’ (classe 6) e ‘travi in materiale diverso dal metallo per l’edilizia e la costruzione’ (classe 9) per mancato uso quinquennale ,
concludendo, quindi, nei termini riportati in epigrafe.
Si è costituito in causa l’originario attore prendendo posizione sulla pregiudiziale questione di nullità sollevata da , non negando che il marchio figurativo italiano n. 1008137 e il marchio verbale italiano n. 468080 risultassero (e risultino) effettivamente annotati all a nome di , ed e quindi non solo al primo, ma sottolineando come tale realtà di fatto potesse essere agevolmente appresa da , la quale, avendone l’esclusivo interesse -atteso che l’azione di contraffazione dallo stesso esercitata, diversamente dall’azione di decadenza/nullità promossa in via riconvenzionale da non richiedeva necessariamente l’intervento del titolare del marchio, risultando sufficiente la presenza in causa del solo avente diritto (quale potrebbe, ad esempio, essere un licenziatario) -avrebbe ben potuto chiedere di essere autorizzata ad evocare in giudizio anche gli altri soggetti formalmente intestatari. Ha aggiunto che la prospettata esigenza di integrazione del contraddittorio non sussiste, considerato che , precedente cointestatario, aveva ceduto a la propria quota di proprietà dei marchi di riferimento nel dicembre 2017, pur senza procedere alla trascrizione del trasferimento all , e che aveva unicamente promosso e coltivato una domanda di decadenza, depositata in data 27 maggio 2022, che può produrre effetti ex nunc solo da detta data, e non riguarda, quindi, i precedenti titolari del marchio. In ogni caso, le prospettate esigenze di integrazione
del contraddittorio non sussisterebbero con riguardo il marchio , il quale è valido e produttivo di effetti senza essere stato oggetto di domanda riconvenzionale, sicché anche laddove la Corte d’Appello dovesse ritenere effettivamente necessario integrare il contraddittorio con riguardo alla domanda riconvenzionale di decadenza dei due marchi italiani, ben potrebbe procedersi alla separazione dei giudizi in virtù di un principio di economia processuale, facendo in questo modo salve le fasi istruttoria e decisionale che possono essere assunte rispetto al marchio REP® registrato presso l’RAGIONE_SOCIALE , rinviando al primo grado la sola parte relativa alla decadenza dei due marchi italiani, tanto più considerato l’analogo esito RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata.
Con riguardo ai proposti motivi di impugnazione ha preso posizione, chiedendone il rigetto.
Ha, infine, proposto appello incidentale con riguardo al capo RAGIONE_SOCIALE sentenza che ha dichiarato la decadenza del marchio ‘ REP ‘ n. 468080 con esclusivo riferimento ai prodotti appartenenti alle classi nn. 6 e 19 diversi dalle travi (pag. 18, ultimo capoverso RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) e del marchio figurativo italiano n. 1008137, con esclusivo riferimento ai prodotti appartenenti alla classe n. 6 diversi dalle travi (pag. 19, primo capoverso, RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), lamentando l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia per erronea interpretazione delle risultanze di causa ed errata valutazione in fatto e in diritto, considerato che i prodotti relativamente ai quali sussisterebbe la decadenza per non uso (e cioè, ‘casseri’, ‘solai’ e ‘pilastri’ ) devono ritenersi comunque affini alle travi per le quali la decadenza non è stata ritenuta.
Fissata l’udienza di rimessione RAGIONE_SOCIALE causa in decisione; precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti; depositati gli scritti conclusivi; depositate le note sostitutive RAGIONE_SOCIALE predetta udienza di r.i.d., la causa è stata decisa nei termini di seguito esposti nella camera di consiglio sotto indicata.
II
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione.
A)
L’appello principale di
Per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica va innanzitutto esaminata la questione RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza qui impugnata in ragione RAGIONE_SOCIALE incompletezza del contraddittorio con riferimento alla domanda riconvenzionale di decadenza per non uso dei mar chi nazionali ‘REP’ e ‘Trave REP’, essendo stato, in tesi, il giudizio di primo grado celebrato in assenza di tutti e ciascuno dei soggetti che ne risultavano
titolari (attuali e pregressi) sulla base delle risultanze dell’apposito registro tenuto dall , in violazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 102 c.p.c. e 122 c.p.i. In punto di fatto risulta che:
gli attuali e precedenti titolari dei marchi di cui si tratta iscritti nel pertinente registro dell’RAGIONE_SOCIALE sono:
quanto al marchio denominativo nazionale ‘REP n. 468080’, depositato il 24 marzo 1986, registrato il 26 febbraio 1987 per i prodotti di cui alle classi 6 e 19, da ultimo rinnovato con domanda n. NUMERO_DOCUMENTO del 31 marzo 2016 (vecchi numeri di registrazione NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO), e quindi valido sino al 31 marzo 2026: –quota 33%; –quota 33%; –quota 34%; titolare sino al 12 dicembre 2022: –quota 33%, in seguito ceduta a con atto di cessione trascritto a firma RAGIONE_SOCIALE mandataria AVV_NOTAIOssa ;
quanto al marchio figurativo nazionale ‘Trave REP n. 1008137’, depositato il 17 settembre 2022, registrato il 18 maggio 2006 per i prodotti di cui alla classe 6, da ultimo rinnovato con domanda n. NUMERO_DOCUMENTO del 21 settembre 2012 (registrazione n. NUMERO_DOCUMENTO, vecchio numero di registrazione NUMERO_DOCUMENTO): –quota 33%; –quota 33%; –quota 34%; titolare sino al 12 dicembre 2022: –quota 33%, in seguito ceduta a con atto di cessione poi trascritto a firma RAGIONE_SOCIALE mandataria AVV_NOTAIOssa ;
la sig.ra è deceduta nel 2013 (sebbene sia tuttora iscritta nel registro come contitolare dei marchi), ma i nominativi RAGIONE_SOCIALE eredi non sono stati trascritti nel registro.
Degli indicati contitolari dei marchi di cui si tratta risultanti dal Registro dell è tuttavia parte del presente giudizio il solo originario attore, .
Tale essendo la situazione di fatto, è quindi certo che il processo sulla domanda di decadenza si è svolto in primo grado in condizioni di incompletezza del contraddittorio in violazione del disposto dell’art. 122, comma 4, c.p.i., per cui ‘ L’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso ‘, laddove per ‘titolari di esso’ non si intendono esclusivamente coloro che risultano essere gli effettivi titolari del diritto di privativa all’attualità, e cioè al momento RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale, come sostenuto dall’attore -appellato, ma tutti coloro che risultano annotati nel registro quali ‘ aventi diritto ‘ , senza che l’aggiunta ‘ in quanto titolari di esso ‘ introdotta dal D.L.gs n. 131/2010 comporti
l’esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro ‘ in quanto titolari ‘.
In altri termini, la modifica dell’ art. 122 c.p.i. apportata dal richiamato D.L.gs 131/2010 dev’essere interpretata nel senso che essa, non circoscrivendo il contraddittorio ai soli titolari ‘ attuali ‘, ma richiamando genericamente i ‘ titolari di esso ‘ , ricomprende anche i titolari originari del brevetto, evitando così un’irragionevole disparità di trattamento (artt. 3 e 24 Cost.) tra titolari attuali e quelli originari, essendo anche questi ultimi portatori di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità del brevetto, i quali potrebbero essere vulnerati da declaratorie di nullità o di decadenza rese a conclusione di giudizi di cui non abbiano avuto conoscenza, pur essendo annotati nel registro.
In tale prospettiva è evidente che il legislatore abbia voluto prevedere un ‘ ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati dalle sentenze di nullità e di decadenza del titolo, e quindi tra tutti i soggetti i cui diritti risultino annotati nel registro dell .
In questo senso è il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALE S.C., secondo cui ‘ L’art. 122, comma 4, del D.L.gs n. 30 del 2005, come modificato dall’art. 54 del D.L.gs n. 131 del 2010, va interpretato nel senso che l’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale ivi prevista deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali “aventi diritto”, senza che l’aggiunta “in quanto titolari di esso”, introdotta dal citato D.L.gs n. 131 del 2010, comporti l’esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro “in quanto titolari”, con conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparità di trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatori anch’essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità di quest’ultimo, i quali, diversamente, resterebbero, vulnerati da una declaratoria di nullità o di decadenza resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro ‘ (v. Cassazione, S ez. 1, sentenza n. 31932 del 6.12.2019, Rv. 655956 -01 , che in motivazione precisa: ‘ Questa Corte ha già enunciato l’avviso secondo cui «l’art. 122, comma 4, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dall’art. 54 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, va interpretato nel senso che l’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale ivi prevista deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali “aventi diritto”, senza che l’aggiunta “in quanto titolari di esso”, introdotta dal d.lgs. n. 131 cit., comporti l’esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro
“in quanto titolari”, con conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparità di trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatori anch’essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità di quest’ultimo, i quali, diversamente, resterebbero, vulnerati da una declaratoria di nullità o di decadenza resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro» (Cass., Sez. I, 18/06/2014, n. 13915). 4. Come si è ricordato nell’occasione, confermando un insegnamento già enunciato con riferimento all’art. 59-bis r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Cass., Sez. I, 6/08/1991, n. 8564), ora riprodotto nell’art. 77, lett. b), cod. prop. ind., sono stati risolti legislativamente i dubbi dottrinari e giurisprudenziali sugli effetti RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di nullità del brevetto sui contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi anteriormente a quella dichiarazione di nullità. «La decisione, stabilisce il nuovo art. 59-bis, ha effetto retroattivo; quei contratti non sono pregiudicati soltanto nella misura in cui siano stati già eseguiti; in questo caso il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto. E’ quindi evidente l’interesse essenziale di coloro che hanno trasferito il brevetto a difendere la validità del brevetto; sia per l’ipotesi in cui i relativi contratti non siano stati eseguiti anche solo in parte; sia anche per l’ipotesi di già avvenuta totale esecuzione, per l’eventualità che su richiesta del cessionario del brevetto poi dichiarato invalido, il giudice gli accordi un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto, rimborso, è ovvio, a carico del cedente. Questo interesse non apparirebbe sufficientemente protetto per la circostanza che il convenuto attuale titolare del brevetto possa a sua volta convenire in giudizio il suo dante causa, in garanzia; o che, come è logico, il precedente titolare possa intervenire nel giudizio di nullità in corso, giudizio che vede come parti principali l’attore e il convenuto titolare attuale del brevetto. Il verificarsi dell’una e l’altra delle circostanze è meramente eventuale. Il titolare attuale del brevetto può non volere chiamare in causa il dante causa; costui può non essere a conoscenza del procedimento in corso: nell’uno o nell’altro caso può ben succedere che la sentenza dichiarativa RAGIONE_SOCIALE nullità passi in giudicato con efficacia erga omnes e dunque il dante causa si trovi gravemente pregiudicato nell’ipotesi che il cessionario intenda agire sul presupposto RAGIONE_SOCIALE nullità del brevetto già al momento RAGIONE_SOCIALE stipulazione del contratto di cessione. L’unico modo per evitare questo serio pregiudizio è assicurare la presenza necessaria al giudizio tra attore e convenuto attuale titolare del brevetto anche di coloro che in precedenza ne sono stati titolari e poi lo abbiano trasferito». 5. Questo orientamento, che la Corte ha nuovamente reiterato di recente (Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 5963), non si
presta a revisioni alla stregua delle considerazioni che il giudice del gravame ha voluto trarre dalla innovazione operata nel testo normativo dell’art. 122, comma 4, cod. prop. ind. dall’art. 54, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 che ha aggiunto in chiusa del comma le parole «in quanto titolari di esso», leggendovi, anche sulla scorta RAGIONE_SOCIALE relazione di accompagnamento alla novellazione, un indicazione all’integrazione del contraddittorio nei soli confronti di coloro che sono «effettivi titolari attuali del diritto di privativa». Va infatti di osservato che all’interpretazione patrocinata si oppongono argomenti di varia natura: di ordine testuale, dato che essa introduce un elemento letterale («attuali») che nella norma non figura; di ordine teleologico, posto che l’innovazione è stata dettata dalla necessità di risolvere il dubbio, come consta dallo stesso passaggio relazionale citato dal decidente, se fosse necessaria la partecipazione al giudizio anche dell’inventore, che, ancorché non titolare del diritto di privativa, era pur sempre annoverabile tra gli aventi diritto, o dei titolari di diritti minori sul brevetto; e di ordine sistematico, apparendo ineludibile la correlazione RAGIONE_SOCIALE norma in questione con il già citato art. 77 cod. prop. ind., non solo perché la dichiarazione di nullità del brevetto ha efficacia retroattiva nei confronti dei contratti aventi ad oggetto l’invenzione non ancora eseguiti, ma anche perché i medesimi contratti che abbiano avuto esecuzione non sono immune da effetti, obbligando il dante causa a rimborsare quanto riscosso in forza RAGIONE_SOCIALE loro conclusione ‘).
L’accoglimento dell’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza sollevata in via pregiudiziale dalla difesa di comporta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 354, co. 1, c.p.c., la caducazione dell’intero impugnato pronunciamento del Tribunale, assorbite le ulteriori ragioni di doglianza di cui ai successivi motivi, nonché l’unico motivo dell’appello incidentale.
La pronuncia di decadenza dei segni è, invero, logicamente e giuridicamente, pregiudiziale rispetto a ogni domanda oggetto dell’azione intrapresa da ll’attore, che presuppone l’azionamento di marchi validi , sicché neppure l’accertamento d ella pretesa violazione RAGIONE_SOCIALE stessi, così come le eccezioni di res transacta e di incompetenza, può prescindere dalla previa decisione sulla decadenza dei marchi.
E’ appena il caso di aggiungere che non è ipotizzabile neppure la separazione delle cause prospettata dalla difesa dell’appellato (cfr. atto d’appello, pag. 11) con limitato riferimento al marchio denominativo europeo NUMERO_DOCUMENTO, e alla sua pretesa contraffazione, sul presupposto che tale estensione non sarebbe stata fatta oggetto di domanda di decadenza e pertanto non si porrebbe alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti
Il marchio ‘ REP ‘ è un segno unico, esteso a livello nazionale e a livello dell’Unione Europea, come dichiarato dallo stesso attore all’RAGIONE_SOCIALE.
I marchi ‘REP’ nazionale n. 747352 e dell’Unione Europea n. 3456381 sono sostanzialmente lo stesso marchio, poiché (i) identici nell’oggetto (REP) e (ii) il marchio nazionale REP n. 747352 rappresenta la preesistenza (c.d. ‘seniority’) del marchio REP dell’Unione Europea n. 3456381 ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea .
La separazione dei giudizi risulta quindi preclusa in ragione del principio dell’unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22 c.p.i. , atteso che un segno o è valido e violato, o non lo è, non potendo esserlo in parte o in una sua articolazione.
Con l’ulteriore considerazione che nella fattispecie in esame non esistono plurimi fatti costitutivi delle pretese azionate dall’attore, trattandosi in realtà -sulla base di quanto allegato -di addebiti unitari, sicché la decisione sull’estensione europea porterebbe comunque a un giudicato anche sull’estensione italiana , con la conseguenza che l’auspicata separazione delle cause si porrebbe in contrasto con i principi dell’economicità del processo e dell’interesse a prevenire contrasti di giudicati.
In definitiva, la causa va rimessa al giudice di primo grado (Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa), in diversa composizione, per un rinnovato giudizio a contraddittorio integro.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di e a favore di con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. , tenendo a mente il valore minimo (in ragione RAGIONE_SOCIALE assunzione RAGIONE_SOCIALE decisione in questa sede sulla base di un’unica questione in ordine alla quale la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata) per ciascuna delle fasi in cui si è concreto sviluppato il giudizio d’appello nell’ambito dello scaglione ‘causa di valore indeterminabile di complessità bassa’.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1368/2024 R.G., in accoglimento dell’appello principale per le ragioni di cui in motivazione, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
dichiara nulla la impugnata sentenza non definitiva n. 2268/2024 del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE presente sentenza per la riassunzione RAGIONE_SOCIALE causa avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa in diversa composizione;
condanna l’appellato a rimborsare all’appellante le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in € 4.996,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge, e in € 1.581,00 per rimborsi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5.3.2026
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME