Modello di utilità: la tutela per prodotti semplici

Una società detentrice di un modello di utilità per una bacinella ha citato in giudizio un’altra azienda per contraffazione e concorrenza sleale. Dopo una sentenza di primo grado che aveva annullato il modello, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione. La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, cassa la sentenza d’appello, stabilendo che per un modello di utilità relativo a un prodotto semplice e banale, la mera registrazione non è sufficiente. Il giudice deve compiere una verifica rigorosa e sostanziale del requisito della novità e del carattere individuale, senza limitarsi alla presunzione di validità del titolo.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 17 febbraio 2026 in Diritto Civile, Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Modello di utilità: La Registrazione da Sola non Basta per i Prodotti Semplici

Quando si parla di innovazione, spesso si pensa a complesse invenzioni tecnologiche. Tuttavia, la legge protegge anche quelle modifiche che, pur non essendo rivoluzionarie, rendono un oggetto di uso comune più pratico e funzionale. Questo è il campo del modello di utilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale: per i prodotti più semplici e ‘banali’, la semplice registrazione del modello non è sufficiente a garantirne la tutela. È necessaria una verifica giudiziale molto più approfondita.

I Fatti del Caso: Una Bacinella al Centro della Contesa

La vicenda legale ha origine dalla disputa tra due società. La prima, titolare di un disegno o modello comunitario registrato per una bacinella per uso domestico, citava in giudizio una seconda azienda, accusandola di aver prodotto e commercializzato una bacinella quasi identica, configurando così una contraffazione e un atto di concorrenza sleale per imitazione servile.

Il design originale si distingueva per le sue linee e, in particolare, per due manici che, in posizione di riposo, si adagiavano perfettamente lungo il bordo superiore, conferendo al prodotto un aspetto di linearità e ordine.

Il Percorso Giudiziario: Dalla Nullità alla Condanna

Il percorso giudiziario è stato altalenante. In primo grado, il Tribunale aveva dato ragione alla società convenuta, dichiarando nullo il modello registrato dall’attrice e rigettando tutte le sue domande. La situazione si è capovolta in appello: la Corte territoriale ha riformato la sentenza, ha riconosciuto la validità del modello e ha accertato la contraffazione da parte dell’azienda concorrente e della sua distributrice. Di conseguenza, le ha condannate a cessare la produzione, a ritirare i prodotti dal mercato e a risarcire i danni.

Contro questa decisione, le due società soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione.

Il Modello di utilità e la Decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso che contestavano la validità del modello di utilità. Il punto centrale della critica alla sentenza d’appello è stato il suo ragionamento, definito ‘circolare’. I giudici di secondo grado avevano, in sostanza, presunto la validità e la novità della bacinella semplicemente perché il suo modello era stato registrato e perché non era stata fornita la prova di una precedente divulgazione del prodotto concorrente.

Secondo la Cassazione, questo approccio è errato, specialmente quando si ha a che fare con oggetti di uso comune e di estrema semplicità, come una bacinella.

Il Principio di Diritto e la tutela del modello di utilità

La Suprema Corte ha stabilito un principio di diritto cruciale per la tutela del modello di utilità. Sebbene diverso dall’invenzione, anche il modello di utilità richiede un carattere di novità intrinseca, che si manifesta sul piano dell’efficacia e della comodità d’impiego di un oggetto già esistente.

Le Motivazioni

La Corte ha spiegato che la valutazione di questo carattere di novità deve essere tanto più rigorosa quanto maggiore è il livello di semplicità e banalità del prodotto. Non è ammissibile che un giudice si fermi al profilo formale della presunzione di validità derivante dalla registrazione. In un caso come quello della bacinella, il giudice di merito avrebbe dovuto indagare a fondo se le caratteristiche rivendicate (come i manici a scomparsa) conferissero effettivamente un’utilità nuova e ulteriore rispetto a quanto già noto nel settore. Limitarsi a presumere la validità sulla base della registrazione, senza un’analisi sostanziale, svuota di significato i requisiti di novità e carattere individuale previsti dalla legge.

Le Conclusioni

Le implicazioni di questa ordinanza sono significative. Le imprese che operano in settori con prodotti a bassa complessità non possono fare affidamento esclusivo sulla registrazione di un modello per garantirsi una tutela legale ‘blindata’. La decisione della Cassazione impone ai giudici un dovere di scrutinio più severo e concreto, volto a verificare l’effettivo apporto innovativo del modello. Questo approccio previene la creazione di monopoli ingiustificati su piccole e ovvie variazioni di prodotti di uso quotidiano, garantendo un corretto equilibrio tra la tutela della proprietà intellettuale e la libera concorrenza sul mercato.

La registrazione di un disegno o modello di utilità è sufficiente a garantirne la protezione legale?
No. La registrazione crea una presunzione di validità, ma secondo la Corte di Cassazione, per prodotti semplici e ‘banali’, questa presunzione non è sufficiente. Il giudice deve procedere a una verifica sostanziale e rigorosa dei requisiti di novità e carattere individuale.

Cosa intende la Corte per ‘verifica rigorosa’ del carattere di novità per un modello di utilità?
Significa che l’indagine del giudice non può fermarsi all’aspetto formale della registrazione. Deve accertare in concreto se il modello conferisce all’oggetto una nuova e ulteriore utilità, efficacia o comodità d’impiego rispetto a ciò che era già noto, con un’analisi tanto più severa quanto più semplice è il prodotto in questione.

Chi può essere ritenuto responsabile per la contraffazione di un modello di utilità?
La responsabilità per la contraffazione può essere imputata non solo al produttore del bene illecito, ma anche a qualunque altro soggetto che abbia utilizzato, detenuto o distribuito il prodotto a scopo di commercializzazione, come ad esempio un distributore.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7845 Anno 2023

Civile Ord. Sez. 1 Num. 7845 Anno 2023

Presidente: GENOVESE NOME COGNOME

Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 17/03/2023

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23766/2020 R.G. proposto da:

RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)

-ricorrente-

RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 884/2020 depositata il 05/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.

Fatti di causa

RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Tribunale di Bari la RAGIONE_SOCIALE con azione di contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato a proprio nome il 10-5-2005, avente a oggetto una bacinella per uso domestico contraddistinta dal marchio ‘Superbacinella Ste ll a’ .

Dedusse che il carattere individualizzate del prodotto era dato dalle linee, dai contorni e dalle forme della bacinella e dalla presenza di due manici che, in posizione abbassata di non uso, si adagiavano lungo il bordo perimetrale superiore dando un effetto innovativo di linearità, ordine e pulizia.

Affermò che la contraffazione era stata realizzata dalla convenuta mediante la commercializzazione di un analogo modello di bacinella avente codice a barre NUMERO_CARTA.

Formulò domande di concorrenza sleale per imitazione servile, inibitoria, ritiro dal commercio e risarcimento dei danni.

Costituitosi il contradditorio con la convenuta e la terza chiamata RAGIONE_SOCIALE, che alla prima aveva concesso la distribuzione e

commercializzazione del prodotto, l’adito tribunale dichiarò il difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento della riconvenzionale della terza chiamata, dichiarò la nullità della registrazione del disegno o modello comunitario vantato dall’attrice, rigettando tutte le altre domande.

La sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello di Bari su gravame della RAGIONE_SOCIALE.

L a corte d’appello , respinta la domanda di nullità della registrazione del disegno o modello comunitario, ne ha accertato la contraffazione da parte di entrambe le società convenute, mediante la commercializzazione del modello di bacinella sopra detto; ha quindi inibito la fabbricazione, il commercio e l’uso di tale bacinella e ne ha disposto il ritiro dal commercio anche mediante richiamo nei confronti di terzi, imponendo penali in caso di mancata esecuzione; ha infine in tal guisa accertato il compimento di atti di concorrenza sleale per imitazione servile e ha condannato entrambe le società – RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – al risarcimento dei danni.
Contro la sentenza, depositata il 5-6-2020 e notificata il 9-6-2020, le due società soccombenti hanno proposto distinti ricorsi.

La RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

-I ricorsi sono stati riuniti per connessione.

– Quello della società RAGIONE_SOCIALE è affidato a sei motivi.

Col primo di questi è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per l’acquisizione di un documento nuovo in appello, avvenuta in difetto dei presupposti di legge e comunque in difetto di motivazione.

Col secondo l’o messo esame di fatto decisivo sotto il profilo del travisamento della c.t.u. posta a base della decisione.

Col terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 cost., 2697 cod. civ., 115, 116 e 132 cod. proc. civ. con riferimento all’afferm azione della corte territoriale circa la necessità di avere riscontri rispetto alla prova testimoniale diretta. Si addebita alla sentenza di aver parcellizzato la valutazione della prova testimoniale mediante una motivazione perplessa e contraddittoria quanto alla conclusione circa l’inidoneità della prova a dimostrare l’ anteriore diffusione del prodotto tra gli operatori del settore.
Col quarto motivo viene denunziato l’ omesso esame di fatto decisivo in relazione al travisamento della prova documentale e di quella testimoniale, quanto al dato della diffusione del prodotto medesimo tra gli operatori dello specifico settore.

Col quinto e col sesto motivo sono rispettivamente dedotti: (i) la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 14, 15, 22, 25 e 96 del Regolamento (CE) n. 6/2002, degli artt. 1, 6, 12, 21, 22, 106 della legge aut. e degli artt. 32, 33, 34, 43 e 44 c.p.i., sul rilievo che la sentenza per non avrebbe tratto le necessarie conseguenze dalla circostanza che la registrazione del modello di bacinella della RAGIONE_SOCIALE era avvenuta successivamente alla commissione avente a oggetto la realizzazione dei disegni riguardanti la bacinella di Due RAGIONE_SOCIALE, e per avere invece affermato che dal riconoscimento di validità del modello di bacinella di parte attrice si sarebbe dovuta presumere la sussistenza, nel relativo disegno o modello, dei requisiti di novità e carattere distintivo ; (ii) l’o messo esame di fatto decisivo a proposito dei requisiti di novità e carattere individuale del modello rivendicato dall’attrice , in relazione ai rapporti tra i diritti dell’autore del disegno e quelli derivanti dalla registrazione; questo perché il carattere della bacinella di NOME era integrato da una semplice forma ellittica, consueta nel settore, salva l’esistenza di manici , da intendere, però, come semplici elementi atti a svolgere una funzione tecnica.
III. -Il ricorso della società RAGIONE_SOCIALE (ricorso successivo) è a sua volta affidato a quattro motivi, esattamente sovrapponibili a quelli sopra indicati, dal secondo al sesto, del ricorso di RAGIONE_SOCIALE

IV. – Il primo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE attiene alla statuizione con la quale la corte d’appello ne ha riconosciuto esistente la legittimazione passiva accanto a quella della società RAGIONE_SOCIALE.

Si assume che ciò sarebbe stato fatto mediante irrituale acquisizione del NUMERO_DOCUMENTO di NOME, in vi olazione dell’art. 345 cod. proc. civ., e comunque in mancanza di motivazione dei relativi presupposti.

V. – Il motivo è infondato.

La corte territoriale ha affermato che la RAGIONE_SOCIALE era risultata comodataria del ramo d’azienda di proprietà d i RAGIONE_SOCIALE e che in tale veste aveva provveduto a utilizzare il modello di bacinella contestato, distribuendolo al pubblico e commercializzandolo. Ne ha quindi ritenuto la legittimazione passiva sostanziale quanto all’azione reale di tutela della privativa vantata da ll’attrice e quanto all’azione personale a tutela della concorrenza, giacché l’illecito è suscettibile di essere imputato sia al produttore che a qualunque altro soggetto che abbia utilizzato o detenuto il prodotto a scopo di commercializzazione.
L’a ssunto costituisce fedele rappresentazione del criterio di legge ed è in linea con l’orientamento di questa Corte .

Secondo l’art. 4 1 del c.p.i. l qualora sussista la contraffazione del modello, la tutela accordata per la violazione della

privativa può concorrere con quella prevista per la concorrenza confusoria per imitazione servile (v. Cass. Sez. 1 n. 8944-20).

Posto che il relativo accertamento è sempre rimesso al giudice del merito è decisivo osservare che l a corte d’appello ha attestato che le due società erano riconducibili alla medesima famiglia COGNOME – cosa che peraltro può dirsi pacifica non fosse altro perché non oggetto di ulteriore contestazione; e da tanto ha desunto il coordinamento operativo ed economico tra le rispettive attività.

La produzione in appello del doc. 30 è stata ammessa in funzione dell’art. 345 cod. proc. civ. , in quan to ‘documento idoneo a dimostrare l’attualità del rapporto di distribuzione commerciale tra le due società alla data del 21-52018’. C iò al fine di dedurne ‘l’attualità del pericolo di prosecuzione dell’attività lesiva’, visto che l’interrelazione tra le due società era stata comunque dimostrata in base a fatti diversi, in relazione ai quali non v’è censura in questa sede.

Ne deriva che la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. non ricorre, perché dal testo risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 134 del 2012, la produzione è consentita ove si tratti di documenti che la parte non abbia potuto produrre in primo grado per causa non imputabile.

La condizione è stata ritenuta implicita, e giustamente, visto che il documento era per l’appunto finalizzato a dar prova di una condotta proseguita dopo la sentenza di primo grado, resa dal tribunale di Bari il 22-11-2017.

VI. – Il secondo motivo assume che la corte territoriale avrebbe travisato l’informazione probatoria estratta dalla c.t.u., dalla quale invece si sarebbe dovuta dedurre l’inesistenza dell’attualità del pericolo di prosecuzione dell’attività di essa ricorrente, asseritamente lesiva dei diritti fatti vale in giudizio dall’attrice.

Il motivo è inammissibile perché, sub specie di travisamento, è diretto a contestare l’esito della valutazione probatoria , cosa notoriamente inammissibile in cassazione.

Il travisamento delle prove non è più deducibile come vizio logico della sentenza a seguito della novella apportata all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. dall’ art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 come convertito, perché questa novella ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il caso dell’anomalia che si esaurisca nella mancanza assoluta di motivi, sotto l’aspetto materiale e grafico, o nella motivazione apparente, o ancora nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (v. Cass. Sez. U n. 8053-14).
VII. -Sono invece fondati, nel senso che segue, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale e gli identici motivi terzo e quarto del ricorso successivo, da esaminare unitariamente per connessione.

VIII. – La circostanza che la bacinella della RAGIONE_SOCIALE fosse connotata dalla novità e dal carattere individualizzante alla stregua di disegno e modello è stata affermata dalla corte territoriale in base alla mera presunzione discendente dalla ritenuta regolarità della registrazione.

Questa cosa non è congruente.

La corte d’appello ha in pratica ritenuto che la registrazione fosse da considerare valida in ragione della semplice mancanza di prova dell’altrui anteriore divulga zione del modello di bacinella concorrente, e da ciò, in un ragionamento del tutto circolare, ha tratto il convincimento del carattere di novità del trovato.

Viceversa il tema da affrontare era interamente condensato nella esistenza di un’utilità nuova e u lteriore che il modello della RAGIONE_SOCIALE potesse presentare rispetto alle caratteristiche d’impiego di oggetti analoghi preesistenti e (ben vero) assolutamente consueti.

Come questa Corte ha più volte affermato, il modello di utilità, seppur diverso ontol ogicamente dall’invenzione, per esser tutelato richiede pur sempre un carattere di intrinseca novità, sebbene operante sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente.

A tale oggetto deve cioè conferire, in certa misura, un’utilità nuova e ulteriore (di recente Cass. Sez. 1 n. 21565-21, Cass. Sez. 1 n. 1694916).

Ne segue che il regime di protezione previsto per i brevetti si estende ai modelli, nello specifico senso (e per la specifica ragione) che anche codesti, benché con un grado “minore” di novità, debbono migliorare l’attuazione di ciò che è “già noto” conferendogli un’utilità nuova (v. pure Cass. Sez. 1 n. 19715-12).

IX. – Ora è evidente che tanto più rigorosa deve essere la verifica di simile elemento quanto maggiore è il livello di semplicità del prodotto.

Ed è altresì evidente che quello di cui si discute -una bacinella -è di tale banalità da imporre al giudice di non limitare la valutazione al solo formale profilo della presunzione discendente dall’essere stato i l relativo disegno o il modello previamente registrato, allorché del tutto diversa sia stata la stima del connotato individualizzate del giudice di primo grado.

La concludenza di tutto il ragionamento della corte territoriale è quindi minata dal riferito errore di prospettiva, sicché la sentenza deve essere cassata.

– I restanti motivi -terzo e quarto del primo ricorso, e primo e secondo dell’identico ricorso successivo -sono assorbiti.

-Segue il rinvio alla medesima corte d’appello di bari, la quale rinnoverà l’esame uniformandosi al seguente principio:

-il modello di utilità, sebbene diverso ontologicamente dall’invenzione, per esser tutelato richiede pur sempre un carattere di intrinseca novità, benché operante sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente; spetta al giudice del merito accertare la sussistenza di tale carattere sulla base di una verifica tanto più rigorosa quanto maggiore sia il livello di semplicità del prodotto; ove il prodotto sia banale, come una bacinella, non è consentito di soffermare l’indagine al solo formale profilo della
presunzione discendente dall’essere stato il relativo dise gno o il modello previamente registrato.

La corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, nonché il terzo e il quarto motivo del ricorso successivo; rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il secondo; dichiara assorbiti tutti gli altri motivi ; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d’appello di Bari anche per le spese del giudizio di cassazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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