Marchio simile: quando scatta la tolleranza che lo salva?
La protezione di un marchio è un pilastro per qualsiasi azienda. A volte, però, un’impresa può scoprire che un concorrente utilizza un segno molto simile al proprio. Se non si agisce per tempo, si rischia la cosiddetta convalidazione del marchio del concorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale: il momento esatto da cui calcolare i cinque anni di tolleranza necessari perché ciò avvenga. La vicenda riguarda due distillerie. La prima, titolare dello storico marchio ‘Poli’, scopriva che una seconda azienda aveva iniziato a commercializzare un prodotto con il nome ‘Polo Lux Vodka’. La prima azienda agiva in giudizio per contraffazione e nullità del marchio concorrente. La seconda, però, si difendeva affermando che il marchio ‘Poli’ era a conoscenza dell’uso di ‘Polo’ da ben più di cinque anni e, non avendo mai contestato, aveva di fatto ‘tollerato’ la situazione, portando alla sua validazione.
La controversia: uso del marchio contro registrazione
Il cuore del problema legale era semplice ma decisivo. Da quando inizia a scorrere il tempo per la convalidazione del marchio? Dal momento in cui il titolare del marchio più vecchio viene a conoscenza dell’ uso del marchio simile da parte del concorrente? Oppure dal momento, successivo, in cui il concorrente registra ufficialmente il proprio marchio? La differenza è enorme. Nel primo caso, l’azienda concorrente avrebbe avuto ragione, perché erano passati più di cinque anni dalla conoscenza dell’uso. Nel secondo caso, invece, l’azione legale sarebbe risultata tempestiva, perché avviata entro i cinque anni dalla data di registrazione del marchio ‘Polo’.
Il principio della convalidazione del marchio nell’ordinamento
L’articolo 28 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce che il titolare di un marchio anteriore non può chiedere la nullità né opporsi all’uso di un marchio posteriore registrato se, per cinque anni consecutivi, ha tollerato il suo utilizzo pur essendone a conoscenza. Questo istituto, chiamato preclusione per tolleranza, mira a dare certezza ai rapporti giuridici. Se chi ha un diritto non lo esercita per un lungo periodo, pur potendolo fare, l’ordinamento consolida la situazione di fatto. La questione, come visto, era capire quale fosse il ‘dies a quo’, ovvero il giorno di partenza di questo quinquennio.
Le motivazioni della Cassazione: la registrazione è il punto di partenza
La Corte di Cassazione, allineandosi alla giurisprudenza europea (in particolare alla celebre sentenza ‘Budvar’), ha stabilito in modo inequivocabile che il termine di cinque anni per la tolleranza decorre dalla data di registrazione del marchio posteriore. La semplice conoscenza dell’uso di un marchio di fatto, non ancora registrato, è irrilevante. I giudici hanno spiegato che solo con la registrazione il titolare del marchio posteriore acquisisce un diritto pieno, e solo da quel momento il titolare del marchio anteriore è messo nella condizione giuridica di potersi opporre efficacemente. Prima della registrazione, non esiste una posizione giuridica consolidata da ‘tollerare’. Pertanto, la conoscenza dell’uso non è sufficiente a far scattare il conto alla rovescia per la convalidazione del marchio.
Conclusioni: cosa insegna questa sentenza
La decisione è una vittoria per il titolare del marchio anteriore. Il principio sancito è chiaro: la tolleranza che porta alla convalida di un marchio simile non si basa sulla semplice inerzia di fronte all’uso, ma sull’inerzia di fronte a un diritto registrato. Questo significa che il titolare di un marchio ha cinque anni di tempo, a partire dalla data di registrazione del marchio concorrente, per decidere se agire legalmente. Di conseguenza, l’azienda con il marchio ‘Polo’ ha perso la causa. Il suo marchio è stato dichiarato nullo per contraffazione e gli è stato inibito l’uso futuro. Questa sentenza rafforza la certezza del diritto e sottolinea l’importanza della registrazione come atto formale che definisce l’inizio dei termini legali.
Se so che un concorrente usa un marchio simile al mio, da quando ho 5 anni per agire?
I cinque anni per agire e impedire la convalidazione del marchio concorrente decorrono non da quando ne conosci l’uso, ma dalla data in cui quel marchio viene ufficialmente registrato.
Cosa significa esattamente convalidazione del marchio?
È un meccanismo legale per cui un marchio più recente, anche se nullo perché simile a uno più vecchio, diventa valido e inattaccabile se il titolare del marchio più vecchio ne ha tollerato l’uso per cinque anni consecutivi dopo la sua registrazione.
Posso beneficiare della convalidazione se uso un marchio simile a un altro ma non lo registro?
No. Usare un marchio non registrato simile a uno già esistente espone a rischi di azioni legali per contraffazione. La convalidazione per tolleranza si applica esclusivamente ai marchi registrati.