Marchio tridimensionale: la tutela penale e civile

La Corte di Cassazione analizza il caso di contraffazione di borse di lusso, focalizzandosi sulla tutela del marchio tridimensionale. Anche se il reato è prescritto, la Corte stabilisce i criteri per il risarcimento civile, affermando che la riproduzione della sola forma di un prodotto rinomato può integrare un illecito se idonea a trasferirne il potere attrattivo. La sentenza di merito è stata annullata per non aver adeguatamente provato che le caratteristiche dei prodotti imitati fossero univocamente riconducibili agli originali.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

PRENOTA

02.37901052

8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Pubblicato il 7 ottobre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Marchio Tridimensionale: Quando la Forma di un Prodotto è Protetta?

La forma di una borsa, il design di una bottiglia o la sagoma di un’automobile possono essere protetti come un vero e proprio marchio? La risposta è affermativa e rientra nel concetto di marchio tridimensionale. Questo tema, di grande rilevanza nel mondo della proprietà intellettuale e del lusso, è stato al centro di una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito i confini della tutela penale e civile contro la contraffazione di prodotti celebri, anche quando il logo del brand è assente.

I Fatti del Caso

La vicenda giudiziaria riguarda un soggetto accusato di aver commercializzato borse che, pur non riportando i marchi ufficiali, riproducevano fedelmente la tipologia, la forma e le dimensioni di modelli iconici appartenenti a note case di alta moda. Il procedimento penale, dopo una condanna in primo grado, si era concluso in appello con una declaratoria di prescrizione del reato. Tuttavia, la questione non si è esaurita lì: le parti civili, ovvero le aziende titolari dei marchi, hanno insistito per ottenere il risarcimento dei danni. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità civile dell’imputato, ma quest’ultimo ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mera riproduzione della forma non fosse sufficiente a integrare un illecito.

La Tutela del Marchio Tridimensionale per i Brand Rinomati

Il cuore della controversia verte sulla proteggibilità del marchio tridimensionale. La legge, sia a livello europeo che nazionale, esclude dalla registrazione le forme imposte dalla natura stessa del prodotto, quelle necessarie per ottenere un risultato tecnico o quelle che danno un valore sostanziale al prodotto. Tuttavia, quando la forma è distintiva e originale, può essere tutelata.

La Corte di Cassazione ha affrontato la questione distinguendo il piano penale da quello civile e introducendo un elemento fondamentale: la notorietà del marchio.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha annullato la decisione di merito, ma non perché la forma non sia tutelabile, bensì per una carenza di motivazione e di prova. Il ragionamento dei giudici si è sviluppato lungo due direttrici principali.

La prima riguarda lo standard probatorio applicabile. Quando il reato è prescritto e il giudice deve decidere solo sugli effetti civili, non si applica più il rigoroso criterio penale dell’ ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, ma quello civilistico del ‘più probabile che non’. Il giudice deve quindi valutare se, sulla base delle prove, sia più probabile che l’illecito civile si sia verificato piuttosto che no.

La seconda, e più rilevante, attiene alla cosiddetta ‘tutela rafforzata’ dei marchi rinomati. La Corte ha affermato un principio di diritto cruciale: integra il reato di contraffazione (e quindi un illecito civile) anche la riproduzione della tipologia, forma e dimensioni di un prodotto appartenente a un marchio ‘rinomato’, pure in assenza del logo, ma a una condizione precisa. È necessario accertare che la riproduzione abbia caratteristiche idonee a trasferire sul prodotto imitato il potere di individuazione e l’aura di prestigio dell’originale. In altre parole, l’imitazione deve essere in grado di agganciarsi parassitariamente all’immagine del marchio celebre, sfruttandone il potere attrattivo e simbolico.

Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici d’appello si fossero fermati a un’affermazione generica, senza approfondire in concreto se i prodotti sequestrati avessero caratteristiche peculiari (non solo nella forma, ma anche nei colori, nelle rifiniture, nei materiali) tali da poterli univocamente ricondurre ai modelli originali. La motivazione era inadeguata perché non aveva spiegato perché e come quelle specifiche borse contraffatte potessero evocare in modo inequivocabile i prodotti di lusso, generando così un danno per i titolari dei marchi.

Conclusioni

La sentenza rappresenta un importante punto di riferimento nella tutela del marchio tridimensionale e, più in generale, dei brand di lusso. Essa conferma che la protezione di un marchio celebre va oltre il semplice nome o logo, estendendosi agli elementi di design che ne costituiscono l’essenza e il valore. Tuttavia, non basta una somiglianza generica. Per ottenere un risarcimento, è necessario fornire una prova concreta e dettagliata che dimostri come l’imitazione sia in grado di ‘contaminare’ l’immagine dell’originale e di sfruttarne indebitamente la notorietà. La decisione è stata quindi annullata con rinvio al giudice civile competente, che dovrà riesaminare il caso applicando questi rigorosi principi.

La riproduzione della sola forma di un prodotto famoso, senza il marchio, costituisce un illecito?
Sì, può costituire un illecito civile e penale. La Corte di Cassazione ha stabilito che la riproduzione della tipologia, forma e dimensioni di un prodotto appartenente a un marchio ‘rinomato’ è illecita se si accerta che tale riproduzione possiede caratteristiche idonee a trasferire sul prodotto imitato il potere di individuazione e l’attrattiva dell’originale.

Se un reato si prescrive, la vittima perde il diritto al risarcimento del danno?
No. Anche se il reato è dichiarato estinto per prescrizione, il processo può continuare ai soli fini della responsabilità civile. In questo caso, il giudice valuterà la domanda di risarcimento non più secondo lo standard penale (‘oltre ogni ragionevole dubbio’) ma secondo quello civile (‘più probabile che non’).

Cosa significa che un marchio ‘rinomato’ gode di una ‘tutela rafforzata’?
Significa che la sua protezione legale è più ampia rispetto a un marchio ordinario. La tutela non si limita a prevenire il rischio di confusione per il consumatore, ma si estende a proteggere il valore economico, l’attrattiva e l’immagine del marchio da qualsiasi forma di sfruttamento parassitario o di diluizione della sua forza distintiva, anche in assenza di una riproduzione letterale del logo.

Testo del provvedimento

Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14578 Anno 2025

Penale Sent. Sez. 5 Num. 14578 Anno 2025

Presidente: NOME COGNOME

Relatore: NOME COGNOME

Data Udienza: 19/02/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

NOME nato a BOLOGNA il 04/06/1981

avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere ex art. 129 cod. proc. pen. nei confronti del ricorrente per intervenuta prescrizione dei delitti di cui al capo b) della rubrica.

Avverso la richiamata sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME affidandosi a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente assume inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 473 cod. pen. nonché della legge rilevante ai fini dell’applicazione di quella penale rispetto agli artt. 2697 e 3593 cod. civ. e 21, n. 1 e 6 della Convenzione di Parigi e della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 90, 104/CEE, art. 3, n. 1, rispetto alla tutela dei marchi registrati.

Lamenta, in sostanza, che la Corte territoriale non ha considerato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e da quella europea in tema di marchi c.d. tridimensionali (ossia caratterizzati da tipologia, forma e dimensioni) che non possono essere oggetto di registrazione e, dunque, di tutela ai sensi dell’art. 3, n. 1 e 7 della predetta direttiva.

Rammenta che, invero, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 473 cod. pe deve essere esclusa la rilevanza del marchio c.d. tridimensionale, quando lo stesso sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi cui si riferisce, presentando forme usuali allo specifico settore di appartenenza del prodotto, senza che sia stato inserito il marchio della casa produttrice del prodotto simile.
Principio che, sottolinea ulteriormente il ricorrente, è stato richiamato anche nella fattispecie concreta dal Tribunale del Riesame di Macerata che aveva annullato, di qui, i decreti di convalida del sequestro preventivo dei prodotti da parte del GIP del medesimo Tribunale.

Donde lamenta che le parti civili non avrebbero assolto all’onere probatorio in ordine agli elementi costitutivi dell’illecito.

2.2. Mediante il secondo e il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 185 cod. pen., 74 cod. proc. pen., 116 e 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. nonché degli artt. 2697 e 2043 c.c. e correlato vizio di motivazione laddove nell’istruttoria espletata sarebbero state considerate perizie compiute mediante la mera visione di fotogrammi ritratti dal web degli originali dei prodotti, senza tener conto delle puntuali considerazioni della perizia di parte circa l’impossibilità di confusione rispetto a tali prodotti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

LI! ricorso – i cui motivi sono suscettibili di valutazione unitaria – è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Su un piano generale, è opportuno effettuare una breve premessa circa le valutazioni che, a fronte dell’intervenuta prescrizione del fatto di reato, la Corte d’Appello avrebbe dovuto compiere per provvedere sulle domande proposte dalle parti civili ai sensi dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui «quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estint per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili».
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nell’interpretare la portata di tale norma, avevano invero affermato il principio in forza del quale, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., il giudice di appello, intervenuta una causa estintiva del reato, è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova. Sicché all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l’impugnazione del pubblico ministero proposta avverso una sentenza dì assoluzione in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274 – 01).
2.1. Tuttavia, la Corte Costituzionale, nella fondamentale sentenza n. 182 del 2021, nel disattendere le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578 cod. proc. pen. in parte qua rispetto al prospettato contrasto con la presunzione di innocenza (garanzia sancita dall’art. 27, secondo comma, Cost., nonché, in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., dall’art. 6, § 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, con riferimento all’art. 11 Cost., rispetto agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), ha chiarito, fornendo un’interpretazione adeguatrice della norma censurata, che, una volta intervenuta in appello l’estinzione del reato per il quale l’imputato era stato condannato nel giudizio di primo grado, la possibilità di confermare o disporre il risarcimento del danno in favore della parte civile non si correla all’accertamento di un fatto di reato in forza della regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, di matrice penalistica, bensì di un illecito civile in virtù della regola civilistica del “più probabile non”.
In particolare, la richiamata pronuncia della Corte Costituzionale ha ricordato che l’art. 578 cod. proc. pen. rinviene la propria ratio nella legittima esigenza di evitare che «cause estintive del reato, indipendenti dalla volontà delle parti, possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favor della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna, oggetto di impugnazione; finalità questa che si coniuga alla necessità di salvaguardare evidenti esigenze di economia processuale e di non dispersione dell’attività di giurisdizione».
La Corte Costituzionale ha tuttavia precisato che tale principio deve essere inteso in senso conforme a quello, fondante il nostro sistema penale e portato fondamentale dell’equo processo ex art. 6, § 2, CEDU, della presunzione di innocenza, il che comporta che la decisione che riconosce alla vittima, in un’ipotesi siffatta, il risarcimento del danno non deve contenere una statuizione sulla responsabilità penale dell’imputato (Corte EDU, terza sezione, sentenza 20 ottobre 2020, COGNOME contro Repubblica di San Marino).
Il delicato bilanciamento tra le esigenze in rilievo è stato compiuto dalla Corte Costituzionale – sulla premessa per la quale l’art. 578 cod. proc. pen. non indica le regole da seguire per decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile – precisando che il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia stata integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, nella quale si

colloca il fatto di reato di volta in volta contestato, bensì ad accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano. Di qui la medesi sentenza ha sottolineato che «con riguardo al “fatto” – come storicamente considerato nell’imputazione penale – il giudice dell’impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all’imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un “danno ingiusto” secondo l’art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli a danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno».
In concreto ciò implica che il fatto che dà luogo all’obbligo risarcitorio non debba essere accertato in base alla regola della causalità penalistica che correla la condotta all’evento in forza dell’alto grado di probabilità logica, bensì utilizzando il criterio, che vale per l’illecito civile, del “più probabile che non della “probabilità prevalente”, che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell’ipotesi contraria (Sez. U civ., n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600899 – 01).
L’affermazione dei richiamati principi ha indiscutibili e rilevanti implicazioni sul piano probatorio.

Per un verso, infatti, l’applicazione del canone dell’affermazione della responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio comporta che il giudice di merito debba procedere ad una valutazione complessiva degli elementi probatori e vagliare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 – 02).
Per un altro, in sede civile è stato chiarito la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione dell’illecito civile rispetto al reato impone, nell’analisi della causalità materiale, l’adozione del criterio della probabilità relativa (anche detto criterio del “più probabile che non”), che si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa

incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto (Sez. 3 civ., n. 15991 del 21/07/2011, Rv. 618880 – 01) e, di qui, l’esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 3 civ., n. 13214 del 26/07/2012, Rv. 623565 – 01). Donde, in definitiva, l’accertamento sulla sussistenza della responsabilità, a fronte dell’estinzione del delitto per il quale l’imputato era stato condannato in primo grado, nel giudizio di appello comporta che qualora, rispetto a uno stesso evento, si pongano un’ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, il giudice scelga quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l’evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico (Sez. 3 civ., n. 5922 del 05/03/2024, Rv. 670339 – 01).
2.2. A fronte dei principi espressi nella giurisprudenza costituzionale dalla sentenza n. 182 del 2021, le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate a rimeditare l’orientamento espresso nella precedente sentenza “RAGIONE_SOCIALE“.

In particolare, Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 01, ha in motivazione precisato che il giudice penale d’appello, qualora il reato si sia estinto per prescrizione, è tenuto ad accertare la responsabilità dell’autore del fatto in forza della regola del “più probabile che non” indicata dalla Corte Costituzionale.

La stessa sentenza “Calpitano” ha puntualizzato che, in conformità alta stessa presunzione di innocenza posta a fondamento dell’interpretazione adeguatrice della giurisprudenza costituzionale, in tale situazione il giudice penale d’appello non deve tuttavia limitarsi a prendere atto della causa estintiva, ma è comunque tenuto a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito.

Sotto altro versante, non si può trascurare che, ai fini della decisione, in forza degli enunciati criteri di carattere generale, vengono in rilievo, in una fattispecie come quella per cui è processo – nella quale, secondo la prospettazione accusatoria, il ricorrente avrebbe commesso il reato di contraffazione commercializzando borse, pur senza indicazione del relativo marchio all’interno, aventi le caratteristiche dei marchi di alta moda (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Stella McCartney, RAGIONE_SOCIALE e Yves Saint Laurent) – i principi affermati nella giurisprudenza di questa Corte in tema di tutela dei marchi, e, in particolare, l’ambito della tutela penale riconosciuto al marchio celebre a fronte della sola riproduzione delle caratteristiche tridimensionali del prodotto.
3.1. In generale, va rammentato che l’interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 cod. pen. è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l’affidamento del singolo, sicché, ai fini dell’integrazione dei reati non necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio (Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012, Fabbri, Rv. 253417 – 01).
3.2. Il ricorrente appunta la propria impostazione difensiva sulla non tutelabilità del marchio c.d. tridimensionale, almeno in un caso come quello in esame.

3.2.1. In effetti, va considerato che la normativa riconosce, solo entro certi limiti, la possibilità di registrare e, di qui, di tutelare un marchio di forma.

In particolare l’art. 7, comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1001 prevede che sono esclusi dalla registrazione «i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; li) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma o altra caratteristica che dà u valore sostanziale al prodotto».

Del resto, già l’art. 3 lettera e) della Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa evocata dalla difesa del ricorrente aveva escluso dalla tutela riconosciuta ai marchi di impresa «i segni costituiti esclusivamente: dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; dalla

forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto».

La Corte di Giustizia, nel pronunciarsi sulla portata di tale disposizione, ha chiarito che un’applicazione corretta dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, della direttiva sui marchi comporta che le caratteristiche essenziali del segno in questione, ossia gli elementi più importanti di questo, siano debitamente individuate caso per caso, basandosi sull’impressione complessiva prodotta dal segno o su un esame in successione di ogni elemento costitutivo di tale segno (CGUE, Grande Sezione, 14 settembre 2010, sentenza Lego Juris c. UAMI, punti da 68 a 70). Ha inoltre sottolineato che l’impedimento alla registrazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, della direttiv sui marchi non trova applicazione quando la domanda di registrazione come marchio verte su una forma di prodotto nella quale un altro elemento, come un elemento ornamentale o di fantasia, che non sia inerente alla funzione generica del prodotto, svolge un ruolo importante o essenziale (CGUE, Grande Sezione, 14 settembre 2010, sentenza Lego Juris c. UAMI, cit., punti 52 e 72).
Sul piano della regolamentazione interna, analogamente, l’art. 9 del d.lgs. n. 30 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della proprietà industriale) stabilisce che: «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto».

3.2.2. In effetti, nella giurisprudenza di questa Corte, con riguardo a una fattispecie analoga a quella per cui è processo, è stato affermato che, ai fini della configurabilità del reato di contraffazione ed alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 cod. pen.), deve escludersi la rilevanza del marchio cosiddetto tridimensionale, quando lo stesso sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi ai quali si riferisce, presentand forme usuali allo specifico settore di appartenenza del prodotto, senza inserire il marchio della casa produttrice del prodotto simile (Sez. 2, n. 13396 del 23/03/2011, Pescini, Rv. 250047 – 01).
Del resto, già nella tradizionale giurisprudenza delle Sezioni Civili, la tutela dei marchi tridimensionali è stata riconosciuta nelle sole ipotesi di forme non consuete (Sez. 1 civ., n. 3333 del 21/05/1981, Rv. 413906 – 01) ovvero, più in generale, di caratteristiche tali da avere un potere di individuazione originale del prodotto (Sez. 1 civ., n. 549 del 29/03/1965, Rv. 310993 – 01).

3.3. Al contempo, considerata la celebrità dei marchi delle borse che sarebbero state oggetto di contraffazione, occorre aver riguardo alle puntualizzazioni, anch’esse ritraibili dalla giurisprudenza di legittimità, quanto alla tutela c.d. rafforzata anche sul piano penale del marchio “rinomato”.

Invero, sul presupposto per il quale un marchio sì intende contraffatto quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, attraverso solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all’insieme degli elementi salienti, grafici, fonetici o visivi, si è sottolineato che, ove si tr di un marchio “forte”, sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l’attitudine individuante (Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277049 – 01, la quale ha, di qui, ritenuto integrato il delitto di contraffazione per l’utilizzo del segno distintivo di una nota griffe, i particolare una campana aperta, anche se all’interno della stessa era contenuta una scritta differente).
Nell’ipotesi di un marchio famoso, infatti, anche ove manchi il rischio di confusione, il pubblico può trasferire sul prodotto o sul servizio dell’imitatore una parte delle valenze particolarmente positive che riconosce al marchio originale.

Pertanto, tali segni godono di una tutela più ampia, atteso che la celebrità è un fattore dinamico incidente sulla determinazione dell’ambito merceologico della tutela non come fattore storico verificabile ad una certa data, bensì come un trend, e cioè una tendenza ad invertire i termini nei quali si estrinseca comunemente la funzionalità distintiva.

L’ampiezza della tutela trova fondamento nel riconoscere al marchio non solo la classica funzione distintiva ma anche la funzione economica, attrattiva e comunicazionale, con lo scopo di tutelare, da un lato, il titolare del marchio, a fronte degli investimenti effettuati e contro l’indebito vantaggio che può essere ottenuto tramite lo sfruttamento da parte di terzi non autorizzati della celebrità del marchio copiato, e, dall’altro, i consumatori non solo nella fase di acquisto, ma anche in quella successiva.
Il marchio che gode dì rinomanza, infatti, grazie alla forte pubblicità voluta dal suo titolare e ad un massiccio uso nel tempo, possiede in sé un particolare potere simbolico-attrattivo che, nel tempo, consentono al marchio di diventare simbolo del glamour, con conseguente potere di orientare o influenzare le scelte dei consumatori.

L’agganciamento parassitario all’immagine del marchio celebre imitato induce, quindi, il pubblico ad operare un collegamento psicologico anche inconscio tra i due segni, permettendo al contraffattore di acquisire

indebitamente uno spazio specífico sul mercato che altrimenti non avrebbe occupato.

Ciò trova conferma, sul piano civilistico, nella disposizione espressa dall’art. 20, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 30 del 2005, che comprende nella tutela anche il concetto di pregiudizio, inteso come situazione nella quale il segno dell’imitatore trasmette al pubblico un messaggio che, oltre a contenere un richiamo al marchio imitato, comporta una sorta di contaminazione dell’immagine, provocando la diluizione e l’infangamento del potere evocativo e del valore simbolico trasmesso dal segno.

Deve essere dunque affermato il principio in forza del quale integra il reato di cui all’art. 473 cod. pen. anche la riproduzione della tipologia, della forma e delle dimensioni di un prodotto appartenente un marchio “rinomato”, ove pure tale marchio non venga riprodotto nel prodotto medesimo, a condizione che si accerti che la suddetta riproduzione abbia caratteristiche idonee a trasferire sul prodotto oggetto dell’imitazione il potere di individuazione dell’originale.

La decisione impugnata non ha fornito una motivazione adeguata in conformità ai richiamati principi poiché, pur venendo in rilievo marchi celebri che, in quanto tali, godono di una tutela rafforzata che consente di ritenere integrato il reato di contraffazione anche in una ipotesi come quella considerata, ha trascurato di approfondire – in conformità ai criteri probatori rilevanti per la prova dell’illecito civile a fronte dell’intervenuta prescrizione del reato contestato – se i prodotti avessero delle caratteristiche peculiari tali, non solo nella forma, ma anche, ad esempio, nei colori, nelle rifiniture e nei materiali utilizzati, da poterli univocamente ed in concreto ricondurre a quelle proprie dei marchi che sarebbero stati da essi rappresentati, anche senza l’indicazione del marchio medesimo.
Infatti, la Corte territoriale – a fronte, peraltro, di un’istruttoria che sempre è stata condotta, come sarebbe stato necessario in un caso come quello in esame, mediante un esame diretto dei prodotti da parte dei consulenti nominati – si è limitata ad affermare che l’illecito era integrato perché erano riprodotte la tipologia, la forma e le dimensioni delle borse di marchi celebri in questione.

6.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice c competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025

GLYPH

Il Consigliere COGNOME

Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.