Contraffazione marchi ricambi auto: la Cassazione

Un’imprenditrice, titolare di un’azienda di stampa, è stata condannata per aver prodotto ricambi per auto con marchi contraffatti. In Cassazione, pur dichiarando il reato estinto per prescrizione, i giudici hanno confermato le statuizioni civili. La sentenza chiarisce che la ‘clausola di riparazione’ non autorizza la riproduzione del marchio, configurando sempre il reato di contraffazione marchi ricambi auto e l’obbligo di risarcire il danno al titolare del marchio.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

PRENOTA

02.37901052

8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Pubblicato il 14 settembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Contraffazione Marchi Ricambi Auto: Quando la Riproduzione del Logo è Reato

Il settore dei ricambi automobilistici è un terreno fertile per complesse questioni legali, specialmente quando si tocca il tema della proprietà intellettuale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato principi cruciali in materia di contraffazione marchi ricambi auto, stabilendo che la riproduzione del logo di una casa costruttrice su un pezzo non originale costituisce reato, anche se il fine è quello di ripristinare l’aspetto estetico del veicolo. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere i limiti della cosiddetta ‘clausola di riparazione’ e le responsabilità, sia penali che civili, dei produttori.

I fatti del caso: la produzione di ricambi con loghi non originali

La vicenda giudiziaria ha visto come protagonista l’amministratrice di un’azienda specializzata nella stampa per conto terzi. La sua società aveva ricevuto da un’azienda committente, operante nel settore dei ricambi ‘aftermarket’, l’incarico di decorare delle lenti per copricerchi con i marchi di note case automobilistiche. Tali lenti venivano poi applicate sui copricerchi prodotti e commercializzati dalla committente.

In seguito a un’indagine, l’imprenditrice è stata condannata in primo e secondo grado per il reato di contraffazione di marchi industriali, aggravato dall’aver commesso il fatto con allestimento di mezzi e attività organizzate. La difesa dell’imputata ha sempre sostenuto la liceità della condotta, appellandosi alla normativa comunitaria e nazionale che, a suo dire, consentirebbe ai produttori indipendenti di realizzare ricambi di ‘qualità equivalente’ per garantire la libera concorrenza nel mercato post-vendita.

La decisione della Cassazione: reato estinto, ma danno da risarcire

Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, il caso ha avuto un esito duplice. Sotto il profilo penale, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, annullando la sentenza di condanna senza rinvio. Questo significa che, a causa del tempo trascorso dai fatti, lo Stato ha perso il potere di punire l’imputata.

Tuttavia, la Corte ha rigettato il ricorso per quanto riguarda gli effetti civili. Ciò comporta la conferma della condanna dell’imputata al risarcimento dei danni in favore della casa automobilistica, parte civile nel processo. Inoltre, l’imprenditrice è stata condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalla controparte nel giudizio di legittimità.

Le motivazioni

La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, fornendo chiarimenti essenziali sulla contraffazione marchi ricambi auto.

Irrilevanza della ‘clausola di riparazione’

Il fulcro della difesa si basava sulla ‘clausola di riparazione’ (art. 241 del Codice della Proprietà Industriale), che permette la produzione di componenti di ricambio per ripristinare l’aspetto originario di un prodotto complesso. La Cassazione ha però ribadito un principio consolidato: questa clausola riguarda il design del pezzo, non il marchio. Il marchio è un segno distintivo che garantisce l’origine, l’autenticità e la qualità del prodotto. La sua registrazione conferisce al titolare un diritto di uso esclusivo. Pertanto, la sua riproduzione non autorizzata su un prodotto non originale costituisce sempre una violazione penalmente rilevante. L’uso del marchio altrui è consentito solo sulla confezione del ricambio per indicarne la destinazione, non sul prodotto stesso.

La responsabilità penale e l’aggravante dell’attività organizzata

I giudici hanno respinto anche la tesi della buona fede dell’imputata. In qualità di operatrice professionale del settore, aveva il dovere di informarsi approfonditamente sulla liceità delle lavorazioni commissionate, senza potersi accontentare delle rassicurazioni del committente. La Corte ha inoltre confermato la sussistenza dell’aggravante dell’attività organizzata (art. 474-ter c.p.). La collaborazione pluriennale con l’azienda committente, l’elevato numero di pezzi contraffatti (decine di migliaia) e l’impiego di una struttura aziendale dotata di mezzi e personale sono stati ritenuti elementi sufficienti a integrare un’attività di contraffazione strutturata e professionale, anche se non esclusiva.

Le conclusioni

La sentenza rappresenta un monito importante per tutti gli operatori del mercato dei ricambi indipendenti. La produzione di pezzi ‘compatibili’ o di ‘qualità equivalente’ è lecita, ma incontra un limite invalicabile nella tutela del marchio. Apporre un logo registrato su un prodotto non originale è un’attività illecita che integra il reato di contraffazione. Anche se il procedimento penale dovesse concludersi con una prescrizione, la responsabilità civile per il danno arrecato al titolare del marchio rimane pienamente integra, con il conseguente obbligo di risarcimento. Le aziende del settore devono quindi prestare la massima attenzione, verificando scrupolosamente la legalità delle proprie produzioni per non incorrere in gravi conseguenze economiche e legali.

È legale produrre un pezzo di ricambio non originale e apporvi il marchio della casa automobilistica?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la riproduzione non autorizzata di un marchio registrato su un componente di ricambio non originale integra il reato di contraffazione, in quanto il marchio serve a indicare l’origine e l’autenticità del prodotto e il suo uso è esclusivo del titolare.

La cosiddetta ‘clausola di riparazione’ autorizza a riprodurre il marchio su un ricambio per ripristinare l’aspetto originale del veicolo?
No. La sentenza chiarisce che la ‘clausola di riparazione’ prevista dal Codice della Proprietà Industriale liberalizza la produzione di parti di ricambio per ripristinare l’aspetto estetico di un prodotto complesso (es. carrozzeria), ma non permette in alcun modo l’imitazione o la contraffazione del marchio apposto sul componente originale.

Se il reato penale si estingue per prescrizione, il responsabile deve comunque risarcire il danno alla parte lesa?
Sì. Come deciso in questo caso, anche se il reato viene dichiarato estinto per prescrizione, le statuizioni civili della sentenza di condanna possono essere confermate. Ciò significa che l’imputato, pur non subendo la pena criminale, è comunque tenuto a risarcire il danno causato alla parte civile (il titolare del marchio).

Testo del provvedimento

Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7088 Anno 2025

Penale Sent. Sez. 5 Num. 7088 Anno 2025

Presidente: COGNOME

Relatore: COGNOME

Data Udienza: 20/12/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COGNOME NOME nata il 12/03/1971 a MILANO

avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a fini penali perché il reato è estinto per prescrizione (con l’adozione dei conseguenti provvedimenti) e confermare le statuizioni civili.

lette le conclusioni scritte presentate dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali, nell’interesse, rispettivamente, di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa come da allegata nota spese, e, all’opposto, l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 24 maggio 2024, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Alessandria in data 4 febbraio 2020 con la quale NOME COGNOME all’esito di giudizio abbreviato, era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 8 mesi di reclusione e di 6.000,00 euro di multa in quanto riconosciuta colpevole – con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dell’avere commesso il fatto con l’allestimento di mezzi e attività organizzate prevista dall’art. 474-ter cod. pen. e con la diminuente del rito – del delitto di contraffazione di marchi industriali previsto dall’art. 473 cod. pen., per avere, nella qualità di soci amministratore della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, NOME e NOME, contraffatto i marchi Fiat, Lancia e Panda, utilizzando, nella sede industriale di Tortona, i macchinari per stampa a inchiostro e la cromatura, per la produzione dei semilavorati e finiti indicati nel verbale di sequestro del 19 gennaio 2017 redatto dalla Guardia di finanza di Tortona; fatto accertato in Tortona il 19 gennaio 2017. Con lo stesso provvedimento l’imputata è stata condannata al risarcimento del danno in favore della parte civile FCA Italy s.p.aRAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) da liquidarsi davanti al giudice civile e sono state disposte la confisca e la distruzione dei beni in sequestro nonché, ex art. 474-bis cod. pen., la confisca e la messa in vendita dei macchinari utilizzati per la produzione dei beni contraffatti,
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la stessa COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 172 cod. pen. e 23-bis, dl. 28 ottobre 2020, n, 137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il termine assegnato al Procuratore generale per il deposito delle sue conclusioni sia stato rispettato, benché la predetta disposizione stabilisca che esse debbano essere presentate entro il termine di 10 giorni liberi prima della data di udienza. Essendo stata l’udienza fissata per il 24 maggio 2024, le conclusioni avrebbero dovuto essere depositate entro il 13 maggio 2024 e non il giorno 14 maggio, come avvenuto.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 473 cod. pen. non essendo stata riconosciuta la piena liceità della riproduzione del marchio

ud-

del costruttore da parte di un produttore indipendente, da apporre sul componente originale di un prodotto complesso, finalizzata a ripristinarne l’aspetto originario ed essendo, dunque, l’utilizzo del marchio sorretto da un giustificato motivo. Si deduce, in particolare, che la RAGIONE_SOCIALE, azienda specializzata nello stampaggio di diverse tipologie di materiali prevalentemente per conto terzi, tra cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe decorato con i marchi in contestazione le cd. lenti affidatele dalla committente, che le avrebbe poi applicate sui copricerchio da lei commercializzati in qualità di produttore indipendente di parti di ricambio operante nel settore del cd. post-vendita automobilistico, che la normativa di riferimento (i regolamenti di esenzione per categoria – Reg. UE n. 461/ 2010) autorizzerebbe onde potere operare a parità di condizioni con le case automobilistiche, pur senza realizzare ricambi aventi la medesima qualità di quelli originali, postulando la nozione di «qualità equivalente» di cui al considerando n. 20 delle Linee Guida al Reg. 461/2010 che i ricambi siano di qualità sufficientemente elevata, anche se non identica a quella del pezzo originale, come sostenuto dalla sentenza impugnata. Il ricambio equivalente, dunque, sarebbe quello dotato di caratteristiche qualitative tali da consentire, anche agli operatori indipendenti, di effettuare la riparazione, la manutenzione e il ripristino dell’aspetto originario della vettura, nel rispetto d ogni parametro di sicurezza, funzionale e ambientale, in un regime di libera concorrenza che sarebbe irragionevolmente pregiudicato ove agli operatori indipendenti, in particolare quelli che si dedicano al ricambio di carrozzeria, non fosse consentito utilizzare ricambi diversi dagli originali cui siano stati apposti segni distintivi dalle case automobilistiche, le quali, in questo modo, si sottrarrebbero alle disposizioni del legislatore comunitario con cui sono stati introdotti appositi regolamenti di esenzione per categoria (come il Biock Exennption Regulation – Reg. 1400/2002 poi sostituito dal Reg. 461/2010). Infatti, la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata finirebbe per escludere a priori il diritto di un produttore indipendente di parti di ricambio di essere concorrenziale nel mercato di riferimento, in violazione del diritto alla concorrenza, posto che le cause automobilistiche potrebbero modificare, attraverso le proprie condotte, il quadro dell’offerta. Per tale ragione, il Giudice comunitario legittimerebbe tutti gli usi del marchio altrui che costituiscono giustificato motivo cioè quegli atti e quelle condotte che rientrino in una leale concorrenza di prodotti o servizi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sotto altro profilo, la difesa evidenzia la mancanza del dolo specifico, costituito dalla destinazione del prodotto alla vendita, avendo la Murama offerto le comunicazioni circa la provenienza e la non originalità dei pezzi. La Stampa In, prima di dare corso all’incarico, nei limiti della diligenza richiesta, avrebbe cercato di appurare la liceità delle lavorazioni commissionate rivolgendosi al legale rappresentante di Murama e mediante ricerche sul mercato volte a verificare la presenza di ricambi non originali recanti marchi delle case auto. E considerato che
nel caso in esame non è in discussione la mancata indicazione di provenienza in sede di commercializzazione, dato che RAGIONE_SOCIALE avrebbe chiarito che si trattava di beni non originali e che l’etichetta apposta all’interno del prodotto lo confermava, i Giudici di merito avrebbero dovuto concludere per la piena liceità penale della condotta dell’imputata, considerato il carattere lecito dell’attività di RAGIONE_SOCIALE con cui RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto rapporti commerciali non fraudolenti. E anche ove si ritenesse l’illiceità dell’attività di COGNOME mancherebbe la prova che l’imputata aveva consapevolezza della falsità dei marchi di cui era stata chiesta la riproduzione e della volontà del loro indebito uso o della loro stessa contraffazione. La buona fede dell’imputata sarebbe dimostrata dal fatto che, all’epoca dei fatti, l’interpretazione giurisprudenziale escludeva il rilievo penale della condotta tenuta dalla Stampa In.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’aggravante speciale prevista dall’art. 474-ter cod. pen. La Stampa In avrebbe svolto la propria attività da tempo immemorabile, sicché l’imputata non avrebbe «predisposto» in vista della commissione del delitto alcuna organizzazione, essendo questa già operativa da anni, né sarebbe possibile sostenere che il delitto sia stato commesso sistematicamente, atteso che a un numero astrattamente elevato di pezzi in realtà sarebbe corrisposto un numero limitato di commesse. Inoltre, dalla documentazione contabile emergerebbe che l’attività prestata a favore della RAGIONE_SOCIALE corrispondeva un modesto giro di affari, pari a un fatturato di 4.000/10.000 euro mensili lordi, costituente una minima parte del fatturato medio annuo della Stampa In.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 69 cod. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla aggravante di cui all’art. 474-ter cod. pen., stante la modesta intensità del dolo, le limitate capacità organizzative derivanti dalle piccole dimensioni della società che, all’epoca dei fatti, sarebbe stata a gestione familiare.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen., non essendo la pena inflitta coincidente con il minimo edittale pur in assenza di precedenti condanne a carico dell’imputata e nonostante la sua modesta capacità a delinquere, il buon comportamento processuale, le modalità della condotta e la minima intensità del dolo.

2.6. Con il sesto motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 474-bis cod. pen. in relazione alla confisca dei macchinari utilizzati per la produzione dei beni a marchio contraffatto, di cui il Tribunale aveva ordinato la vendita ai sensi dell’art. 86 disp

att. cod. proc. pen. In realtà, essi sarebbero stati acquistati negli anni 1999, 2004 e 2010 e non sarebbero stati utilizzati per realizzare i laghi, eseguiti con il clichè e i posaggi, componentistiche diverse e separabili dal complesso dei macchinari. In ogni caso, il mero uso non autorizzato di marchi o segni distintivi autentici rileverebbe solo come illecito civile e non consentirebbe, pertanto, la confisca dei prodotti.

In data 25 novembre 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

In data 10 dicembre 2024 sono pervenute le conclusioni scritte della Difesa dell’imputata, che ha ribadito quanto già espresso in sede di ricorso introduttivo.

In data 13 dicembre 2024 sono, infine, state trasmesse le conclusioni scritte del Difensore della parte civile e l’allegata nota spese, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dell’imputata alla rifusione delle spese del presente giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Agli effetti penali il delitto contestato deve ritenersi estinto per prescrizione Viceversa, agli effetti civili, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

In ordine al primo motivo di doglianza giova premettere che l’art. 23-bis, comma 2, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 stabilisce che «entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica ai sensi del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla I. 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai sensi del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla I. 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell’art. 24 del presente decreto».
Osserva il Collegio che il termine di 10 giorni per il deposito delle conclusioni da parte del pubblico ministero rientra nella più ampia categoria processuale disciplinata dall’art. 172, comma 5, cod. proc. pen., a mente del quale «quando è

stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine computano intere e libere» (così Sez. 6, n. 2106 del 10/11/2023, dep. 2024, COGNOME, in motivazione). Ne consegue che, secondo la previsione di tale disposizione processuale, devono essere esclusi dal computo sia il dies a quo che il dies ad quem (così Sez. 3, n. 30333 dei 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281726 – 01).

Ne consegue che, nel caso di specie, il deposito delle conclusioni da parte del Procuratore generale territoriale è stato certamente tardivo, atteso che esso era avvenuto il 14 maggio 2024, laddove esso avrebbe dovuto essere effettuato almeno il giorno precedente, decorrendo il termine dei dieci giorni liberi dalla data dell’udienza fissata il 24 maggio 2024.

Nondimeno, pur dovendo escludersi la nullità del procedimento in conseguenza del mancato rispetto dei termini di deposito, ciò non significa che il termine abbia natura ordinatoria. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato i condivisibile principio secondo il quale nel rito a trattazione scritta, i termini per deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo impedisce di tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 – 02). Una conclusione, questa, cui accedono anche le pronunce secondo cui la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall’art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio, affermandosi, al riguardo, che un tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di
Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente escluso che dalla tardività o dal mancato deposito delle conclusioni da parte del procuratore generale nel giudizio di appello cartolare possa derivare alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale in cui la sua partecipazione è solo eventuale (così Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, COGNOME, Rv. 283307 – 01; nella giurisprudenza successiva v. anche Sez. 4, n. 45914 del 28/10/2022, COGNOME, non nnassimata; Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 – 02). Infatti, per la nuova disciplina temporanea il legislatore ha assunto a modello di riferimento l’art. 611 cod. proc. pen., che regolamenta i procedimenti camerali non partecipati dinanzi alla Corte di cassazione e rispetto ai quali è pacifico che la requisitoria scritta de procuratore generale non sia un presupposto necessario per lo svolgimento dell’udienza e la trattazione del ricorso (cfr. Sez. U, n. 51207 del 7/12/2015, COGNOME, Rv. 265113 – 01 e, di recente, Sez. 2, n. 24629 del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 279552 – 01); laddove, quando in deroga al principio generale dettato dall’art. 127 cod. proc. pen., che costituisce l’archetipo del procedimenti camerali tipici, la partecipazione è «necessaria» (c.d. procedimenti camerali a contraddittorio rafforzato), il legislatore impiega formule espresse e inequivoche. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
interesse all’osservanza della disposizione violata (così Sez. 2, n. 44017 del 19/09/2023, COGNOME COGNOME, Rv. 285346 – 01).

Consegue alle considerazioni che precedono che, quale che sia l’indirizzo interpretativo al quale si aderisce, l’unica ipotesi in cui l’imputato potrebbe astratto dolersi del mancato rispetto del termine di deposito delle conclusioni del procuratore generale è quella in cui ciò influisca sull’esercizio del suo diritto difesa, sicché la relativa censura deve indicare, specificamente, in che termini le conclusioni intempestive abbiano avuto un’effettiva incidenza rispetto all’esito del giudizio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664 – 01). Nel caso di specie, tuttavia, dal momento che una siffatta prospettazione non è stata in alcun modo articolata, la relativa doglianza deve ritenersi generica e, come tale, inammissibile.
Con il secondo motivo, il ricorso lamenta che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto la possibilità per i ricambisti indipendenti di apporre marchi registrati sui prodotti non originali, ovviamente apponendo la dicitura «non originale» sul prodotto di «qualità equivalente» all’originale in vista de «giustificato motivo» costituito dal consentire la libera concorrenza nel settore del cd. post-vendita automobilistico; e che non abbia riconosciuto l’assenza, in capo all’imputata, della buona fede e del dolo specifico, tenuto conto della liceità delle condotte della società RAGIONE_SOCIALE che avrebbe offerto ai suoi acquirenti le necessarie informazioni circa la non originalità dei pezzi venduti.
3.1. In argomento va premesso che le fattispecie contemplate dagli artt. 473 e 474 cod. pen. sono poste a tutela della fede pubblica, intesa come affidamento della collettività nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e hanno come presupposto l’attività fraudolenta del soggetto, esplicatasi mediante alterazione o contraffazione di marchi, etichette o sigilli originali, sicché, in tale contesto normativo, il riutilizzo di un’etichet un marchio vero su un prodotto non originale rientra nel concetto di contraffazione (Sez. 5, n. 22503 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266857 – 01; Sez. 5, n. 6347 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258468 – 01; Sez. 5, n. 918 del 14/05/1969, COGNOME, Rv. 112504 – 01). Secondo la giurisprudenza di legittimità, dunque, integra il commercio di prodotti con marchio contraffatto la messa in vendita di accessori e ricambi di beni complessi (come un’autovettura) sui quali risulti riprodotto il marchio dell’impresa produttrice dei componenti originali, non assumendo rilevanza, ai fini dell’integrazione della fattispecie incriminatrice, la cd. clausol riparazione prevista dall’art. 241, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. codice della proprietà industriale o CPI), secondo cui non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa. Ciò in quanto, pur avendo tale disposizione transitoriamente liberalizzato la produzione e la vendita dei componenti di un prodotto complesso, ancorché
coperto da diritto di privativa, in vista dell’utilizzo di essi quali ricambi ripristinare l’aspetto originario del prodotto, resta, comunque, vietata dagli artt 473 e 474, cod. pen. la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso sui componenti originali, essendo il marchio il segno distintivo che indica l’origine del prodotto, garantendone l’autenticità, la provenienza e la qualità; e in quanto, con la registrazione del marchio, il titolare acquista il diritto di farne uso esclus nell’attività economica e di vietare ai terzi analogo uso (cfr. Sez. 5, n. 37451 del 13/05/2014, COGNOME, Rv. 262202 – 01; Sez. 2, n. 28847 del 18/06/2015, COGNOME, Rv. 264149 – 01; Sez. 2, n. 16064 del 3/04/2019, COGNOME, Rv. 276438 – 01; Sez. 5, n. 29965 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 279907 – 01; Sez. 5, n. 7752 del 12/11/2021, dep. 2022, COGNOME, 283116 – 01; Sez. 2, n. 2342 del 16/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285798 – 01). Dunque, l’art. 241 CPI ha sospeso, fino alla modifica della direttiva 98/71/CE, il diritto di produrre e vendere i componenti di un prodotto complesso destinati alla sua riparazione, ma non anche l’imitazione del marchio utilizzato dal produttore dei componenti originali, che rimane penalmente illecita ai sensi degli artt. 473 e 474 cod. pen., con la sola esclusione della riproduzione del marchio sulla confezione del ricambio (ma non sul componente) al solo scopo di indicarne la destinazione, coerentemente con l’art. 6, n. 1, lett. c), Dir. Europea 89/104/CEE, che ha affermato la liceità dell’uso del marchio altrui «se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio» (così Corte Giustizia UE, 6/10/2015, n. 500; in termini, nella giurisprudenza italiana, Sez. 2, n. 16094 del 03/04/2019, COGNOME, Rv. 276438 – 01). Correttamente, dunque, i Giudici di merito hanno ritenuto integrata la fattispecie contestata a fronte della realizzazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE di cui l’imputata era legale rappresentante, di decine di migliaia di prodotti contenenti i marchi Fiat, Lancia, Panda da apporre sui copricerchioni prodotti da RAGIONE_SOCIALE, configurando a carico dell’imputata un concorso nella produzione di tali beni, realizzata imprimendo abusivamente i marchi in questione sulle cd. lenti messe a disposizione della committente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Quanto, poi, alle contestazioni sull’elemento soggettivo, la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente non condivisibili le deduzioni difensive circa la buona fede dell’imputata, che sarebbe stata rassicurata da un referente della RAGIONE_SOCIALE della liceità delle lavorazioni e avrebbe riscontrato la messa in vendita, in diversi negozi di autoricambi, di copricerchioni recanti i loghi non originali di varie case automobilistiche. La Corte di appello, infatti, h puntualmente richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ignorantia legis, che al fine di valutare la rilevanza dell’errore sulla norma extrapenale ai sensi dell’art. 5 cod. pen., come ridefinito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988, ritiene che debba tenersi conto del dovere di
8 GLYPH

IL’

informazione e di indagine incombente su chi svolga in modo professionale una determinata attività e che l’errore sia scaturito da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo orientamento giurisprudenziale, essendo necessario che l’agente abbia fatto tutto il possibile per uniformarsi a quanto prescritto normativamente (cfr. Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, COGNOME, Rv. 197885 – 01, Sez. 5, n. 41476 del 25/09/2003, Izzo, Rv. 227042 – 01; Sez. 3, n. 172 del 06/11/2007, COGNOME, Rv. 238600 – 01; Sez. 6, n. 43646 del 22/06/2011, S., Rv. 251045 – 01). Nel caso di specie, invero, tale onere non risulta essere stato correttamente assolto dall’imputata, che secondo la sua stessa prospettazione si era attenuta in maniera acritica alle indicazioni di un tale “Marino”, peraltro nemmeno esattamente identificato, senza rivolgersi, pur in presenza di una collaborazione continuativa con la società RAGIONE_SOCIALE, agli enti preposti alla tutela dei marchi, allo stesso titolare del marchio o a legali e commercialisti al fine di accertare l’effettiva possibilità di utilizzare i se distintivi; tanto più che all’epoca dei fatti si erano già registrate diverse decision che escludevano, per i cd. ricambisti indipendenti, la possibilità di apporre i marchi registrati sui prodotti «non originali». Le obiezioni riproposte con l’odierno ricorso, dunque, hanno un carattere essenzialmente reiterativo di quelle già rigettate, con puntuale e corretta motivazione, dalla Corte di appello e, pertanto, devono essere, del pari, disattese.
Con il terzo motivo, il ricorso censura la inosservanza o erronea applicazione dell’aggravante speciale prevista dall’art. 474-ter cod. pen.

4.1. Tale aggravante, introdotta dall’art. 15, comma 1, lett. c), legge 23 luglio 2009, n. 99 (recante «disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»), riguarda le condotte poste in essere «in modo sistematico» ovvero attraverso «l’allestimento di mezzi e attività organizzate», fuori dai casi in cui la sistematicità e l’organizzazione di mezzi e di attività che integrano la fattispecie aggravatrice configurino un reato associativo, in modo da sanzionare più gravemente le attività di contraffazione e di commercio di prodotti contraffatti realizzate in forma d’impresa, con un’organizzazione complessa facente capo a uno specifico soggetto che si avvalga di macchinari o dei materiali necessari alla contraffazione.
Secondo la Difesa, tuttavia, nel caso in esame difetterebbe il requisito della sistematicità, atteso che, da un lato, le commesse ricevute dalla Stampa In sarebbero state limitate e, dall’altro lato, in quanto il giro di affari con la Murama sarebbe stato modesto, costituendo una minima parte del suo fatturato medio annuo. Né potrebbe ritenersi che l’imputata abbia specificamente «predisposto» una attività organizzata per la realizzazione della contraffazione, atteso che l’azienda sarebbe stata già operativa da anni.
Tuttavia, le argomentazioni difensive non si confrontano con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato, il quale ha condivisibilmente osservato come la «collaborazione» con la RAGIONE_SOCIALE si protraesse da anni, come ammesso dalla stessa COGNOME e confermato dalle fatture, dai ddt rinvenuti dagli investigatori oltre che dall’elevato numero di prodotti recanti i loghi contraffat rinvenuti in occasione della perquisizione domiciliare, nell’ordine di varie decine di migliaia, certamente realizzati grazie all’operatività di una organizzazione fornita di adeguati mezzi, materiali e di personale. Né può ritenersi che, ai fini della configurabilità dell’aggravante, l’organizzazione debba essere destinata in maniera esclusiva all’attività di contraffazione, ben potendo essa affiancarsi anche ad ulteriori attività anche di carattere lecito e a un più ampio e significativo fatturat rilevando esclusivamente, in coerenza con la ratio della fattispecie, l’esercizio dell’attività di contraffazione in maniera strutturata e sostanzialmente professionale, come avvenuto, alla stregua delle univoche emergenze istruttorie, nel caso di specie.
Con il quarto motivo di censura la Difesa prospetta la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 69 cod. pen. in relazione al giudizio di comparazione tra le riconosciute attenuanti generiche e la circostanza aggravante prevista dall’art. 474-ter cod. pen., censurando, in particolare, il mancato riconoscimento della prevalenza delle prime sulle seconde, nonostante una serie di elementi di fatto che, in tesi difensiva, avrebbero dovuto essere adeguatamente valorizzati.

In argomento va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01). Condizione, questa, che deve ritenersi pienamente riscontrata nella specie, avendo la Corte territoriale specificamente evidenziato, nell’ambito del giudizio di bilanciamento, come le attenuanti generiche presentassero un contenuto ben più modesto di quello rappresentato dalla difesa, tenuto conto del fatto che la collaborazione processuale dell’imputato era stata non molto pregnante, avendo l’imputata cercato soprattutto di ridimensionare il proprio coinvolgimento nei fatti contestati e che, all’opposto, le modalità professionali con cui veniva svolta l’attività di contraffazione e l’univoco quadro giurisprudenziale che ne affermava l’illiceità imponevano di escludere l’invocata minore intensità dell’elemento soggettivo.
Con il quinto motivo, il ricorso deduce la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen., non avendo i Giudici di merito determinato la pena base in misura corrispondente al minimo edittale, nonostante la modesta capacità a delinquere, resa manifesta dall’assenza di precedenti condanne e nonostante le modalità della condotta e la minima intensità del dolo.

6.1. Sul punto va, innanzitutto, ricordato che in sede di concreta commisurazione della pena entro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice esercita, alla stregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all’art. 133 cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile ad apprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità. Quanto agli standard motivazionali che il giudice di merito è tenuto a osservare nell’ambito di tale apprezzamento, questa Corte ha avuto modo di porre in luce che l’applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale richiede una specifica indicazione dei criteri soggettivi e oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati e apprezza tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 – 01); mentre, al contrario, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta, come avvenuto nel caso in esame, in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena, non è neppure necessaria una specifica motivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230278 – 01). Fermo restando che, in tali casi, è comunque sufficiente «il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283 – 01), ovvero l’utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6.2. Nel caso di specie la sentenza ha dato atto che il primo Giudice si era attestato su una pena base leggermente superiore ai minimi edittali, ma comunque nettamente inferiore alla pena mediana e ha affermato, con valutazione discrezionale congruamente motivata e, che, come tale, non pare sindacabile nella presente sede, che tale lieve scostamento ben si giustificava in rapporto al numero elevatissimo di beni oggetto di contraffazione e alla capacità a delinquere dell’imputata desumibile dalle modalità professionali e organizzate con cui era stata posta in essere l’azione falsificatoria. Ne consegue, pertanto, l’infondatezza della relativa censura.
Venendo al sesto motivo, il ricorso assume l’illegittimità della confisca dei macchinari e deduce che la misura reale avrebbe dovuto essere adottata rispetto

1 1 GLYPH

ai clichè e ai posaggi, separabili dai macchinari stessi, acquistati in epoca remota (ovvero negli anni 1999, 2004 e 2010) e, dunque, per finalità diverse dalla commissione del delitto contestato.

In argomento va premesso che l’art. 474-bis cod. pen. prevede che «nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offes alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti». Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha puntualmente motivato in ordine alle ragioni della confisca obbligatoria dei macchinari già sottoposti al sequestro (RAGIONE_SOCIALE 13 matr. 8358/2010, Teca Print AG8240 matr. 0377504/2003, Teca Print TPE100 matr. 09124501/2009 e Oropress 39). La Corte di appello, infatti, ha ben evidenziato che i macchinari in questione erano stati utilizzati per la fabbricazione dell’ingente numero di prodotti contraffatti rinvenuti, non avendo la Difesa allegato specifici elementi a sostegno della prospettazione secondo cui tali prodotti fossero stati realizzati con strumenti e macchinari differenti e dovendo, comunque, ritenersi, considerato l’elevato numero dei prodotti contraffatti e la loro varietà, che per la loro completa fabbricazione fossero stati impiegati indiscriminatamente tutti i macchinari in sequestro. Peraltro, la sentenza impugnata ha anche sottolineato come fosse irrilevante la circostanza, ribadita dall’odierno ricorso, secondo cui i macchinari fossero stati acquistati in precedenza e utilizzati anche per stampare lecitamente altri prodotti, atteso che l’art. 474-bis cod. pen. non richiede la destinazione dei macchinari in via esclusiva alla produzione dei beni a marchio contraffatto. Ne consegue l’infondatezza della relativa censura, nonché dell’ulteriore argomentazione difensiva secondo cui «il mero uso non autorizzato di marchi o segni distintivi autentici rileva soltanto come illecito civile e n consente pertanto la confisca di detti prodotti» (così Sez. 1, n. 50949 del 24/09/2018, COGNOME, non massimata). Infatti, nel caso di specie, si fa questione della contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati e non dell’utilizzazione di marchi o segni distintivi autentici senza o oltre consenso del titolare come nell’ipotesi al vaglio della pronuncia richiamata dalla Difesa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso deve rilevarsi che il delitto in contestazione risulta essere, nelle more del presente giudizio, ormai prescritto, essendo il relativo termine maturato in data 19 luglio 2024. Ne consegue che, non potendo ritenersi la inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, deve procedersi, agli effetti pena all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Nondimeno, la reiezione dei motivi di censura relativamente alle condotte di consapevole contraffazione dei marchi Fiat, Lancia e Panda da parte dell’azienda

di cui l’imputata era legale rappresentante, impone di confermare le statuizioni civili già pronunciate all’esito del giudizio di merito ai sensi dell’art. 578 cod. p pen.; statuizioni rispetto alle quali, peraltro, il ricorso non ha articolato specifi osservazioni critiche.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente agli effetti penali, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, a tali effetti, senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

Agli effetti civili il ricorso deve essere, invece, rigettato.

Inoltre, l’imputata deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che devono essere liquidate in complessivi 3.000,00 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.nn. n. 37 del 2018, tenuto conto – in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata – dell’attività svolta e dell questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all’IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull’imponibile.
PER QUESTI MOTIVI

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inol l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in data 20 dicembre 2024

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.