Clausola di riparazione: limiti e contraffazione

La Corte di Cassazione chiarisce i limiti della clausola di riparazione, stabilendo che non può giustificare la produzione di pezzi di ricambio che costituiscono una riproduzione servile di modelli registrati. La sentenza annulla un’ordinanza che aveva disposto il dissequestro di cinturini per smartwatch non originali, affermando che la finalità di riparazione non legittima la contraffazione del design protetto, e rinvia il caso per una nuova valutazione.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 26 ottobre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Clausola di riparazione: quando il pezzo di ricambio diventa contraffazione?

La produzione di pezzi di ricambio compatibili è un mercato fiorente, ma quali sono i confini tra la legittima riparazione e la contraffazione? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 2342/2024) fa luce sui limiti della cosiddetta clausola di riparazione, un principio fondamentale nel diritto della proprietà industriale. La Corte ha stabilito che questa clausola non può essere invocata per giustificare la riproduzione servile di modelli registrati.

I Fatti del Caso

Il caso ha origine da un decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di una società che importava e commercializzava cinturini compatibili con un noto modello di smartwatch. Il Tribunale del riesame, in un primo momento, aveva annullato il sequestro, ritenendo che i cinturini rientrassero nella clausola di riparazione prevista dall’art. 241 del Codice della Proprietà Industriale. Secondo il Tribunale, i cinturini erano componenti di un prodotto complesso (lo smartwatch) e venivano utilizzati per ripristinarne l’aspetto e la funzionalità originali in caso di usura, smarrimento o danneggiamento.

Il Ricorso della Procura e la Questione Giuridica

Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione del riesame, presentando ricorso in Cassazione. La Procura ha sostenuto che il Tribunale avesse interpretato erroneamente la normativa, poiché i cinturini sequestrati non erano semplici pezzi di ricambio, ma riproduzioni pedisseque di modelli il cui design era protetto e registrato a livello europeo. L’argomentazione centrale era che la clausola di riparazione non può diventare uno scudo per condotte di contraffazione. La finalità di tale clausola è liberalizzare il mercato dei ricambi per la riparazione, non per permettere la creazione di copie identiche che ingannano il consumatore sulla provenienza del prodotto.

L’Analisi della Cassazione sulla Clausola di Riparazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura, delineando in modo netto i confini applicativi della clausola di riparazione. I giudici hanno chiarito che, sebbene un cinturino di uno smartwatch possa effettivamente servire a ripristinare la funzionalità e l’aspetto del dispositivo, la sua produzione non può spingersi fino alla riproduzione servile di un modello registrato. La ratio della norma è evitare monopoli nel mercato secondario delle riparazioni, consentendo a terzi di produrre componenti compatibili. Tuttavia, questa facoltà non si estende alla possibilità di copiare integralmente il design protetto, poiché ciò configurerebbe una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Le Motivazioni

La Corte ha affermato un principio di diritto cruciale: «La clausola di riparazione di cui all’art. 241 D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 non si applica ai pezzi di ricambio che riproducono in maniera servile modelli registrati». In altre parole, la legittimità della produzione di un pezzo di ricambio compatibile finisce dove inizia la contraffazione del modello registrato. Un conto è produrre un componente che svolge la stessa funzione dell’originale, un altro è replicarne fedelmente ogni dettaglio estetico e formale protetto da privativa. Nel caso di specie, i cinturini sequestrati non solo erano compatibili, ma presentavano caratteristiche di forma, materiali e design pressoché identiche a quelle dei prodotti originali, inducendo il pubblico a confonderli. Questa condotta, secondo la Cassazione, non è scriminata dalla clausola di riparazione e deve essere valutata sotto il profilo del reato di contraffazione (art. 473 c.p.).

Le Conclusioni

Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame e ha rinviato il caso per un nuovo giudizio. Il nuovo giudice dovrà verificare se i cinturini sequestrati costituiscano effettivamente una contraffazione dei modelli originali. La decisione ha importanti implicazioni pratiche: le aziende che operano nel mercato dei ricambi e degli accessori compatibili devono prestare la massima attenzione a non creare copie identiche di design protetti. La clausola di riparazione protegge la funzione, non la copia servile della forma.

La clausola di riparazione permette di produrre una copia identica di un pezzo di ricambio protetto da un modello registrato?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la clausola di riparazione non si applica ai pezzi di ricambio che riproducono in maniera servile modelli registrati.

Qual è lo scopo principale della clausola di riparazione secondo la sentenza?
Lo scopo è consentire la riparazione di un prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto e la funzionalità originari, evitando monopoli da parte del produttore originale, ma non quello di legittimare la contraffazione di modelli registrati.

Un cinturino per smartwatch può essere considerato un componente funzionale alla riparazione?
Sì, la Corte riconosce che la sostituzione di un cinturino soddisfa una finalità di ripristino dell’aspetto e della funzionalità del prodotto, specialmente in caso di danneggiamento, usura o smarrimento. Tuttavia, ciò non autorizza a riprodurne servilmente il design originale protetto.

Testo del provvedimento

Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2342 Anno 2024

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2342 Anno 2024

Presidente: COGNOME NOME

Relatore: COGNOME NOME

Data Udienza: 16/11/2023

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERBANIA nei confronti di:

COGNOME NOME nato ad OMEGNA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di VERBANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; udito il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, del foro di Milano, che, dopo breve discussione, riportandosi alla memoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e, in subordine, rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 18/5/2023 annullava il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania del 2/5/2023 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ritenendo operante la clausola di riparazione prevista dall’art. 241 del D. Igs. 10 febbraio 2005 n. 30, in quanto i cinturini in sequestro costituirebbero componente di un prodotto complesso, utilizzato allo scopo di consentirne la riparazione al fine di ripristinarne l’aspetto originario. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea sulla liberazione estensiva del mercato dei pezzi di ricambio (sentenza del 20/12/2017 nn. C397/16 e C-435/16), il Tribunale ha affermato che, a norma dell’art. 110, par. 1,
del regolamento n. 6/2002 del Consiglio dell’Unione Europea del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari, non esiste protezione, in quanto disegno o modello comunitario, nei confronti di un disegno o di un modello che costituisca una componente di un prodotto complesso, utilizzata allo scopo di consentirne la riparazione al fine di ripristinarne l’aspetto originario, precisando che la portata di tale disposizione non è limitata alle componenti di un prodotto complesso dall’aspetto del quale dipenda il disegno o modello protetto; ha, dunque, concluso nel senso che il cinturino dell’App/e Watch, così come il cinturino PURO, con tale smartwatch compatibile, soddisfa una innegabile finalità di ripristino dell’aspetto e della funzionalità originaria del prodotto, a fronte de danneggiamento o dello smarrimento del cinturino originale; ha, infine, rilevato che l’eventuale finalità estetica, perseguita dal consumatore mediante l’acquisto di nuovi cinturini, sarebbe comunque ultronea rispetto a quella propria della componente in discorso, rappresentando un aspetto soggettivo dell’acquirente, come tale non indagabile né valutabile ex ante dal produttore o da chi commercializza il prodotto, né tanto meno in sede di interpretazione della clausola di riparazione.
2. Il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Verbania ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 241 del D. Igs. 10 febbraio 2005 n. 30, in relazione al disposto di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. Osserva che correttamente il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto l’art. 241 d. Igs. n. 30/2005 norma speciale e, dunque, di stretta interpretazione; che il testo della norma indica i requisiti oggettivi in presenza dei quali il titolare del marchi registrato a livello nazionale ed internazionale non può far valere i diritti esclusiv sui componenti di un prodotto complesso, vale a dire la finalità di riparazione del prodotto complesso, perseguita attraverso l’impiego del componente di volta in volta considerato e, dunque, il ripristino dell’aspetto originario di questo; che i ripristino, pertanto, è solo l’effetto conseguente alla preliminare, necessaria esigenza di riparazione del prodotto di cui il componente è parte, riparazione che non può e non deve essere riferita al componente medesimo, ma alla funzione che questo eventualmente assolve rispetto al prodotto complesso e, più nello specifico, al suo funzionamento; che, nel caso di specie, il cinturino assolve ad una funzione che, pur inerendo al dispositivo multifunzionale RAGIONE_SOCIALE Watch, presenta, tuttavia, rispetto ad esso una propria autonomia strutturale che è prevalentemente estetica e soprattutto non assolve mai ad una funzione riparatoria dell’orologio RAGIONE_SOCIALE; che il corretto funzionamento del dispositivoorologio non può dipendere dalla foggia, dalla consistenza, dalle linee o dal
cromatismo del cinturino, presentandosi quest’ultimo come un bene distir4 ed autonomo rispetto all’orologio, con proprie caratteristiche e peculiarità di visibilità e di estetica, tenuto conto che ne esistono ben dieci diversi modelli, il cui marchio è regolarmente registrato in ambito europeo.

Evidenzia, altresì, che il Tribunale del riesame ha malamente interpretato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20/12/2017 (nelle cause riunite nn. C-397/16 e C-435/16), secondo la quale “la limitazione della creazione di mercati vincolato per i pezzi di ricambio” vale soltanto allorquando ci si riferisca ad “un disegno o modello comunitario”, per cui il principio non può trovare applicazione nel caso di specie, nel quale i cinturini-componenti provengono da due società cinesi; che, invero, la RAGIONE_SOCIALE non è la produttrice europea dei beni, né è autorizzata dalla RAGIONE_SOCIALE ad operare nell’ambito dell’assemblaggio di questi, ma è soltanto colei che acquista, riceve ed importa quei beni da soggetti internazionali extra-UE per poi distribuirli all’interno del mercato nazionale, sfruttando illecitamente un marchio notorio e pluriregistrato; che, dunque, i giudici del riesame hanno confuso due diverse situazioni: quella di chi produce, mette in circolazione ed esporta, senza autorizzazione o licenza e fuori del contesto del mercato dell’Unione Europea, i prodotti imitanti quelli registrati in tale mercato, da chi – importando illecitamente sul territorio dello Stato beni privi di tutela giuridico-economica – li mette in circolazione, destinandoli, tramite intermediari, alla vendita al dettaglio; che in ogni caso la maggiore estensione interpretativo-applicativa della cosiddetta clausola di riparazione, secondo la sentenza della CGUE, dovrebbe passare attraverso una modifica delle norme del singolo ordinamento nazionale, rivelatrice dell’obbiettivo “di liberalizzare il mercato di tali componentí”; che, invece, l’ordinamento italiano è uno di quelli che all’opposto, attraverso le proprie norme, continua ad assicurare un’ampia, effettiva e penetrante tutela (sia in ambito civile che in ambito penale) ai prodotti industriali associati a marchi e segni distintivi nazionali o esteri di privativa; che “il mercato dei pezzi ricambio” di cui alla sentenza dei giudici europei non è il mercato intercontinentale, ma quello europeo, o meglio, quello circoscritto ai territori dei soli Stati aderenti all’U. E., come del resto si evince chiaramente dai punti 5), 6), 7) e 8) del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio dell’Unione Europea del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sotto diverso profilo, osserva il ricorrente che la normativa di riferimento non è solo quella europea, come indicato nel provvedimento impugnato, atteso che molteplici sono le fonti da tenere in considerazione; che di fondamentale importanza è l’Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettua concernenti il commercio (l’Accordo TRIPS, di cui alla legge 29 dicembre 1994, n.

747), tuttora in vigore, che all’art. 16 dell’Ali. 1C, senza operare alcuna distinzione tra prodotti-componenti e prodotti-complessi, definisce come presunto il “rischio di confusione” tra i marchi, quando questi siano tra loro identici.

2.1 Con il secondo motivo deduce la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per non aver tenuto conto delle ulteriori ipotesi di reato espressamente fondati l’adozione del sequestro preventivo da parte del Giudice per le indagini preliminari. Evidenzia in proposito che alcun cenno si rinviene con riferimento all’altra ipotesi di reato contestata, vale a dire la ricettazione; che, dunque, il vincolo cautelare di indisponibilità è venuto meno per effetto di un provvedimento basato su un percorso giustificativo palesemente incompleto, avendo il Tribunale del riesame valorizzato la portata scriminante dell’art. 241 d.lgs. n. 30/2005, che non ha alcuna attinenza con il delitto di ricettazione. Ed invero, quand’anche si volesse sostenere che la clausola di riparazione valga a scrinninare qualsiasi contraffazione di prodotti dal disegno-modello registrato in ambito europeo, resterebbe penalmente rilevante la condotta di cui all’art. 648 cod. pen., tenuto conto che i beni di cui si discute sono stati importati dalla Cina nella loro condizione di beni contraffatti, in quanto illecitamente riproducenti disegni, modelli, forme e linee tutelati in ambito europeo e nazionale, ricevuti in Italia e poi distribuiti.
In data 10/11/2023 è pervenuta articolata memoria nell’interesse dell’indagato, con relativi allegati, nella quale il difensore – dopo aver ripercorso l’iter cautelare che ha interessato i beni in sequestro, prima oggetto di sequestro probatorio, poi di sequestro preventivo, nonchè le decisioni del Tribunale del riesame, tutte favorevoli all’indagato – ha confutato analiticamente i motivi di ricorso del Pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1 L’art. 241 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) stabilisce che: “Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell’articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario”.
Tale disposizione, che disciplina la cosiddetta clausola di riparazione, trova

applicazione ogni qual volta un disegno o un modello comunitario, costituente una componente di un prodotto complesso, venga utilizzato per consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario, non anche per motivi di abbellimento o di semplice convenienza (ad esempio, per motivi estetici o di personalizzazione del prodotto). Per “prodotto complesso” – ai sensi dell’art. 3 lett. c) del Regolamento UE n. 6/2002 – si intende un «prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto»; per “componenti di un prodotto complesso”, ai sensi dell’art. 110, par. 1, dello stesso Regolamento UE, devono intendersi quelle componenti destinate ad essere assemblate per formare un oggetto industriale o artigianale complesso. Dunque, l’utilizzo della componente deve essere dettato dalla necessità di consentire una normale utilizzazione del prodotto complesso, ciò che si verifica quando lo stato difettoso o la mancanza della componente siano idonei ad impedire una normale utilizzazione. In tali ipotesi, il titolare del disegno o modello del componente del prodotto complesso non può vietare a terzi di produrre e commercializzare tale componente.
Orbene, il cinturino dell’App/e Watch, così come i cinturini compatibili con tale smartwatch, soddisfa certamente anche una finalità di ripristino dell’aspetto e della funzionalità originaria del prodotto, laddove venga sostituito per danneggiamento, usura o smarrimento del cinturino originale. Invero, l’RAGIONE_SOCIALE Watch non è solo un orologio da polso, ma ha molteplici funzioni, che presuppongono che l’apparecchio sia a contatto con l’epidermide di chi lo utilizza, di talchè la rottura o il danneggiamento dell’originario cinturino ne impone la sostituzione, al fine di ristabilire la funzionalità dello smartwatch.
1.2 Va, poi, poi precisato che dalla lettura della parte introduttiva del Regolamento n. 6/2002 citato non emerge la volontà di limitare l’applicazione della disciplina di cui all’art. 241 CPI alle ditte produttrici operanti all’interno de Unione Europea. Invero, il riferimento all’ambito territoriale degli Stati membri dell’Unione riguarda l’applicabilità della disciplina al territorio dell’Unione, non a soggetti che stabilmente vi operano. Altrimenti nemmeno si spiegherebbe perché si dovrebbe tutelare un soggetto extracomunitario, quale RAGIONE_SOCIALE.
Del resto, la ratio della norma è quella di evitare situazioni di monopolio del mercato secondario delle riparazioni da parte del produttore di un prodotto complesso, il quale potrebbe fissare condizioni capestro (ad es., determinare arbitrariamente i prezzi, dismettere la produzione di un componente, imporre l’acquisto di una serie di componenti anziché solo di quelli strettamente necessari alla riparazione, ecc.).

1.3 Tanto premesso e venendo più specificamente al caso oggetto di

scrutinio, osserva il Collegio come dagli atti sembri emergere che i cinturini in sequestro in un caso recano nome analogo (RAGIONE_SOCIALE) e come tale confondibile con il nome dato a tale modello dalla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) e che presentano forma (compresi caratteristiche della maglia, attacchi, borchie del gancio di chiusura), materiali (silicone, acciaio inossidabile) e dimensioni (lunghezza e larghezza dei cinturini, forma e spaziatura tra i buci, ecc.) pressoché simili a quelli dei prodotti originali commercializzati da RAGIONE_SOCIALE In altri termini, si tratta di verificare se i cinturini in sequestro rappresentin riproduzione servile dei cinturini protetti dalla privativa industriale di cu titolare RAGIONE_SOCIALE, cioè se si tratti di pezzi di ricambio per così dire illeciti, in quanto riproducenti in modo servile due modelli registrati.
Va a questo punto ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che il fumus del delitto di cui all’art. 473, comma 2, cod. pen., sussiste nel caso di condotta di contraffazione o alterazione dei c.d. modelli ornamentali, consistente nel riprodurre gli elementi emblematici e di maggior risalto del modello brevettato, in modo tale da causare la confondibilità dell’oggetto contraffatto con il prodotto originario, o comunque da ingenerare una falsa rappresentazione della provenienza del prodotto, anche laddove come nel caso di specie – vi siano eventuali indicazioni di marchi validi e legittimi con i quali venga contrassegnato (Sezione 5, n. 16709 del 5/2/2016, Zilio, Rv. 266698 01 ).
Detto altrimenti, «il reato di falso punito dall’articolo 473 cod. pen. applicabile anche alla contraffazione o alterazione dei c.d. modelli ornamentali disciplinati dall’articolo 2593 cod. civ., che sono indicativi della provenienza del prodotto dall’impresa che l’ha brevettato. In tal caso la contraffazione consiste nel dare al prodotto quella forma e quei colori particolari che possono indurre il pubblico ad identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche prescindendo dalle eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato» (Sezione 3, n. 31868 del 17/3/2016, COGNOME, in motivazione).
1.4 II Tribunale, in sede di rinvio, dovrà dunque verificare se i cinturini già oggetto di sequestro – che certamente sono pezzi di ricambio, in quanto soddisfano una finalità di ripristino dell’aspetto e della funzionalità originaria d prodotto – costituiscono una contraffazione di altrettanti modelli di cinturino RAGIONE_SOCIALE oggetto di tutela. Invero, la clausola di riparazione serve a dare legittimità alla produzione di tutti i modelli compatibili che non siano contraffazione di modello registrato.

1.5 Può, in conclusione, affermarsi il seguente principio di diritto: «La clausola di riparazione di cui all’art. 241 D. Igs. 10 febbraio 2005 n. 30 non si applica ai pezzi di ricambio che riproducono in maniera servile modelli

registrati».

1.6 II secondo motivo è assorbito.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Verbania competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen Così deciso in Roma, il giorno 16 novembre 2023.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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