Uso marchio altrui keyword: la decisione del Tribunale

Un’azienda ha utilizzato il marchio rinomato di un concorrente come parola chiave su una nota piattaforma di e-commerce per promuovere i propri prodotti. Il Tribunale ha emesso un’ordinanza inibitoria, ritenendo tale pratica una violazione del marchio e un atto di concorrenza sleale. La decisione si fonda sul fatto che l’uso marchio altrui keyword in questo modo sfrutta indebitamente la notorietà del concorrente, deviando la clientela senza presentare una valida alternativa commerciale.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 4 ottobre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Uso Marchio Altrui come Keyword: Il Tribunale Pone un Freno alla Concorrenza Sleale Online

L’utilizzo di marchi celebri come parole chiave nelle campagne pubblicitarie online è una pratica diffusa, ma quando supera il limite della concorrenza leale? Una recente ordinanza cautelare ha fornito chiarimenti cruciali, analizzando un caso di uso marchio altrui keyword su una delle più grandi piattaforme di e-commerce. Il provvedimento stabilisce che, in determinate condizioni, questa strategia non solo è scorretta, ma integra una vera e propria violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

I Fatti di Causa

Una nota società, titolare di un marchio molto conosciuto nel settore dei prodotti per la casa, ha scoperto che un’azienda concorrente utilizzava sistematicamente i suoi marchi registrati come parole chiave per sponsorizzare i propri prodotti sulla più importante piattaforma di vendita online. In pratica, quando un utente cercava il prodotto della società rinomata, tra i primi risultati sponsorizzati compariva quello della concorrente.

La società danneggiata ha quindi presentato un ricorso d’urgenza al Tribunale, lamentando non solo la violazione dei propri marchi, ma anche una condotta di concorrenza sleale. A suo dire, il concorrente stava sfruttando la sua notorietà per deviare la clientela e per appropriarsi indebitamente dei frutti dei suoi investimenti pubblicitari, una pratica definita come ‘agganciamento parassitario’.

L’Uso Marchio Altrui Keyword e la Decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto il ricorso, emettendo un’ordinanza inibitoria. Ha ordinato alla società concorrente di cessare immediatamente l’utilizzo dei marchi della ricorrente come keyword per le sue campagne pubblicitarie sulla piattaforma di e-commerce. Inoltre, ha vietato la commercializzazione di prodotti che riportassero segni distintivi confondibili con quelli della società ricorrente.

La decisione del giudice si basa su un’attenta valutazione della liceità dell’uso di marchi altrui come keyword pubblicitarie, un tema ampiamente dibattuto nella giurisprudenza europea e nazionale. Il punto focale è la funzione del marchio: non solo indicare l’origine di un prodotto, ma anche garantire la qualità e consolidare la reputazione attraverso la pubblicità.

Le motivazioni

Il provvedimento del Tribunale si fonda su argomentazioni precise e ben definite. L’analisi del giudice ha toccato i punti nevralgici della tutela del marchio e della concorrenza leale nell’era digitale.

La Violazione della Funzione del Marchio

Il giudice ha stabilito che l’uso marchio altrui keyword è illecito quando pregiudica le funzioni essenziali del marchio. In questo caso, la pubblicità del concorrente non permetteva all’utente medio di capire facilmente se i prodotti offerti provenissero dall’azienda titolare del marchio cercato o da un terzo. L’annuncio non presentava una chiara alternativa, ma creava un’ambiguità che sfruttava la notorietà del marchio rinomato per intercettare i suoi clienti. Questo comportamento è stato considerato lesivo della funzione di indicazione di origine e di investimento pubblicitario del marchio.

La Concorrenza Sleale per Agganciamento Parassitario

Oltre alla violazione del marchio, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di un’ipotesi di concorrenza sleale per ‘agganciamento parassitario’. La società resistente non si era limitata a un singolo episodio, ma aveva posto in essere una strategia sistematica volta a sfruttare la scia del concorrente più noto. Utilizzando i suoi marchi come keyword, si agganciava alla sua reputazione commerciale, appropriandosi dei risultati degli sforzi e degli investimenti altrui senza sostenere i relativi costi. Questa condotta è stata ritenuta contraria ai principi di correttezza professionale.

La Necessità del Provvedimento d’Urgenza

Infine, il Tribunale ha ritenuto sussistente il cosiddetto periculum in mora, ovvero il rischio di un danno grave e irreparabile. La continuazione della condotta illecita avrebbe causato un progressivo indebolimento della forza distintiva del marchio rinomato e un costante sviamento di clientela. Tali danni, per loro natura, non sarebbero facilmente quantificabili e risarcibili in un momento successivo, rendendo necessario un intervento immediato e inibitorio.

Le conclusioni

Questa ordinanza rappresenta un importante monito per tutte le aziende che operano online. L’uso di un marchio altrui come keyword non è di per sé vietato, ma deve rispettare confini precisi. È lecito se l’annuncio propone una chiara e leale alternativa, senza generare confusione nel consumatore e senza denigrare o imitare il concorrente. Al contrario, quando la pratica mira a sfruttare parassitariamente la notorietà altrui, diluendone il valore e sviandone la clientela, si sconfina nell’illecito. Le imprese devono quindi definire le proprie strategie di marketing digitale con attenzione, per non incorrere in violazioni che possono portare a severe sanzioni giudiziarie.

È sempre vietato usare il marchio di un concorrente come keyword per la propria pubblicità online?
No, non è sempre vietato. Secondo il provvedimento, è lecito se l’annuncio consente all’utente di distinguere chiaramente i prodotti e se l’offerta costituisce una reale alternativa, senza denigrare o imitare il marchio del concorrente. Diventa illecito quando l’uso della keyword mira a sfruttare la notorietà del marchio altrui per deviare la clientela verso i propri prodotti in modo ingannevole.

Cosa si intende per ‘agganciamento parassitario’ in questo contesto?
Per ‘agganciamento parassitario’ si intende una strategia commerciale con cui un’impresa si appropria sistematicamente dei risultati degli sforzi di un concorrente, imitando le sue iniziative e sfruttandone la notorietà per trarre vantaggio senza sostenere i relativi costi. Nel caso specifico, consisteva nell’uso del marchio altrui come keyword e nell’imitazione di elementi distintivi dei prodotti.

Perché il Giudice ha concesso un provvedimento d’urgenza (inibitoria)?
Il Giudice ha concesso l’inibitoria perché ha ravvisato il ‘periculum in mora’, ossia il rischio di un danno grave e irreparabile. Questo danno consisteva nella continua diluizione della forza distintiva del marchio della società ricorrente e nello sviamento della clientela, pregiudizi che non potrebbero essere pienamente risarciti economicamente in un secondo momento.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14186 Anno 2025

Civile Ord. Sez. 2 Num. 14186 Anno 2025

Presidente: NOME COGNOME

Relatore: NOME COGNOME

Data pubblicazione: 27/05/2025

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 486/2021 R.G. proposto da:

COMUNE DI SAN MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME

– ricorrente –

contro

RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME

– controricorrente –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 5668/2020, depositata il 15/11/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 01.02.1996, il Comune di San Massimo conveniva dinanzi al Tribunale di Campobasso la s.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, esponendo che la società convenuta si era resa inadempiente agli obblighi di realizzazione delle opere di cui ai contratti numeri 124, 125 e 127 del 27.12.1972, aventi ad oggetto la cessione dei terreni ivi indicati gravati da usi civici in virtù del decreto 16.05.1941 del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli.
La realizzazione delle opere rientrava nel programma di potenziamento della stazione sciistica di Campitello Matese, con la costruzione di un edificio da destinare a rifugio, tavola calda, bar ed opere infrastrutturali e di urbanizzazione generale. I terreni non utilizzati avrebbero dovuto essere restituiti al Comune.

L’amministrazione attrice chiedeva, quindi, accertato l’inadempimento dei contratti in oggetto, dichiararsi la retrocessione in proprio favore dei terreni ivi contemplati; dichiararsi, inoltre, la nullità dei menzionati contratti perché gravati da usi civici, e dichiararsi la proprietà dei terreni suddetti in capo all’esponente.

Il Tribunale adìto, con sentenza del 02.05.2006, rigettava la domanda in relazione ai contratti di compravendita nn. 124 e 127 del 1972, accoglieva la domanda relativamente al contratto n. 125 e, per l’effetto, lo dichiarava risolto fin dal 14.06.1994, disponendo altresì la retrocessione dei terreni oggetto di tale contratto in favore del Comune di San Massimo dalla stessa data.

Proposta impugnazione da parte del Comune di San Massimo, cui resisteva la s.RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ( ‘RAGIONE_SOCIALE ‘, che ha incorporato per fusione la società RAGIONE_SOCIALE) introducendo altresì appello incidentale, la Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza n. 296/2012, accoglieva

in parte il gravame e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accertava e dichiarava la nullità del contratto del 27.12.1972 n. 124 e, quindi, la proprietà in capo al Comune di San Massimo dei terreni oggetto del menzionato contratto.

Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Questa Corte, con sentenza resa a Sezioni Unite (n. 15302 del 04.07.2014) , dichiarava il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in favore del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici competente, innanzi al quale rimetteva le parti.

Con ricorso del 26.01.2015, depositato il 12.02.2015 e notificato il 23.03.2015, il Comune di San Massimo riassumeva il giudizio innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli, riproponendo le domande svolte innanzi ai precedenti giudici di merito.

Con sentenza n. 4/2016, il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici dichiarava l’estinzione del giudizio innanzi a sé per tardività della riassunzione, da parte del Comune di San Massimo, in violazione del termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 59, comma 2, legge n. 69/2009; qualificato comunque l’atto di riassunzione come valido atto introduttivo di un nuovo autonomo giudizio, il Commissario dichiarava la nullità degli atti di vendita del 27.12.1972 nn. 124 e 125; condannava la società resistente alla restituzione con effetto immediato dei predetti terreni.
Impugnava la predetta pronuncia IN.TUR. innanzi la Corte d’Appello di Roma , lamentando che la tardività della riassunzione del giudizio non potesse consentire la prosecuzione della decisione nel merito.

La Corte d’Appello di Roma , con sentenza n. 5668/2020, accoglieva il reclamo.

Confermata l’incontestata tardività della riassunzione del giudizio e il passaggio in giudicato della statuizione del Commissario di estinzione del giudizio, poiché avverso detta statuizione l’ente territoriale non aveva proposto appello incidentale, la Corte territoriale rilevava che l’atto di riassunzione non può valere come autonomo atto di citazione, sia per il suo tenore letterale, sia per l’esplicito rinvio per relationem ai pregressi atti di causa innanzi ai giudici di merito, a nulla rilevando l’indicazione della causa petendi e del petitum individuati dal primo giudice nella demanialità ad uso civico dei terreni e nella conseguente nullità degli atti di trasferimento, utilizzando le risultanze delle precedenti CTU svolte nel processo dichiarato estinto.
Infine, in accoglimento del reclamo-appello, respingeva il ricorso del Comune di San Massimo del 26.01.2015 nei confronti del reclamante.

Il Comune di San Massimo ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi.

Resiste con controricorso IN.TUR.

A séguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc del Consigliere Delegato, il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ. depositando anche memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 125 cod. proc. civ., 29 e 31 legge n. 1766 del 1927. Si censura sostanzialmente la Corte d’Appello per avere ritenuto che il ricorso del 26.1.2015 non potesse valere come valido atto introduttivo di un nuovo giudizio di merito.

Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, ai sensi dell’a rt. 366, n. 6 cod. proc. civ (specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda).

Premesso che non si ignora il principio della conversione dell’atto di riassunzione in atto introduttivo di un nuovo giudizio (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26768 del 2019, Rv. 655515 -01), è decisivo nel caso di specie osservare che il motivo è incentrato tutto sul contenuto dell’atto di riassunzione del 26.01.2015: pertanto, il ricorrente -al fine di confutare adeguatamente le diverse conclusioni a cui è pervenuta la Corte d’Appello attraverso l’analisi dell’atto processuale – aveva lo specifico onere di trascriverlo, per consentire a questa Corte di verificarne il contenuto (per tutte: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30723 del 2019, Rv. 656224 -02).
2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo: pur avendo, infatti, la Corte affermato apertis verbis in motivazione che il giudizio viene definito in rito, per l’asserita inidoneità del ricorso del 26.01.2015 ad essere valutato come valido atto introduttivo di un nuovo giudizio, in dispositivo tuttavia, oltre a confermare la declaratoria di estinzione del processo per tardiva riassunzione da parte del Comune, «accoglie il reclamo e respinge il ricorso del Comune di San Massimo». Tale antinomia rende impossibile comprendere quale sia la reale portata precettiva della decisione oggetto di impugnazione in quanto, pur leggendola complessivamente, non si riesce ad intendere quali siano le conseguenze processuali della pronuncia; in particolare, se il giudizio del merito non si è mai validamente svolto e, quindi, se possa essere autonomamente riproposto, ovvero se (stante
il dispositivo) il giudizio debba intendersi definito con una decisione di merito avente ad oggetto il respingimento del ricorso e della domanda in esso contenuta.

Il motivo è fondato.

La sentenza effettivamente contiene una affermazione inconciliabile (per tutte: Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01): ed invero, una volta affermato che « l’atto di riassunzione non può valere come atto introduttivo di un autonomo giudizio » (cfr. sentenza impugnata, p. 6 ultimo capoverso; v. p. 7, 1° capoverso); precisato che « il giudizio … si è concluso con una pronuncia in rito » (v sentenza p. 8, rigo 11), e confermata la declaratoria di estinzione del processo per tardiva riassunzione da parte del Comune, si rivela assolutamente inconciliabile la successiva pronuncia, idonea al giudicato, di accoglimento del reclamo-appello e di rigetto del ricorso del Comune del 26.1.2015.
Pertanto, la sentenza merita di essere cassata in parte qua .

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, mediante l’eliminazione del la ulteriore inconciliabile statuizione di accoglimento del reclamo-appello e di rigetto del ricorso del Comune di San Massimo.

In considerazione dell’esito del giudizio di legittimità, vanno compensate le relative spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, elimina la statuizione di accoglimento del reclamo-appello e di rigetto del ricorso del Comune di San Massimo.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2024.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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