Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13923 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14975/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, che dichiarano di volere ricevere le comunicazioni di rito presso i propri rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente
domiciliata presso lo studio dei primi tre in Roma, INDIRIZZO, INDIRIZZO
– resistente –
Per regolamento di competenza avverso l ‘ordinanza in data 26 maggio 2023 del Tribunale di Roma, pronunciata nel procedimento di cui al R.G. n. 59442/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2024 dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO che chiede che la Corte rigetti il regolamento di competenza
RILEVATO CHE:
1. La società RAGIONE_SOCIALE, produttrice di motociclette e titolare del brevetto europeo ‘Braccio oscillante della ruota posteriore per una motocicletta’, TARGA_VEICOLO, dopo aver premesso che la RAGIONE_SOCIALE commercializzava motociclette munite «di un braccio oscillante che riproduce le caratteristiche del brevetto EP 683», instaurava un giudizio dinanzi al tribunale di Roma nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo.
Tale ultima società, anziché presentare un’eventuale domanda riconvenzionale di nullità del brevetto nel giudizio incardinato dinanzi al tribunale di Roma, proponeva davanti al tribunale di Milano un giudizio per l’accertamento della nullità della porzione italiana dello stesso brevetto (notificando la citazione al precedente domicilio eletto per il brevetto della RAGIONE_SOCIALE).
Il tribunale di Roma, con provvedimento del 26 maggio 2023, sospendeva il giudizio «sino alla definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio pendente davanti al tribunale di Milano».
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per regolamento di competenza la RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
Restava intimata la RAGIONE_SOCIALE, che però depositava memoria scritta.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con un unico motivo di impugnazione, seppure distinto in tre sub-motivi, la ricorrente deduce sub A) la «erronea applicazione dell’art. 295 c.p.c.-inammissibilità della sospensione» (pagina 9 del ricorso).
In particolare, la ricorrente osserva che la RAGIONE_SOCIALE, presentando un separato procedimento di nullità del brevetto di fronte ad un tribunale palesemente incompetente – in quanto il domicilio eletto risultante dal registro dei brevetti era diverso da quello presso il quale era stata tentata invano la notifica da controparte -, avrebbe utilizzato uno strumento dilatorio per evitare il «processo simultaneo».
La società resistente avrebbe potuto articolare una domanda riconvenzionale per l’accertamento della nullità della porzione del brevetto europeo, all’interno dello stesso processo instaurato dalla KTM per la dichiarazione di contraffazione del brevetto. In tal caso, il tribunale di Roma avrebbe potuto procedere alla riunione dei due giudizi ai sensi dell’art. 274 c.p.c..
La ricorrente deduce poi sub B, la «erronea applicazione dell’art. 295 c.p.c.-il potere dovere di decidere in via incidentale-».
Non sussisterebbe alcun rapporto di pregiudizialità tra la domanda di nullità di un brevetto e la domanda relativa alla sua contraffazione, in quanto il giudice della contraffazione «è in grado di decidere incidenter tantum la questione pregiudiziale», senza che vi sia alcun obbligo di sospensione del giudizio pregiudicato.
Ciò del resto era stato sempre confermato dalla giurisprudenza di legittimità, sin dalle prime pronunce sul tema (si citano Cass., 22 novembre 2006, n. 24859; Cass., 3 ottobre 2012, n. 16830).
Non poteva essere condiviso il nuovo orientamento, iniziato, inaspettatamente, con la pronuncia di questa Corte del 25 luglio 2016, n. 15339, che ha ritenuto invece sussistere, nel caso in esame, un’ipotesi di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Tra l’altro, dovrebbe tenersi conto della nuova normativa introdotta con la legge n. 214 del 3 novembre 2016, con cui l’Italia ha ratificato e disposto l’esecuzione dell’Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti (ATUB), il cui art. 33, comma 3, lettera b), contemplerebbe proprio un’ipotesi di mera facoltà di sospensione del giudizio, solo nel caso in cui il procedimento di contraffazione presenti un’elevata probabilità che le rivendicazioni pertinenti del brevetto siano ritenute nulle.
3.Con il terzo sub motivo (lettera C a pagina 21), la ricorrente deduce la «inapplicabilità della giurisprudenza citata nell’ordinanza impugnata nel presente caso», in quanto sarebbe del tutto palese che la società resistente ha proposto la domanda giudiziale dinanzi al tribunale di Milano, che è manifestamente incompetente, con la «manifesta volontà di congelare sine die un giudizio di contraffazione mediante la proposizione di un giudizio di nullità di fronte ad un tribunale incompetente per territorio».
I tre motivi di impugnazione, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono infondati.
5.1. Effettivamente, nelle prime pronunce di legittimità, sul tema, si è ritenuto che, una volta proposta la domanda di contraffazione del brevetto, nell’ipotesi in cui, successivamente, venisse presentata la domanda di nullità del medesimo brevetto (causa pregiudicante), non sussisteva un’ipotesi di sospensione necessaria del giudizio avente ad oggetto la causa pregiudicata (contraffazione del brevetto), ben potendo il giudice di questa, decidere incidenter tantum sulla nullità del brevetto.
Ciò, sul presupposto che l’art. 34 c.p.c., pone la regola che qualunque presupposto logico, di diritto o di fatto, che sia necessario al giudice accertare per attribuire il bene richiesto dall’attore deve essere normalmente deciso in via strumentale ed incidentale, senza alcuna efficacia autonoma di giudicato al di fuori della causa in cui l’accertamento avviene (Cass., sez. 1, 22 novembre 2006, n. 24859). Diverso è il caso in cui «per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato» la questione pregiudiziale.
Tra l’altro, la possibilità di due giudizi separati, sulle due diverse questioni, di nullità del brevetto e di contraffazione dello stesso, era ipotizzata per legge, e segnatamente dell’art. 59bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), poi abrogato, in base al quale «la declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica: a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti».
Del resto, la c.d. «pregiudiziale penale» non aveva trovato riscontro dopo la riforma del codice di procedura civile da parte della legge n. 353 del 1990. Non potrebbe mai esservi un conflitto di giudicati quando uno dei giudici debba conoscere della questione oggetto della causa pregiudicata soltanto in via incidentale.
L’esigenza di evitare giudicati ingiusti non è in grado di prevalere rispetto al contrapposto interesse ad una sollecita definizione della controversia, tanto che il principio della ragionevole durata del processo era stato inserito nell’art. 111 della Costituzione.
Diversa era l’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., la questione pregiudiziale interna si trasformava in causa pregiudiziale e il giudice si trovava nella temporanea impossibilità di giudicare, sia pure incidenter tantum , la questione che si presentava nel corso del processo, in quanto o la legge o la volontà delle parti imponevano una decisione con efficacia di giudicato.
Pertanto, è stato statuito il principio per cui la sospensione necessaria del processo presuppone, non soltanto che tra i due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità giuridica, ma anche che per legge o per esplicita domanda di una delle parti, la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via incidentale il giudice della causa pregiudicata, nell’ottica di una sollecita definizione della controversia, la quale, avendo trovato riconoscimento nell’art. 111 Cost., prevale sull’opposta esigenza di evitare un contrasto tra giudicati (Cass., 22 novembre 2006, n. 24859).
Si è poi, osservato che l’efficacia ultra litem della sentenza che dichiara la nullità del brevetto, la quale vincola anche i rapporti condizionati o dipendenti da essa, nonché i terzi estranei alla controversia in cui è pronunciata, può dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce, espressamente contemplato dall’art. 59bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e risolto attraverso l’attribuzione di efficacia retroattiva alla dichiarazione di nullità, ma con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in base a quella di contraffazione, con la conseguenza che
non è ipotizzabile una pregiudizialità in senso tecnico giuridico (Cass., sez. 6-1, 3 ottobre 2012, n. 16830).
5.2. Tale orientamento è stato però definitivamente superato a partire dalla sentenza n. 15339 del 25 luglio 2016, con cui si è stabilito che, in materia di brevetti, la contemporanea pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione, dovendo il giudice della contraffazione attendere la decisione della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto, non potendo egli risolverla in via incidentale per evitare l’eventuale contrasto di giudicati.
Tuttavia, nel caso in cui la decisione sulla contraffazione abbia preceduto quella sulla validità del brevetto, essa non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla validità del brevetto, potendo dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce, espressamente contemplato dall’art. 59 bis del r.d. n. 1127 del 1939 e dall’art. 77 del d.lgs. n. 30 del 2005 e risolto con l’attribuzione di efficacia retroattiva alla dichiarazione di nullità, con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in base a quella di contraffazione (Cass., n. 15539 del 2016; Cass., n. 9500 del 2019).
Ciò in linea, anche con l’art. 77, comma 1, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), in base al quale «la declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti».
Pertanto, trattandosi di norma speculare a quella di cui all’art. 59bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, il rapporto tra gli ipotetici giudicati (quello sulla azione di nullità del brevetto e l’altro
sull’azione di contraffazione dello stesso), sono regolati, in via speciale, solo con riguardo al caso in cui quello sulla contraffazione abbia preceduto il dictum sulla validità del brevetto (in tal caso limitando l’effetto di esso agli atti esecutivi di quello, che siano stati già compiuti, facendoli salvi), ma non il contrario.
Ciò fa ritenere che, salvo casi come quelli da ultimo menzionati, resta sempre pregiudizialmente prioritario il giudizio sulla validità del brevetto, che prevale in ragione del suo carattere di antecedente logico-giuridico rispetto all’altro, salvo – come si è detto – il caso che si sia formato prima il giudicato sulla contraffazione; ma in una tale evenienza tale giudicato arresterà i suoi effetti esecutivi incontrando lo sbarramento della statuizione sulla validità del brevetto; si può parlare di contraffazione solo ed in quanto sia stata accertata validità del brevetto.
5.3. Quest’ultimo orientamento è stato poi ribadito in tutte le pronunce successive di questa Corte.
5.4. Si è infatti ritenuto che la questione di validità del titolo di proprietà industriale ha una chiara natura pregiudiziale rispetto alla questione della sussistenza della contraffazione di quel titolo e, di norma, il giudice della contraffazione, a fronte dell’eccepita nullità del titolo di privativa industriale, può risolvere incidenter tantum la questione; tuttavia, allorché sia contemporaneamente pendente, sempre in primo grado, un’altra causa, dinanzi ad altro ufficio giudiziario, avente ad oggetto la domanda di nullità del brevetto, il giudice della contraffazione deve sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., rappresentando tale disposizione un’eccezione al principio espresso dall’art. 34 c.p.c., in ordine alla capacità del giudice di risolvere incidentalmente tutte le questioni pregiudiziali rilevanti per la decisione del processo (Cass., sez. 6-1, 4 aprile 2019, n. 9500; in
tal senso anche Cass., 17 marzo 2022, n. 8690; Cass. , sez. 1, 16 dicembre 2019, n. 33232).
Nel ribadire il principio di diritto delle precedenti pronunce della Corte di cassazione, si è fatto riferimento anche alla considerazione che, una volta intervenuta la pronuncia di prime cure, in ordine al giudizio pregiudicante, è ben possibile la prosecuzione del giudizio pregiudicato, senza dover attendere il passaggio in giudicato della prima decisione, stante il tenore dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., per il quale «quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata», che si riferisce alle sentenze di primo grado, non ancora divenute definitive; con la conseguente possibilità che la sospensione sia solo facoltativa ed il giudice della causa dipendente può sospendere il giudizio sulla base di una prognosi della stabilità della decisione pregiudiziale impugnata (Cass., sez. 6-1, 17 marzo 2022, n. 8690).
5.5. Ed infatti, questa Corte, a sezioni unite, ha stabilito che, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Cass., Sez. U., 29 luglio 2021, n. 21763).
Tale ultima pronuncia, si pone in consapevole adesione alle precedenti sentenze di questa Corte, tutte nel solco della prevalenza del principio di ragionevole durata dei processi su quello dell’armonia delle decisioni, soprattutto in relazione alla efficacia che comunque caratterizza anche la sentenza di prime cure, pure se appellata.
Si è ritenuto, infatti che prim’ancora del passaggio in giudicato, qualsiasi pronuncia giurisdizionale è dotata di propria autorità, dato che la sentenza esplica un’efficace di accertamento al di fuori del processo. La stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell’atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto, e con questa l’esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione, nell’attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da questo punto (Cass., Sez. U., n. 14060 del 2004).
A conforto di tale decisione si menzionavano: il ridimensionamento in senso restrittivo della pregiudizialità penale; l’estensione del regolamento necessario di competenza all’intera area dei provvedimenti applicativi della sospensione del processo ex art. 42 c.p.c.; la novella dell’art. 111 Cost. (conf. Cass.S.U. 10027/2012).
Pertanto, l’ultima pronuncia delle sezioni unite della Corte n. 21763 del 2021 si pone nell’ottica di limitare per quanto possibile i casi di applicazione dell’art. 295 c.p.c. «per evitare l’enorme dilatazione della durata dei processi che la sospensione (forzatamente) necessaria comporterebbe (e, quindi, per assicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole del processo, nella specie di quello ‘pregiudicato ‘), esigenza alla quale contribuisce una razionale e mirata concezione dell’ambito e dei presupposti di operatività dell’art. 337, comma 2, c.p.c.».
Pertanto, fintanto che la causa pregiudicante penderà in primo grado, la causa dipendente resterà comunque soggetta sospensione ex art. 295 c.p.c.; negli ulteriori sviluppi processuali, invece, si configura la possibilità di sciogliere il vincolo necessario della sospensione ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo e sempre che il giudice non reputi opportuno mantenere lo stato di sospensione, ma, a tal riguardo, facendo ricorso all’esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall’art. 337, comma 2, c.p.c..
Quanto alle obiezioni della ricorrente in ordine alle nuove norme ATUB che disciplinano ora i processi di nullità del brevetto «unitario» e di contraffazione dello stesso, il ricorso non consente di stabilire se tale questione sia stata sottoposta al Tribunale, tanto più che l’Accordo sul tribunale unificato dei brevetti (ATUB) è entrato in vigore solo a decorrere dal 1° giugno 2023, ai sensi dell’art. 89 dell’Accordo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e rimette la decisione sulle spese all’esito del giudizio di merito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024