Rischio di confusione: valutazione astratta del marchio

Una nota azienda di abbigliamento, titolare di un marchio con un’aquila, ha agito contro un imprenditore che aveva registrato un logo simile per servizi di investigazione. La Corte di Appello aveva escluso la nullità del secondo marchio per assenza di affinità tra i settori. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la valutazione del rischio di confusione deve essere condotta in astratto, confrontando i prodotti e servizi come indicati nelle registrazioni, e non in base al loro uso effettivo sul mercato.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 17 settembre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Rischio di Confusione tra Marchi: La Cassazione Sottolinea la Valutazione Astratta

L’analisi del rischio di confusione è un pilastro del diritto dei marchi, essenziale per proteggere sia i titolari dei segni distintivi sia i consumatori. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento cruciale, distinguendo nettamente i criteri di valutazione da applicare nei giudizi di nullità rispetto a quelli di contraffazione. La Corte ha stabilito che, per determinare la nullità di un marchio posteriore, il confronto va effettuato in astratto, basandosi esclusivamente sui prodotti e servizi rivendicati in sede di registrazione.

I Fatti di Causa: Marchi Simili per Prodotti e Servizi Diversi

Il caso vedeva contrapposta una celebre azienda statunitense di abbigliamento, titolare di un marchio raffigurante un’aquila, a un imprenditore italiano che aveva registrato un marchio simile per servizi di investigazione e recupero crediti (classe 35). L’azienda di moda aveva agito in giudizio chiedendo la dichiarazione di nullità del marchio italiano per il rischio di confusione generato dalla somiglianza dei segni, oltre al risarcimento dei danni per concorrenza sleale e contraffazione.

Il Giudizio di Merito e il Principio della “Affinità Funzionale”

Inizialmente, il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, dichiarando la nullità del marchio dell’imprenditore limitatamente alla classe 35. Tuttavia, la Corte di Appello, riformando la decisione, aveva respinto integralmente le richieste dell’azienda di abbigliamento. I giudici d’appello avevano motivato la loro decisione sostenendo l’assenza di “affinità funzionale” tra i capi di abbigliamento casual commercializzati dall’attrice e i servizi di investigazione offerti dal convenuto. La valutazione era stata quindi condotta “in concreto”, analizzando l’uso effettivo che le parti facevano dei rispettivi marchi.

La Decisione della Cassazione sul Rischio di Confusione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso principale dell’azienda americana, cassando con rinvio la sentenza d’appello. Gli Ermellini hanno affermato un principio di diritto fondamentale: nel giudizio di nullità di un marchio per preesistenza di un segno simile, la valutazione del rischio di confusione deve essere condotta “in astratto”.

Questo significa che il confronto non deve basarsi sull’uso effettivo e sulle modalità di commercializzazione dei prodotti o servizi, ma unicamente sui segni e sulle classi merceologiche così come indicati nelle rispettive domande di registrazione. Il titolare di un marchio, infatti, ha il diritto di utilizzarlo per tutti i prodotti o servizi per i quali lo ha registrato, e il suo uso può variare nel tempo.

Gli Altri Motivi di Ricorso: Inammissibilità e Limiti Processuali

La Cassazione ha invece dichiarato inammissibili gli altri motivi di ricorso. In particolare, ha respinto la doglianza relativa al mancato riconoscimento della notorietà del marchio, poiché basata su un’ammissione che la controparte avrebbe fatto solo nelle comparse conclusionali, un atto processuale non idoneo a definire il thema decidendum. Allo stesso modo, è stato ritenuto inammissibile il motivo relativo alla violazione del diritto d’autore, poiché la Corte d’Appello aveva correttamente valutato la carenza dei requisiti di creatività del segno come elemento necessario per escludere la causa di nullità invocata.

Le Motivazioni

La ratio decidendi della Suprema Corte risiede nella necessità di distinguere il giudizio di novità (o nullità) da quello di contraffazione. Il giudizio di novità è un giudizio “in astratto” che prescinde dall’uso concreto del marchio e dalla sua notorietà. Lo scopo è verificare se, in una qualsiasi delle circostanze in cui il marchio richiesto potrebbe essere usato per i servizi e prodotti registrati, possa sorgere un rischio di confusione con il marchio anteriore. Questa impostazione, derivante anche dalla normativa europea, garantisce una tutela ampia e certa al titolare del marchio anteriore, coprendo l’intero ambito di protezione conferito dalla registrazione.

Al contrario, nel giudizio di contraffazione, l’analisi è “in concreto”: le modalità con cui il marchio anteriore è effettivamente utilizzato e percepito dal pubblico diventano elementi rilevanti per accertare se l’uso del segno posteriore leda i diritti del primo.

Le Conclusioni

L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale per la tutela dei marchi. Le aziende che intendono agire per la nullità di un marchio posteriore devono concentrare la loro strategia legale su un confronto astratto tra le registrazioni, dimostrando la somiglianza dei segni e l’affinità dei prodotti o servizi rivendicati. La decisione chiarisce che l’uso effettivo del marchio, pur essendo cruciale in un’azione di contraffazione, non è il parametro corretto per valutare un impedimento assoluto alla registrazione. Questo orientamento offre maggiore certezza giuridica ai titolari di marchi, proteggendo il valore del loro investimento sull’intero perimetro concesso dalla registrazione.

Come si valuta il rischio di confusione per chiedere la nullità di un marchio successivo?
La valutazione deve essere condotta “in astratto”, ovvero confrontando i segni e i prodotti o servizi così come sono descritti nei rispettivi documenti di registrazione, a prescindere da come i marchi siano poi effettivamente utilizzati sul mercato.

Un’ammissione fatta da una parte nelle memorie conclusive finali è sufficiente a provare un fatto?
No, la Corte ha specificato che le allegazioni contenute nelle comparse conclusionali non possono definire l’oggetto del processo (thema decidendum), poiché tali atti hanno solo la funzione di illustrare domande ed eccezioni già formulate in precedenza.

Qual è la differenza principale tra la valutazione del rischio di confusione in un’azione di nullità e in una di contraffazione?
Nell’azione di nullità, la valutazione è astratta e si basa sulle registrazioni. Nell’azione di contraffazione, la valutazione è concreta e tiene conto delle modalità specifiche con cui il marchio anteriore è utilizzato e percepito dal pubblico di riferimento.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 280 Anno 2025

Civile Ord. Sez. 1 Num. 280 Anno 2025

Presidente: NOME

Relatore: COGNOME

Data pubblicazione: 07/01/2025

Oggetto: marchio – nullità

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6045/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutte rappresentate e difese dagli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME

– ricorrenti –

contro

COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2674/2022, depositata il 29 luglio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME

RILEVATO CHE:

la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE

RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 29 luglio 2022, che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, aveva respinto il gravame principale delle originarie attrici, confermando il rigetto delle loro domande di accertamento della nullità, per classi diverse dalla 35, del marchio italiano n. NUMERO_DOCUMENTO di titolarità di NOME COGNOME, nonché di tutela del segno di titolarità delle attrici come marchio forte o rinomato o per violazione del diritto d’autore , di accertamento della contraffazione del marchio europeo n. NUMERO_DOCUMENTO, asseritamente realizzata da quest’ultimo, e di condanna del predetto COGNOME al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, e aveva , in accoglimento dell’appello incidentale del COGNOME, respinto anche la domanda di nullità, sia pure parziale (solo limitatamente alla classe 35);
la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda delle attrici di accertamento della nullità del marchio vantato dal convenuto, sia pure limitatamente alla classe merceologica 35, in ragione della preesistenza del loro marchio, avuto riguardo all’identità dei segni e delle classi merceologiche interessate da entrambe le registrazioni, respingendo le altre domande;

ha dato atto che tale decisione era stata autonomamente impugnata sia da NOME COGNOME sia dalle odierne ricorrenti;

quindi, dopo aver riunito gli appelli, ha accolto quello del primo e disatteso quello delle seconde, osservando, in particolare, che non vi era alcuna affinità funzionale tra i servizi di investigazione e recupero crediti, contraddistinti con il marchio di titolarità di COGNOME, e i capi di abbigliamento giovanile casual, commercializzati dalle società con il marchio da queste vantato, rimasta indimostrata la tutela ultramerceologica (anche per classi diverse dalla 35) invocata dalla società statunitense, che presupponeva la rinomanza del segno;
ha, poi, confermato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva escluso che il disegno costituente il marchio a « forma d’aquila » delle società attrici fosse dotato di elementi di creatività richiesti ai fini della sua tutelabilità ai sensi dell’art. 14, primo comma, lett. c), c.p.i.;

il ricorso è affidato a quattro motivi;

resiste con controricorso NOME COGNOME;

-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, lett. d), c.p.i., per aver la sentenza impugnata escluso la nullità del marchio di titolarità di COGNOME anche relativamente alla classe 35 (domanda invece accolta dal Tribunale) all’esito di una valutazione di affinità dei servizi e prodotti contraddistinti dai segni in conflitto effettuata in concreto, in relazione alle attività esercitate con tali segni, e non già in astratto, in relazione ai servizi e prodotti rivendicati nelle rispettive domande di registrazione;
il motivo è fondato;

come ricordato in precedenza, la Corte territoriale ha accolto il gravame dell’odierno controricorrente affermando che « non potendovi essere alcuna affinità funzionale tra i servizi di investigazione e recupero crediti forniti dal COGNOME e i capi di abbigliamento giovanile casual commercializzati da AE, non possa esservi nemmeno alcun rischio di confusione tra i marchi delle parti in causa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 lett. d) CPI »;

ha, sul punto, aggiunto, richiamando precedenti di questa Corte, che la tutela contro la contraffazione dei marchi è configurabile solo tra prodotti identici o affini e che l ‘ indagine sulla ricorrenza della affinità tra prodotti non è vincolata al riscontro della inclusione o

meno dei prodotti nella medesima classe merceologica, richiedendosi a tal fine l’identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati ;

-orbene, si osserva che ai sensi dell’art. 12, primo comma, lett. d), c.p.i., non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
-tale disposizione riflette il principio espresso, da ultimo, dall’art. 5 della Direttiva (UE) 2015/2436 del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e con la disposizione , a quest’ultima analoga, contenut a nell’art. 8 del Regolamento (UE) 2017/1001 del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea in tema di impedimenti relativi alla registrazione;

ne consegue che quando un marchio viene registrato il titolare di esso ha il diritto di utilizzarlo a suo piacimento, cosicché, ai fini della valutazione se la domanda di registrazione ricada nell’impedimento alla registrazione previsto in tali disposizioni, occorre verificare se esista un rischio di confusione con il marchio anteriore dell’opponente in qualsiasi circostanza in cui il marchio richiesto, se registrato, potrebbe essere usato ;

nel giudizio di novità di un marchio rispetto a un segno anteriore il confronto tra i marchi va, dunque, effettuato tra i segni come registrati e i prodotti o servizi indicati nelle rispettive registrazioni,

per cui le circostanze particolari nelle quali i prodotti coperti dai marchi sono effettivamente commercializzati non hanno, in linea di principio, alcun impatto sulla valutazione del rischio di confusione perché possono variare nel tempo a seconda della volontà dei titolari dei marchi (cfr. Corte Giust. UE 15 marzo 2007, C-171/06 P, Quantum );

come è stato autorevolmente affermato anche in dottrina, il giudizio di novità è un giudizio in astratto, nel senso che si deve basare su un raffronto tra i segni come registrati che prescinde totalmente dal loro uso e dalle modalità di esso e, dunque, a prescindere dall ‘ estensione e dall ‘ intensità della sua conoscenza presso i consumatori, ed eventualmente anche in assenza di qualsiasi uso e conseguente notorietà, salvo il limite della decadenza per non uso;

ciò differisce dalla valutazione che deve compiersi nel giudizio di contraffazione -cui si riferisce la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata e dal controricorrente -in cui l’accertamento del rischio di confusione è influenzato dalle modalità con cui il marchio anteriore è utilizzato e percepito dal pubblico di riferimento;

-all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo, con cui si censura la sentenza di appello per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso individuato nella rivendicazione del marchio anteriore anche nella classe 35, in quanto vertente su questione strettamente conseguenziale;

con il terzo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c od. proc. civ., per aver la Corte di appello escluso la rinomanza e la notorietà del marchio dalle stesse vantato benché dagli atti esse fossero pacifiche tra le parti, poiché espressamente riconosciute dal convenuto;

il motivo è inammissibile;

le ricorrenti poggiano la doglianza sul fatto che, nella comparsa conclusione depositata nel corso del giudizio di primo grado, il

convenuto aveva riconosciuto « la notorietà del marchio AE (sia a livello nazionale che internazionale) così come è pacifico che il pubblico riconosca nel simbolo dell’aquila di American Eagle un marchio di moda … » e, comunque, non aveva negato che il marchio di AE fosse un segno rinomato, contestando unicamente la confondibilità tra i segni;

orbene, se è vero che il giudice è tenuto a considerare provati i fatti non contestati, è tuttavia necessario che la non contestazione degli stessi emerga all’esito della definizione del thema decidendi , così come cristallizzato all’esito del completamento delle rispettive attività di allegazione;

ne consegue che non può attribuirsi rilevanza ad allegazioni espresse nella comparsa conclusione, atteso che questa è estranea alla formazione del thema decidendum e ha l’unica funzione d i illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte (cfr. Cass.23 giugno 2022, n. 20332);

-con l’ultimo motivo , le ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c od. proc. civ., per essersi la Corte di appello pronunciata sull’esistenza del diritto di autore sulla figura di aquila, negandolo, benché non fosse stata avanzata alcuna domanda di protezione del diritto d’autore, bensì una domanda di nullità del marchio di titolarità del convenuto fondata (anche) sull’art. 14, primo comma, lett. c), c.p.i. secondo cui non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni il cui uso costituirebbe violazione di un diritto di autore altrui;
il motivo è inammissibile;

diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti la sentenza in esame ha escluso la sussistenza di un loro diritto di autore sulla « forma d’aquila » presente nel marchio vantato al (solo) fine di escludere la ricorrenza della dedotta causa di nullità;

la doglianza, dunque, non coglie la ratio decidendi ;

la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2024.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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