Rischio di confusione tra marchi: valutazione globale

Una società operante nel settore fitness ha impugnato in Cassazione la decisione che permetteva a un concorrente la registrazione di un marchio ritenuto simile. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la valutazione del rischio di confusione tra marchi è un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se condotto correttamente. La decisione impugnata aveva escluso la confondibilità basandosi su una valutazione globale degli aspetti visivi, fonetici e concettuali, ritenendo le differenze sufficienti a distinguere i due segni, pur operando nello stesso settore.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 27 ottobre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Rischio di Confusione tra Marchi: L’Importanza della Valutazione Globale

La tutela del marchio è un pilastro del diritto commerciale, ma fino a che punto si estende? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del rischio di confusione tra marchi simili. La vicenda, che vede contrapposte due società del settore fitness, sottolinea come la valutazione sulla confondibilità dei segni sia un giudizio di fatto, di competenza dei giudici di merito, e non possa essere riesaminata in Cassazione se non per vizi di legittimità.

I Fatti del Caso: La Contesa tra Due Marchi nel Settore Fitness

Una società, titolare di alcuni marchi comunitari nel settore dei servizi per il fitness (tra cui corsi, personal training e ginnastica), aveva presentato opposizione alla registrazione di un marchio figurativo da parte di un’altra azienda dello stesso settore. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva inizialmente accolto l’opposizione. Tuttavia, la società richiedente aveva impugnato tale decisione davanti alla Commissione dei ricorsi, che aveva ribaltato il verdetto, annullando la decisione dell’Ufficio e permettendo la registrazione del nuovo marchio. La Commissione aveva motivato la sua scelta escludendo la sussistenza di un rischio di confusione, evidenziando il carattere debole dei marchi anteriori e le differenze grafiche, fonetiche e concettuali tra i segni a confronto. Contro questa sentenza, la società titolare dei marchi anteriori ha proposto ricorso per cassazione.

I Motivi del Ricorso e il Rischio di Confusione

La società ricorrente ha lamentato principalmente due violazioni. Con il primo motivo, ha sostenuto che la Commissione non avesse effettuato una valutazione corretta del rischio di confusione secondo i criteri di un esame globale e sintetico. A suo dire, la Commissione si era soffermata su elementi marginali (come il posizionamento degli elementi grafici o la dimensione dei caratteri), senza dare il giusto peso alla componente verbale, che era dominante. Inoltre, avrebbe erroneamente valorizzato la presenza di una congiunzione (“and”) e l’inversione delle parole, sottovalutando che il consumatore medio italiano non compie un’analisi così approfondita di termini in lingua inglese.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la totale sovrapposizione merceologica dei servizi offerti e il livello di attenzione del consumatore di riferimento, che, trattandosi di servizi a basso costo, sarebbe stato meno elevato.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi di ricorso inammissibili. Per quanto riguarda la presunta violazione di legge nella valutazione del rischio di confusione, i giudici hanno chiarito un principio fondamentale: l’apprezzamento sulla confondibilità dei segni è un giudizio di fatto, che non può essere censurato in sede di legittimità. La Corte ha verificato che la Commissione aveva correttamente applicato i principi giuridici, procedendo a un esame della confondibilità in coerenza con la giurisprudenza comunitaria.

La Commissione aveva infatti effettuato una valutazione globale dei segni, analizzandoli sotto il profilo:
* Visivo: evidenziando la diversità degli elementi caratterizzanti (il termine “GO” in un marchio e “FIT” nell’altro) e la complessità grafica di uno rispetto all’altro.
* Fonetico: riscontrando differenze nella collocazione dei termini verbali e nella percezione complessiva dei segni.
* Concettuale: notando aspetti di diversità anche nel significato.

La Cassazione ha ribadito che la valutazione degli elementi distintivi e dominanti di un marchio, su cui si fonda il giudizio di confondibilità, rientra nell’apprezzamento di merito e non può essere trasformato in una questione di diritto da discutere in ultima istanza. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, poiché non denunciava l’omissione di un fatto storico, ma piuttosto di argomentazioni difensive (come l’identità dei servizi), che la Commissione aveva comunque preso in considerazione.

Le Conclusioni: Quando la Valutazione sul Merito è Insindacabile

Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per le imprese. La decisione sul rischio di confusione tra marchi è affidata all’analisi dettagliata e globale dei giudici di merito. Una volta che tale analisi è stata condotta nel rispetto dei principi giuridici (esaminando gli aspetti visivi, fonetici e concettuali), il suo risultato è difficilmente contestabile in Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, le critiche all’apprezzamento della somiglianza, anche se ben argomentate, si scontrano con il limite invalicabile del giudizio di fatto, che, se logicamente motivato, diventa definitivo. Le aziende devono quindi concentrare le proprie difese sulla dimostrazione puntuale delle somiglianze e del conseguente rischio per il consumatore fin dalle prime fasi del contenzioso.

Come valuta un giudice il rischio di confusione tra due marchi?
Il giudice deve effettuare una valutazione globale e sintetica, basata sull’impressione complessiva che i marchi producono sul consumatore. Questa analisi considera le somiglianze visive, fonetiche e concettuali, valorizzando gli elementi più distintivi e dominanti di ciascun segno.

È possibile contestare in Cassazione la valutazione sulla somiglianza dei marchi fatta da un giudice di merito?
No, di norma non è possibile. La valutazione sulla confondibilità dei segni è un giudizio di fatto. Non può essere contestata in Cassazione per violazione di legge, a meno che non si dimostri un errore nel principio di diritto applicato, ma non nel risultato dell’apprezzamento stesso.

Cosa succede se i servizi offerti con i due marchi sono identici e i marchi deboli?
Anche se i servizi sono identici e i marchi di origine sono deboli, non si presume automaticamente il rischio di confusione. In questo caso, la Commissione dei ricorsi ha ritenuto che le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni fossero sufficienti a escludere tale rischio per il consumatore, decisione che la Cassazione ha ritenuto insindacabile nel merito.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2581 Anno 2024

Civile Ord. Sez. 1 Num. 2581 Anno 2024

Presidente: COGNOME NOME

Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 29/01/2024

Oggetto: marchio

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10155/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, INDIRIZZO

– ricorrente –

contro

RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, INDIRIZZO

– controricorrente –

RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresento e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;

-controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE n. 21/2022, depositata il 15 febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;

RILEVATO CHE:

la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE, depositata il 1 5 febbraio 2022, che, in accoglimento del ricorso della RAGIONE_SOCIALE, ha annullato la decisione dell’RAGIONE_SOCIALE di accoglimento del l’opposizione alla domanda , da quest’ultima presentata, di registrazione di un marchio figurativo (n. NUMERO_DOCUMENTO);
-dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’opposizione era stata promossa in ragione della anteriorità dei marchi comunitari, registrati (anche) per la medesima classe merceologica (n. 41 dell’Accordo Internazionale di Nizza del 15 giugno 1957, comprendente «corsi di fitness, servizi di personal trainer, insegnamento della ginnastica, servizi di benessere »), di titolarità dell’odierna ricorrente; – la Commissione ha escluso la sussistenza del rischio di confusione, evidenziando il tra i segni in comparazione sia sotto il profilo grafico, sia sotto quello
posto dall’RAGIONE_SOCIALE a fondamento della sua decisione, carattere debole dei marchi anteriori e l’esistenza di differenze fonetico, sia, infine, sotto quello concettuale;

il ricorso è affidato a due motivi;

resistono, con distinti controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE;

la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, primo comma, lett. d), cod. prop. ind., per non aver la Commissione effettuato la valutazione in ordine alla somiglianza dei segni in contestazione sulla base di un esame globale e sintetico degli stessi, incentrato sui rispettivi elementi salienti;

evidenzia, in proposito, che la Commissione: si era soffermata su caratteristiche del tutto marginali (posizionamento dei singoli elementi, dimensione dei caratteri tipografici, presenza di elementi grafici), non valorizzando, invece, la componente verbale; aveva attribuito rilevanza, a livello fonetico, alla presenza di una congiunzione («and») e alla inversione degli elementi verbali, a scapito di una valutazione globale e sintetica; aveva enfatizzato la differenza dei significati RAGIONE_SOCIALE componenti verbali racchiuse nei segni, espresse in lingua inglese, omettendo di considerare che il consumatore italiano non effettuava una analisi così approfondita di tali elementi;
aggiunge che la decisione impugnata non aveva svolto alcuna considerazione in ordine all’identità merceologica dei servizi interessati dai segni in conflitto, né sui prezzi relativamente bassi praticati nel settore di riferimento, tali da escludere una elevata attenzione ai segni da parte dei consumatori;

il motivo è inammissibile;

la Commissione, dopo aver dato atto della identità dei servizi contraddistinti dai segni in conflitto e del carattere debole del segno registrato dalla odierna ricorrente, ha ritenuto che le differenze esistenti nel segno della società richiedente erano tali da escludere un rischio di confusione tra i due segni;

a tal fine, ha rilevato che, a livello visivo, diversi erano gli elementi che caratterizzavano tali segni (per l’esattezza, il termine «GO» nel segno della ricorrente e quello «FIT» nel segno della richiedente) e, a livello grafico, mentre l’uno era descrittivo, l’altro era complesso, in quanto la componente verbale era inserita in un cerchio ed erano

presenti due lampi stilizzati;

ha, inoltre, riscontrato differenze tra i segni a livello fonetico, avuto riguardo alla diversa collocazione dei termini verbali e alla percezione del segno della ricorrente quale espressivo di un’unica frase ( «FIT AND GO»), a differenza di quello della richiedente nel quale i due termini erano percepiti, anche in ragione del diverso carattere tipografico, in modo distinto);

infine, ha notato aspetti di diversità anche sotto il profilo concettuale;

ciò posto, si rammenta che il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie e, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (cfr. Corte Giut. CE 12 giugno 2007, causa C-334/05, P – UAMI/Shaker; Corte Giust. CE 6 ottobre 2005, causa C-120/04, RAGIONE_SOCIALE, Corte Giust. CE 22 giugno 1999, causa C-342/97, RAGIONE_SOCIALE; Corte Giust. CE 11 novembre 1997, causa C-251/95, RAGIONE_SOCIALE);
orbene, la Commissione ha proceduto all ‘esame della confondibilità dei segni in coerenza con tali principi, avendo effettuato, con riferimento sia all’aspetto visivo, sia a quello fonetico, sia a quello concettuale, una valutazione globale dei segni, valorizzando i pertinenti elementi distintivi, in quanto dotati di una capacità di destare l’attenzione del consumatore e, conseguentemente, di imprimersi nella sua memoria;

la contestata valutazione di singoli elementi dei segni in conflitto, dunque, lungi dall’essere sintomatica di una valutazione analitica degli stessi costituisce espressione della valutazione globale degli stessi che, per essere accurata, non può trascurare i relativi elementi distintivi e dominanti;

da ciò consegue che le contestazioni mosse dalla ricorrente avverso

le valutazioni operate dalla Commissione in ordine agli elementi dei segni valorizzati, in quanto ritenuti distintivi, si risolvono in critica all’ apprezzamento sulla confondibilità dei segni che non è censurabile in questa sede per violazione di legge, costituendo un giudizio di fatto (cfr. Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764; Cass. 13 marzo 2017, n. 6382);

-con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha preso in considerazione la sovrapposizione merceologica dei servizi interessati dai segni e il parametro del consumatore di riferimento;

il motivo è inammissibile, poiché investe l’omesso esame non già di fatti storici, principali o secondari, bensì di argomentazioni difensive, in quanto tali esulanti dal parametro normativo invocato;

pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 gennaio 2024.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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