Rischio di confusione marchio: no alla provenienza

Un produttore di vino tenta di registrare un marchio con un nome simile a quello di una nota azienda di liquori, sostenendo che si tratti di un’indicazione geografica. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, stabilendo che se la località è sconosciuta al pubblico, prevale il rischio di confusione marchio. La somiglianza fonetica e concettuale tra i nomi è stata ritenuta decisiva, indipendentemente dalla diversa qualità o dal prezzo dei prodotti.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 4 ottobre 2025 in Diritto Civile, Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Marchio Simile e Provenienza Geografica: Cosa Prevale? L’Analisi della Cassazione

Quando un nome può essere registrato come marchio? E se quel nome corrisponde a una località geografica? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta proprio questi temi, facendo luce sul delicato equilibrio tra la tutela dei marchi registrati e l’uso di indicazioni di provenienza. Il caso esaminato chiarisce come il rischio di confusione marchio sia un criterio fondamentale, capace di prevalere anche quando un imprenditore cerca di usare il nome della propria località di produzione. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.

I Fatti del Caso: Due Marchi a Confronto

La vicenda ha origine dalla domanda di registrazione di un marchio figurativo, contenente la componente verbale «PARADIIS», da parte di un produttore di vino e olio. A questa registrazione si è opposta una nota azienda internazionale di liquori, titolare di diversi marchi anteriori contenenti la parola “PARADIS” per prodotti della stessa classe merceologica (vino).

L’opposizione è stata accolta, ritenendo sussistente un rischio di confusione per il pubblico. Il produttore ha quindi impugnato la decisione, basando la sua difesa su due argomenti principali:

1. Il termine «PARADIIS» non era un nome di fantasia, ma la denominazione in lingua friulana di una frazione del comune in cui ha sede la sua azienda. Si tratterebbe, quindi, di un’indicazione di provenienza geografica legittima.
2. Non vi era confondibilità a causa della diversa qualità, del diverso prezzo e dei differenti mercati di sbocco dei rispettivi prodotti.

Nonostante queste argomentazioni, sia la Commissione dei Ricorsi che, in ultimo, la Corte di Cassazione hanno dato torto al produttore.

L’Indicazione Geografica Non Basta a Escludere il Rischio di Confusione Marchio

Il primo punto cruciale della decisione riguarda l’uso di nomi geografici come marchi. Il produttore sosteneva di avere il diritto di usare il nome della località in cui opera. La Cassazione, tuttavia, ha chiarito un principio fondamentale: perché un’indicazione geografica possa essere usata legittimamente senza creare confusione, essa deve essere nota a una parte significativa del pubblico di consumatori.

Nel caso di specie, è stato accertato che la frazione, denominata “Paradiso”, era conosciuta solo a livello locale e quindi priva di notorietà per il consumatore medio nazionale. Di conseguenza, il pubblico non avrebbe percepito «PARADIIS» come un’indicazione di origine, ma come un nome di fantasia, del tutto simile al già noto marchio «PARADIS» della concorrente. La Corte ha concluso che un nome geografico sconosciuto non può giustificare la creazione di un rischio di confusione marchio.

La Valutazione della Confondibilità e il Ruolo del Consumatore Medio

Il secondo motivo di ricorso si concentrava sull’assenza di confondibilità, data la differenza tra i prodotti. Anche su questo punto, la Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente. La valutazione del rischio di confusione va condotta dal punto di vista del “consumatore medio”, ovvero un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento.

Secondo i giudici, questo consumatore, pur non essendo uno sprovveduto, potrebbe non essere in grado di distinguere tra un prodotto di alta gamma e uno ordinario quando i marchi sono molto simili. La somiglianza fonetica e concettuale tra «PARADIIS» e «PARADIS» è stata ritenuta talmente forte da essere l’elemento dominante nella percezione del pubblico. La Corte ha sottolineato che, di fronte a segni quasi identici, le differenze di prezzo o qualità passano in secondo piano, poiché il consumatore potrebbe comunque essere indotto a credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate.

La Componente Grafica e la Debolezza del Marchio

Il ricorrente aveva anche sostenuto che la componente grafica del suo marchio fosse sufficiente a distinguerlo. La Corte ha ritenuto infondato anche questo punto, osservando che l’elemento verbale era chiaramente prevalente e che l’intero marchio evocava lo stesso concetto di “paradiso” del marchio anteriore. Infine, l’argomento secondo cui il marchio della controparte fosse “debole” (e quindi meritevole di una tutela meno intensa) è stato dichiarato inammissibile, in quanto sollevato per la prima volta in Cassazione.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su principi consolidati in materia di proprietà intellettuale. Il cuore della motivazione risiede nella protezione del consumatore e della funzione distintiva del marchio. Se un segno (anche se coincidente con un nome geografico) non è percepito dal pubblico come indicazione di origine ma come un nome di fantasia, la sua somiglianza con un marchio anteriore va valutata secondo i criteri ordinari. In questo caso, la quasi identità fonetica e concettuale tra i due segni verbali è stata considerata sufficiente a generare un concreto rischio di confusione marchio. La notorietà dell’indicazione geografica è, quindi, un presupposto indispensabile per poterla utilizzare senza interferire con i diritti altrui. La Corte ribadisce che la valutazione deve essere globale, tenendo conto dell’impressione complessiva suscitata dai marchi nella memoria del consumatore medio, il quale non ha la possibilità di un confronto diretto e simultaneo.

Conclusioni: Lezioni per le Imprese

Questa ordinanza offre importanti spunti pratici per le aziende che si apprestano a scegliere e registrare un nuovo marchio. Innanzitutto, è fondamentale condurre un’attenta ricerca di anteriorità per verificare l’esistenza di marchi simili. In secondo luogo, l’idea di utilizzare un nome geografico come marchio non è una scorciatoia: se la località non è ampiamente conosciuta per quel tipo di prodotto, il nome verrà trattato come un marchio di fantasia, con tutti i rischi che ne conseguono. Infine, la decisione conferma che nella valutazione del rischio di confusione, l’elemento verbale ha spesso un peso predominante, e lievi variazioni ortografiche o grafiche potrebbero non essere sufficienti a scongiurare la confondibilità.

L’uso di un nome geografico come marchio esclude sempre il rischio di confusione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, se il nome geografico è sconosciuto al grande pubblico dei consumatori, viene percepito come un nome di fantasia. Di conseguenza, se è simile a un marchio anteriore, può generare confusione e la sua registrazione può essere negata.

Prodotti con qualità e prezzo molto diversi possono comunque essere considerati in confusione?
Sì. La Corte ha stabilito che la diversa qualità e il prezzo non sono sufficienti a eliminare il rischio di confusione quando i marchi sono foneticamente e concettualmente molto simili. Il consumatore medio potrebbe essere indotto a credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate.

In un marchio complesso, quale elemento è più importante per valutare la confusione?
La valutazione è globale, ma si dà prevalenza all’elemento dominante, cioè quello che più colpisce la memoria del consumatore. Nel caso esaminato, la componente verbale («PARADIIS» vs «PARADIS») è stata ritenuta decisiva e prevalente sulla componente grafica, a causa della sua forte somiglianza.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14023 Anno 2025

Civile Ord. Sez. 1 Num. 14023 Anno 2025

Presidente: COGNOME

Relatore: COGNOME

Data pubblicazione: 26/05/2025

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14740/2024 R.G. proposto da :

COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME-) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE

-ricorrente-

contro

RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE

-controricorrente-

nonchè contro

UFFICIO ITALIANO COGNOME

-intimato- avverso SENTENZA di COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA n. 16/2024 depositata il 15/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME

FATTI DI CAUSA

RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione alla domanda di registrazione di marchio figurativo presentata in data 30 novembre 2016 da COGNOME EMILIANO, contenente, in particolare, la componente verbale « PARADIIS» per contraddistinguere i prodotti rientranti nelle classi 29 (olio d’oliva extra vergine) e 33 (vino) . L’opponente ha dedotto la confondibilità ex art. 12, comma 1, lett. d) d. lgs. n. 30/2005 (CPI) del marchio con diversi marchi anteriori registrati internazionali: a) tridimensionale registrato il 19 febbraio 2015 al n. 1248225; b) denominativo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ registrato il 31 gennaio 1964 al n. 279262A e rinnovato sino al 31 gennaio 2024; c) denominativo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ registrato il 6 gennaio 2006 al n. 877550 e rinnovato sino al 6 gennaio 2026; d) denominativo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ registrato il 3 dicembre 2010 al n. 1062163. Ha dedotto l’opponente la somiglianza dei marchi sotto il profilo visivo, fonetico e e concettuale, atta a generare confusione tra i marchi, deducendo identità quanto alla classe 33.
L ‘opposizione è stata accolta per i prodotti della classe 33 per sussistenza del rischio di confusione.

Ha proposto ricorso il COGNOME deducendo l ‘omesso esame dell’origine geografica del prodotto del richiedente a termini dell’art. 13, co. 1, lett. b) CPI, essendo la componente verbale « PARADIIS» corrispondente alla denominazione in lingua friulana della località di produzione del vino (frazione del comune di

Pocenia), nonché deducendo assenza di confondibilità tra i segni, sia in termini grafici, sia per diversità del mercato di sbocco.

La Commissione dei Ricorsi ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la Commissione che la diversa qualità dei prodotti e la differenza di prezzo non elimina il rischio di confusione tra segni distintivi. Ha, poi, evidenziato che l’apprezzamento circa la confondibilità dei segni deve tenere conto dell’effetto associativo ingenerato nel pubblico dei consumatori, ritenendo decisiva la parte verbale dei segni distintivi, non essendovi altri segni grafici significativi e, pertanto, sovrapponibili. Ha, infine, escluso la rilevanza della provenienza geografica, essendo la frazione del Comune di Pocenia priva di significanza nel pubblico dei consumatori.
Propone ricorso per cassazione il Subacchi, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’originaria società opponente intimata , la quale deposita memoria. Uno dei difensori del controricorrente ha dichiarato di rinunciare al mandato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità articolate dal controricorrente (e ribadite in memoria), non vertendosi nel caso di specie in tema di revisione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, così come risulta il ricorso risulta sufficientemente specifico in relazione ai diversi profili di censura e alle parti di sentenza impugnate.

C on il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 13, co. 1, lett. b) CPI, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il titolare del marchio possa vietare al ricorrente l’uso di una indicazione analoga relativa alla provenienza geografica. Osserva parte ricorrente che « RAGIONE_SOCIALE» è la denominazione in lingua friulana della località ove si trova l’azienda

vitivinicola del ricorrente , laddove l’associazione con il marchio anteriore dovrebbe ritenersi del tutto casuale. Nel qual caso la confondibilità non può sussistere, ad avviso del ricorrente, in relazione alla sola indicazione della denominazione geografica ma va ascritta a circostanze ulteriori, non dedotte dal titolare del marchio anteriore.

Il primo motivo è infondato. Il ricorrente censura, nella sostanza, la violazione del l’art. 21 , comma 1, lett. b) CPI, secondo cui il titolare di marchio registrato non può impedire a terzi l’uso di un marchio contenente indicazioni relative alla provenienza geografica (cfr. art. 12, par. 1, lett. b) Reg. (CE) n. 207/2009). A tale proposito va osservato che la provenienza geografica, deve essere nota al pubblico dei consumatori al fine dell’individuazione di una zona di provenienza e presuppone che lo stesso sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti e che la notorietà sia diffusa in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro, tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti della causa, e in particolare della quota di mercato coperta dal marchio, dell’intensità, dell’ambito geografico e della durata del suo uso, nonchè dell’entità degl’investimenti realizzati per promuoverlo (Cass., n. 21086/2005).
Nella specie, la Commissione ha compiuto un accertamento in fatto relativo alla circostanza che la denominazione geografica (peraltro non in lingua italiana ma in lingua friulana) fosse sconosciuta al pubblico dei consumatori, in quanto attinente a una frazione di un Comune friulano conosciuta solo localmente (« la frazione del Comune di Pocenia denominata Paradiso ha una notorietà estremamente circoscritta ed è quindi priva di significanza »).

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 1, lett. d) CPI, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto integrato il rischio di confusione per il consumatore meno avveduto tra i prodotti per effetto della confondibilità dei due segni, quale effetto della mera appartenenza dei due prodotti alla stessa classe di prodotti (n. 33), senza tenere conto della diversa qualità e del prezzo dei prodotti. Osserva parte ricorrente che la confondibilità va riferita al consumatore medio e non anche al consumatore sprovveduto e che, nel caso, di specie, non possa sussistere confusione tra prodotti indirizzati a mercati e consumatori del tutto differenti. Osserva, infine, che l’espressione « Paradiso » costituisce marchio debole, per il quale è sufficiente, ai fini della non confondibilità, una modificazione ancorché lieve. Osserva, infine, il ricorrente che il marchio ha anche una componente grafica e non solo verbale, idonea a distinguere i due marchi.
Il secondo motivo è infondato. Il riscontro del rischio che si verifichi il pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore va valutato facendo riferimento al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio è registrato (ECJ, 20 settembre 2017, The Tea Board, C673/15P, punto 92) . E’ in relazione al grado di attenzione del consumatore medio che va valutato il rischio di confusione, che varia a seconda delle caratteristiche del prodotto commercializzato, essendo tendenzialmente basso per i beni di consumo corrente ed elevato per i beni o servizi maggiormente importanti e costosi o di uso eccezionale, ovvero potenzialmente pericolosi o talmente sofisticati dal punto di vista tecnico da non poter essere apprezzati senza l’assistenza di un professionista (Cass., n. 2305/2025).
n. 14740/2024 R.G.

Il riferimento contenuto nella sentenza al « consumatore meno avveduto » deve ritenersi riferito proprio al consumatore medio, che è proprio il consumatore che non è in grado di distinguere un prodotto di alta gamma da un prodotto ordinario. Diversamente, non può ritenersi consumatore medio il consumatore particolarmente avveduto, il quale è in grado di distinguere prodotti che, benché abbiamo marchi simili, sono destinati a mercati differenti e hanno qualità non comparabili. La sentenza impugnata, pur riferendosi al consumatore meno avveduto, ha inteso riferire il rischio di confondibilità in relazione a ai consumatori diversi da quelli che, dotati di particolari informazioni, sarebbero comunque in grado di distinguere i due prodotti, così facendo corretta applicazione dei suddetti principi.
Il motivo è infondato quanto alla idoneità della componente grafica a distinguere i due marchi, trattandosi di marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile. Né si tratta, nella specie, di un marchio d’insieme, ove i vari elementi sono singolarmente privi di capacità distintiva e la capacità distintiva deriva dalla loro combinazione (Cass., n. 36862/2022). In questo caso sia il marchio verbale, sia il marchio grafico evocano il concetto di « Paradiso» , per cui la capacità caratterizzante va attribuita alla combinazione di entrambe le componenti .
Nel qual caso, la valutazione della capacità distintiva di un marchio complesso, impone al giudice di esaminare le qualità intrinseche di entrambi, nonché le loro rispettive posizioni, al fine di identificare la componente dominante (Cass., n. 22034/2023), utilizzando un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando

anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto (Cass., n. 12566/2021). Nella specie, la Commissione ha effettuato tale valutazione globale e ha dato prevalenza, all’esito di tale valutazione, alla componente verbale in entrambi i marchi ( RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ), facendo corretta applicazione dei suddetti principi.

Inammissibile è, infine, la censura relativa al marchio debole, in quanto questione nuova, implicante accertamenti in fatto, estranea alla sentenza impugnata.

Il ricorso va, pertanto rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 6 .000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/05/2025.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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