Revoca brevetto: la Cassazione rinvia la decisione

Una complessa controversia su brevetti per macchine industriali giunge in Cassazione. Durante il giudizio, i brevetti europei contestati vengono revocati dall’organo competente (EPO). Di fronte a questa novità, che modifica radicalmente lo scenario legale, la Suprema Corte decide di non pronunciarsi subito. L’ordinanza interlocutoria rinvia la causa a una pubblica udienza per approfondire le conseguenze della revoca brevetto, in particolare i suoi possibili effetti retroattivi, che potrebbero annullare le precedenti condanne per contraffazione.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

PRENOTA

02.37901052

8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Pubblicato il 13 novembre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Revoca Brevetto in Cassazione: Quando un Fatto Nuovo Sospende il Giudizio

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione mette in luce la dinamicità dei contenziosi in materia di proprietà industriale. Il caso analizzato dimostra come eventi esterni al processo, come la revoca brevetto da parte dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), possano stravolgere l’esito di una causa milionaria anche nella sua fase finale, imponendo ai giudici una pausa di riflessione.

I Fatti del Contenzioso

La vicenda ha origine da una disputa tra due aziende leader nel settore delle macchine automatiche per l’imballaggio. La società ‘Azienda Brevetti Beta S.p.A.’, titolare di tre brevetti europei, citava in giudizio le società ‘Azienda Produttrice Gamma S.p.A.’ e ‘Azienda Meccanica Alfa S.p.A.’ per la contraffazione dei suoi titoli di proprietà industriale.

Il percorso giudiziario è stato articolato:
1. Primo Grado (Tribunale di Milano): Il Tribunale, dopo una consulenza tecnica, accertava una contraffazione parziale e condannava le convenute a un risarcimento basato sul criterio della ‘giusta royalty’, quantificato in circa 231.000 euro.
2. Secondo Grado (Corte d’Appello di Milano): La Corte d’Appello riformava la decisione sul risarcimento. Ritenendo più adeguato il criterio della ‘retroversione dell’utile’, condannava le società appellanti in solido al pagamento di una somma ben più cospicua: oltre 1,1 milioni di euro.

Contro questa sentenza, ‘Azienda Meccanica Alfa S.p.A.’ proponeva ricorso per cassazione, a cui ‘Azienda Brevetti Beta S.p.A.’ rispondeva con un controricorso e un ricorso incidentale.

La Sopravvenuta Revoca dei Brevetti

Mentre la causa era pendente davanti alla Suprema Corte, si verificava un evento di fondamentale importanza: il Board of Appeal dell’EPO revocava due dei brevetti europei al centro della controversia. Uno di questi veniva successivamente convertito in modello di utilità. Questa circostanza, emersa nelle memorie difensive, cambiava radicalmente le carte in tavola.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

Di fronte a questa nuova situazione, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza interlocutoria, decidendo di non procedere alla decisione nella camera di consiglio, ma di rinviare la causa a una pubblica udienza. La ragione di tale rinvio risiede nella ‘novità della questione di diritto’.

La Corte ha ritenuto necessario un approfondimento su un punto cruciale: quali sono le conseguenze giuridiche, in sede di legittimità, della revoca brevetto che interviene in corso di causa? Il problema principale riguarda l’effetto retroattivo della revoca. Secondo l’articolo 68 della Convenzione sul brevetto europeo, la revoca implica che il brevetto e la relativa domanda sono considerati privi di effetti fin dall’origine.

Questo principio, se applicato, potrebbe travolgere le sentenze di merito che avevano accertato la contraffazione e condannato al risarcimento sulla base di un titolo di proprietà industriale che, ex post, risulta giuridicamente inesistente. Inoltre, la conversione di un brevetto in modello di utilità introduce un’ulteriore variabile da considerare.

La complessità e la novità di tali questioni hanno spinto il Collegio a optare per un rinvio, al fine di garantire un esame più approfondito in una pubblica udienza, dove il dibattito tra le parti può essere più completo.

Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione

L’ordinanza della Cassazione, pur non decidendo il merito della controversia, offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, sottolinea come i giudizi in materia di proprietà industriale siano intrinsecamente legati alle vicende amministrative dei titoli stessi. Una decisione dell’EPO può avere un impatto diretto e potenzialmente dirompente su un processo nazionale.

In secondo luogo, evidenzia la prudenza della Suprema Corte di fronte a questioni giuridiche inedite e complesse. Il rinvio a pubblica udienza non è una mera formalità, ma una scelta che riconosce la necessità di un dibattito più ampio per formare un precedente giurisprudenziale solido. Per le aziende coinvolte in cause di contraffazione, questa decisione è un monito: la validità di un brevetto non è mai scontata e deve essere monitorata costantemente, poiché il suo venir meno può azzerare l’esito di un lungo e costoso contenzioso.

Cosa accade se un brevetto viene revocato mentre è in corso una causa per la sua contraffazione in Cassazione?
La causa può essere rinviata a una pubblica udienza. La Corte di Cassazione, come in questo caso, può ritenere che la revoca costituisca una questione giuridica nuova e complessa, che necessita di un approfondimento maggiore prima di poter essere decisa.

Perché la Corte di Cassazione ha deciso di rinviare il caso invece di emettere una sentenza?
La Corte ha rinviato il caso per via della ‘novità della questione di diritto’. L’intervenuta revoca dei brevetti e la conversione di uno di essi in modello di utilità hanno modificato il fondamento giuridico della controversia, sollevando questioni complesse sugli effetti retroattivi che meritano un’analisi approfondita in una pubblica udienza.

Qual è il fondamento giuridico dell’effetto retroattivo della revoca di un brevetto europeo?
La Corte fa riferimento all’articolo 68 della Convenzione sul brevetto europeo. Questa norma stabilisce che, in caso di revoca, la domanda di brevetto e il brevetto che ne deriva sono considerati privi, fin dall’inizio, degli effetti previsti dagli articoli 64 e 67 della stessa Convenzione.

Testo del provvedimento

Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9506 Anno 2024

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9506 Anno 2024

Presidente: COGNOME NOME

Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 09/04/2024

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 28030 R.G. anno 2020 proposto da:

RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME , domiciliata presso quest’ ultimo;

ricorrente

contro

RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliata presso gli ultimi due;

contro

ricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 1094/2020 depositata il 14 maggio 2020 della Corte di appello di Milano.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.

LA CORTE OSSERVA

1. RAGIONE_SOCIALE è titolare dei seguenti brevetti di invenzione: NUMERO_DOCUMENTO (NUMERO_DOCUMENTO) , NUMERO_DOCUMENTO (EP NUMERO_DOCUMENTO) ed P_IVA (CODICE_FISCALE NUMERO_DOCUMENTO) , tutti afferenti ad una macchina astucciatrice.

RAGIONE_SOCIALE ha venduto a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE cinque linee di imballaggio che comprendevano anche la macchina astucciatrice, incorporante, secondo quanto sostenuto da RAGIONE_SOCIALE 1, anche i trovati di cui ai brevetti sopra menzionati.

2. Dopo un procedimento di descrizione introdotto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano la titolare dei brevetti, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dei titoli di proprietà industriale in questione, di accertare che la macchina astucciatrice oggetto di vendita non interferiva con l’ambito di protezione delle suddette privative e di condannare la convenuta a risarcire i danni che avevano subito a causa dell’iniziativa cautelare di RAGIONE_SOCIALE.

Con successivo atto di citazione RAGIONE_SOCIALE 1, a sua volta, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, oltre che RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di accertare la contraffazione delle privative di cui è causa e gli atti di concorrenza sleale posti in essere in proprio danno, con pronuncia, a carico delle convenute, di inibitoria e di condanna al risarcimento del danno.

Le due cause, in cui si sono costituite le parti convenute in giudizio, sono state riunite . Dopo l’esperimento di una consulenza tecnica brevettuale, il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza non definitiva con cui: ha accertato la validità della porzione italiana del brevetto TARGA_VEICOLO, la nullità parziale (relativamente alle rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, e 15) della porzione italiana del brevetto TARGA_VEICOLO e la valid ità della porzione italiana del brevetto TARGA_VEICOLO; ha accertato la contraffazione posta in essere con riguardo ad alcune rivendicazioni di TARGA_VEICOLO e di TARGA_VEICOLO; ha disposto l’inibitoria della prosecuzione e della
reiterazione della produzione, commercializzazione, importazione, esportazione e pubblicizzazione, anche a mezzo della rete internet, e vendita della macchina della società RAGIONE_SOCIALE ritenuta in contraffazione e di ogni altro macchinario, commercializzato anche con diversa sigla, che implementasse le caratteristiche delle rivendicazioni contraffatte, disponendo, al riguardo, una penale per ogni successiva violazione e per ogni giorno di ritardo nella cessazione delle vietate condotte; ha respinto le altre domande..
A seguito di consulenza contabile, lo stesso Tribunale ha pronunciato, poi, sentenza definitiva con cui ha condannato NOME e NOME al risarcimento del danno: danno liquidato in euro 231.652,00, oltre rivalutazione e interessi.

Nei confronti delle due sentenze hanno proposto appello sia RAGIONE_SOCIALE che le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.

Con sentenza del 14 maggio 2020 la Corte di appello di Milano ha riformato, per quanto qui rileva, il capo della sentenza definitiva relativo alla liquidazione del danno; ha ritenuto che sul punto dovesse trovare applicazione non già il criterio della giusta royalty , ma quello della retroversione dell’utile , e ha condannato NOME e NOME, in solido, al pagamento della somma di euro 1.107.196, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore di RAGIONE_SOCIALE.

– Avverso quest’ultima pronuncia ricorre per cassazione, con sei motivi, RAGIONE_SOCIALE resiste con un controricorso in cui è svolto un ricorso incidentale basato su cinque motivi. Sono state depositate memorie.

─ Nelle rispettive memorie ex art. 380bis .1 le parti hanno dato atto che i brevetti europei TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO sono stati revocati dal RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE nella pendenza del presente giudizio di legittimità e che il secondo è stato convertito in modello di utilità.

Reputa il Collegio che a fronte di tale nuova situazione si imponga di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, onde trattarlo in pubblica udienza:

ciò in considerazione della novità della questione di diritto vertente sul rilievo che può assumere in sede di legittimità l’interven uto mutamento di uno dei titoli di proprietà industriale di cui si dibatte (che non è più il brevetto di invenzione azionato avanti al Giudice di merito, ma il modello di utilità attualmente in essere).

Il rinvio si giustifica anche in vista della pronuncia sulla Request for petition for review di cui, a mente di quanto dedotto nelle memorie, è stato investito l’ Enlarged RAGIONE_SOCIALE od RAGIONE_SOCIALE dell’EPO : e ciò avendo riguardo agli effetti derivanti della definitiva statuizione circa la validità o nullità di EP NUMERO_DOCUMENTO, posto che, come è noto, a norma dell’art. 68 della Convenzione sul brevetto europeo, in caso di revoca della privativa, la domanda e il brevetto che ne è risultato sono considerati fin dall’inizio privi degli effetti di cui agli articoli 64 e 67.

P.Q.M.

La Corte

rinvia la causa a nuovo ruolo perché sia trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.