Onere di allegazione brevetto: la Cassazione chiarisce

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di appello in materia di brevetti. Il caso riguardava la presunta nullità di due brevetti per mancanza di altezza inventiva. La Corte d’Appello aveva respinto il ricorso del titolare del brevetto, imponendogli un onere di allegazione brevetto non previsto dalla legge, ovvero quello di indicare specificamente nel testo i passaggi che descrivevano il problema tecnico e la soluzione. La Cassazione ha stabilito che il giudice ha il dovere di interpretare autonomamente il brevetto, avvalendosi di tutta la documentazione, per identificare il problema tecnico, senza che sul titolare gravi un tale onere specifico. L’onere di provare la nullità spetta a chi la eccepisce, in virtù della presunzione di validità del titolo.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

PRENOTA

02.37901052

8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Pubblicato il 31 agosto 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Onere di Allegazione nel Contenzioso Brevettuale: La Cassazione Fa Chiarezza

L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto industriale, relativo all’onere di allegazione brevetto in un giudizio di nullità. Quando un’azienda si difende dall’accusa di contraffazione sostenendo la nullità del brevetto altrui, su chi ricade il compito di dimostrare i requisiti di validità? La Suprema Corte fornisce un’interpretazione fondamentale, stabilendo che il giudice deve valutare autonomamente la documentazione brevettuale, senza imporre al titolare del brevetto oneri formali non previsti dalla legge.

Il Caso: Dalla Contraffazione alla Dichiarazione di Nullità

Una società titolare di due brevetti europei per teste di trivellazione avviava una causa per contraffazione contro un’azienda concorrente. Quest’ultima, per difendersi, chiedeva in via riconvenzionale che i brevetti fossero dichiarati nulli per mancanza di altezza inventiva.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda della convenuta: dichiarava la nullità dei brevetti, riqualificandoli come modelli di utilità, ma la cui protezione decennale era già scaduta. Di conseguenza, escludeva la contraffazione.

La Decisione della Corte di Appello e l’Onere di Allegazione Brevetto

La società titolare dei brevetti impugnava la decisione dinanzi alla Corte di Appello. Tuttavia, i giudici di secondo grado confermavano la sentenza, ma sulla base di un principio procedurale molto rigido. Essi sostenevano che, per contestare la sentenza di nullità, la società appellante avrebbe dovuto indicare in modo specifico, nel proprio atto di appello, quali parti della descrizione e delle rivendicazioni del brevetto individuassero il problema tecnico da risolvere e le modalità della sua soluzione. In assenza di questa specifica allegazione, l’appello è stato ritenuto infondato. In pratica, la Corte d’Appello ha posto a carico del titolare del brevetto un preciso onere di allegazione brevetto come requisito formale per poter affermare l’originalità dell’invenzione.

La Sentenza della Cassazione: I Principi sull’Onere di Allegazione Brevetto

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società titolare, cassando la sentenza d’appello. La decisione si fonda su principi cardine del diritto brevettuale e processuale.

Il Ruolo Autonomo del Giudice nell’Interpretazione del Brevetto

La Cassazione ha chiarito che l’interpretazione del testo brevettuale spetta al giudice. Questi deve procedere autonomamente all’individuazione del problema tecnico che l’invenzione intende risolvere e delle caratteristiche che la contraddistinguono. Per farlo, il giudice deve utilizzare l’intera documentazione disponibile: le rivendicazioni definiscono l’ambito della protezione, ma la descrizione e i disegni sono strumenti essenziali per interpretarle correttamente, alla luce delle conoscenze di un tecnico medio del settore. Non è quindi necessario che sia la parte a indicare i passaggi specifici.

La Presunzione di Validità e l’Inversione dell’Onere della Prova

La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 121 del Codice della Proprietà Industriale, i titoli di proprietà industriale godono di una presunzione di validità. Ciò significa che l’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo incombe su chi impugna il brevetto, non sul suo titolare. La decisione della Corte d’Appello, imponendo al titolare un onere di allegazione così specifico per difendere la validità del proprio brevetto, aveva di fatto operato un’errata inversione dell’onere della prova, violando un principio fondamentale.

Le Motivazioni della Suprema Corte

Le motivazioni della Corte di Cassazione si concentrano sull’errata applicazione dei principi processuali da parte dei giudici di merito. La Corte territoriale ha errato nel creare un requisito formale – l’allegazione specifica del problema tecnico nel corpo del brevetto – che non è previsto dalla normativa. L’individuazione del problema tecnico è parte integrante del giudizio di validità che il giudice deve compiere d’ufficio, basandosi sulla documentazione agli atti e sulle conoscenze tecniche del settore. Imporre al titolare del brevetto tale onere significa negare la presunzione di validità e addossargli un compito che spetta, invece, a chi contesta la validità del titolo.

Le Conclusioni

La sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per il contenzioso in materia di brevetti. Stabilisce con chiarezza che il titolare di un brevetto, quando si difende da un’azione di nullità, non è tenuto a soddisfare specifici e formali oneri di allegazione per dimostrare l’altezza inventiva. Spetta al giudice, attraverso un’analisi completa della documentazione brevettuale, e alla parte che eccepisce la nullità, fornire la prova contraria alla presunzione di validità. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte di Appello per un nuovo esame che tenga conto di questi principi.

A chi spetta l’onere di provare che un brevetto è nullo?
L’onere di provare la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale incombe sempre sulla parte che impugna il titolo, in virtù della presunzione legale di validità di cui gode il brevetto registrato.

In un appello contro una sentenza che dichiara nullo un brevetto, il titolare deve indicare specificamente dove si trovano il problema tecnico e la soluzione nella documentazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che non grava sul titolare del brevetto uno specifico onere di allegazione per indicare i passaggi testuali che descrivono il problema tecnico e la soluzione. L’individuazione di tali elementi è un compito che il giudice deve svolgere autonomamente.

Come deve essere interpretato un brevetto dal giudice?
Il giudice deve interpretare il brevetto muovendo dal testo delle rivendicazioni, ma utilizzando anche la descrizione e i disegni come strumenti esplicativi per chiarire e circostanziare l’oggetto della protezione, secondo la prospettiva di un tecnico medio del settore.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17134 Anno 2025

Civile Ord. Sez. 1 Num. 17134 Anno 2025

Presidente: COGNOME

Relatore: COGNOME

Data pubblicazione: 25/06/2025

Oggetto: brevetto

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3747/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME

– ricorrenti –

contro

RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1031/2023, depositata il 6 novembre 2023.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME

RILEVATO CHE:

la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 6 novembre 2023, di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le domande di contraffazione delle frazioni italiane dei brevetti EP 1 725 737 (denominato «testa di trivellazione con schermo di protezione») ed EP 2 035 652 (denominato «testa di trivellazione con nuova cuffia di protezione») dalle medesime avanzate nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di quest’ultima , aveva dichiarato la nullità dei predetti titoli brevettuali;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità dei brevetti per difetto di altezza inventiva e aveva riqualificato gli stessi quali modelli di utilità, la cui protezione, tuttavia, risultava essere scaduta per decorso del termine decennale di cui all’art. 85 c.p.i.;

ha aggiunto che il Tribunale aveva, poi, escluso la contraffazione dei modelli di utilità, così come riqualificati i titoli di privativa azionati dalle attrici, in difetto della prova della commercializzazione di macchine rientranti nell’ambito delle pri vative tutelate nel periodo di validità delle stesse (ossia, sino al 2016), emergendo dagli atti allegazioni di condotte di asserita contraffazione solo per il periodo successivo;

ha, quindi, confermato la decisione gravata;

il ricorso è affidato a sei motivi;

resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;

le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione o falsa

applicazione dell’ art. 121 c.p.i., per aver la sentenza impugnata posto a carico del titolare del brevetto oneri di allegazione in appello, in caso di sentenza di nullità del trovato, diversi e maggiori da quelli già assolti in primo grado e discendenti dalla presunzione ex lege di validità del brevetto;

censurano, in particolare, la decisione di appello nella parte in cui ha ritenuto che il gravame non fosse accoglibile in quanto privo del l’allegazione del problema tecnico, nonché delle modalità della sua soluzione, e che tale allegazione in appello rappresentava un requisito formale per poter affermare l’originalità dell’invenzione negata dal primo giudice;

evidenziano, comunque, che gli oneri di allegazione -da ritenersi immutati tra primo e secondo grado -erano stati soddisfatti sin dall’atto di citazione dinanzi al Tribunale e che la stessa sentenza di primo grado, nonché la relazione del consulente tecnico d’ufficio nominato in quella sede, avevano chiaramente individuato il problema tecnico dei brevetti azionati;

con il secondo motivo deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 12 cod. proc. civ., per ultrapetizione in ordine alla questione della rilevata insufficiente descrizione dei brevetti azionati;

sostengono, in proposito, che laddove la Corte territoriale, con i rilievi interessati dal motivo precedente, avesse ritenuto i brevetti nulli per insufficiente descrizione, sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione, atteso che tale ragione di nullità dei brevetti non era stata fatta valere dalla convenuta;

aggiungono che qualora, in ogni caso, si ritenesse che l’indagine sul dedotto difetto di novità dei brevetti implicasse l’accertamento dell’esistenza di una sufficiente descrizione degli stessi, ciò non comportava l’insorgenza di un a specifica attività asserita sul punto a carico del titolare;

con il terzo motivo si dolgono della nullità della sentenza impugnata

per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, n. 4, cod. proc. civ., e 118, disp. att., cod. proc. civ. in relazione alle inconcilianti e contradditorie affermazioni con cui, da un lato, nega che il titolo brevettuale EP ‘ 737 contenga riferimento (testuale) al problema tecnico e alla soluzione indicati dall’appellante e, dall’altro, se ne riporta i contenuti, tanto da ritenerli parte della prior art indicata dagli stessi brevetti di causa;

con il quarto motivo lamentano la nullità della decisione per violazione de ll’art. 115 cod. proc. civ., per travisamento del contenuto oggettivo del testo dei brevetti azionati;

con il quinto motivo criticano la decisione di appello per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. 132, n. 4, cod. proc. civ., e 118, disp. att., cod. proc. civ., in relazione alla assenza di motivazione sul punto della ritenuta appartenenza alla prior art delle soluzioni brevettate;

con l’ultimo motivo deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 82 c.p.i. e/o la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. 132, n. 4, cod. proc. civ., e 118, disp. att., cod. proc. civ., in relazione alla affermazione secondo la quale le due soluzioni diverse, realizzate con diversi oggetti e meccanismi, ad un medesimo problema tecnico (nel caso di specie, rispettivamente, l’ utilizzo di uno schermo rigido e l’ impiego di un telo) rappresentino l’un a il mo dello di utilità rispetto all’altr a;
il primo motivo è fondato;

la Corte territoriale, nel dare atto che le appellanti avevano aggredito la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso l’altezza inventiva, illustrando le ragioni a sostegno della doglianza articolata, ha rilevato che le appellanti medesime avevano omesso di «fare, sostanzialmente, specifico riferimento al contenuto delle rivendicazioni dei due suddetti brevetti, dal quale contenuto tale altezza inventiva deve necessariamente emergere, giacché è il brevetto che deve

indicare in modo chiaro il problema tecnico da risolvere quale suo requisito formale imprescindibile»;

ha aggiunto, in proposito, che «Al cospetto di una sentenza che nega l’altezza inventiva del trovato l’impugnante deve necessariamente allegare quale parte della descrizione e delle rivendicazioni del brevetto individui specificamente il problema tecnico da risolvere e le modalità della sua risoluzione perché ciò rappresenta quel requisito formale per poter affermare l’originalità dell’invenzione negata dal primo giudice . Se in sede di impugnazione non si allega il problema tecnico per come specificamente individuato nella Descrizione brevettuale … non risulta accoglibile, ex art. 48, 51, 1°c., e 52 CPI, l’impugnazione (della sentenza che ha negato l’altezza inventiva) il cui presupposto è rappresentato proprio dall’allegazione della descrizione, nel corpo del brevetto, del problema tecnico da risolvere e delle sua modalità di risoluzione»;
ha, quindi, osservato che «I riferimenti degli appellanti allo specifico contenuto del brevetto, invece, non risultano in alcun modo puntuali ed articolati e non sono idonei a suffragare la fondatezza dei motivi di appello», giacché la mancata individuazione del problema tecnico affrontato dai brevetti non consentiva di poter apprezzare il dedotto gradiente dell’attività inventiva ;

il primo motivo è fondato;

giova rammentare che l’art. 69, primo comma, Convenzione sul Brevetto Europeo stabilisce che «I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per interpretare le rivendicazioni»;

-l’art. 1 del Protocollo relativo all’interpretazione dell’articolo 69 (concluso a Monaco il 29 settembre 2000) chiarisce che tale articolo non va inteso né nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal solo senso stretto e letterale del

testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle rivendicazioni, né che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttiva e che la protezione si estende anche a ciò che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere: la norma deve invece essere intesa nel senso che definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo un’equa pro tezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi;
-l’individuazione dell’ambito di protezione del brevetto deve, dunque, muovere dal testo delle rivendicazioni, le quali vanno interpretate avendo riguardo anche alla descrizione e ai disegni quali strumenti esplicativi (cfr. Corte di appello del Tribunale dei brevetti europei, sentenza del 26 febbraio 2024, /2023);

in coerenza con tale principio è stato affermato, anche con riferimento ai brevetti nazionali, che la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinare l’ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione, in particolare nei casi in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l’oggetto della rivendicazione stessa (cfr. Cass. 1° febbraio 2023, n. 3013; Cass. 4 settembre 2019, n. 22079; Cass. 5 marzo 2019, n. 6373);
-l’interpretazione del testo brevettuale, da con dursi secondo la lente del tecnico medio del ramo e delle conoscenze generali delle quali dispone e secondo criteri identici sia nei giudizi di validità sia in quelli di contraffazione, spetta al giudice e , avendo a oggetto l’accertamento della sussistenza e dell’ampiezza di diritti, non richiede una specifica allegazione o prova del titolare del brevetto;

ne consegue che il giudice deve procedere autonomamente alla individuazione sia del problema tecnico che la soluzione inventiva oggetto del brevetto mira a risolvere, sia delle singole caratteristiche che contraddistinguono tale soluzione inventiva;

una siffatta conclusione, che nega alcun onere specifico di allegazione e di prova per il destinatario di una domanda o eccezione di nullità del brevetto, trova riscontro presunzione di validità che, ai sensi dell’art. 121, primo comma, c.p.i., assiste i titoli di proprietà industriale, in forza della quale, salvo il caso di decadenza per non uso, l ‘ onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo;

la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi in quanto ha posto a carico del titolare del brevetto uno specifico onere di allegazione del problema tecnico, comprensivo della indicazione del passaggio del testo brevettuale che lo rivelerebbe, che non gravava sul medesimo, atteso che l’ individuazione di tale problema tecnico andava, invece, compiuta in via indipendente dal giudice alla luce della documentazione brevettuale agli atti e alle conoscenze della persona esperta del ramo;
sostiene la Procura Generale che la Corte d’appello, nonostante alcune «incongruità», avrebbe provveduto alla individuazione del problema tecnico, laddove, alla pag. 17, ha affermato che «il problema tecnico è da individuarsi nell’adottare forme di contenimento dei detriti e dei rumori»;

-l’assunto non appare corretto, in quanto il richiamato passaggio si riferisce alla motivazione espressa dal Tribunale, riportata dalla Corte di appello dalla quale, peraltro, quest’ultima sembra, sia pure implicitamente, prendere le distanze nel momento in cui evidenzia che nella descrizione non vi era prova che tale fosse il problema tecnico sotteso all’invenzione brevettata, benché allegato dagli appellanti e rilevato nella consulenza tecnica disposta in primo grado;

parte controricorrente osserva che la presunzione di validità di cui all’art. 121, primo comma, c.p.i. è riconducibile alla categoria delle presunzioni legali c.d. relative o semplici e, dunque, può quindi essere superata dalla prova della sussistenza delle cause di invalidità fornita dal soggetto che allega la nullità del titolo;

in proposito, si osserva che l’errore fondatamente denunciato dalle ricorrenti investe l’applicazione nei loro confronti di un indebito onere di allegazione e prova, per cui le questioni relative alla natura semplice della presunzione di validità del titolo e alla possibilità di vincere tale presunzione non sono concludenti, non essendo in oggetto l’applicazione delle regole in tema di efficacia dell a richiamata presunzione legale;

con distinta linea argomentativa la controricorrente deduce, poi, che la Corte di appello, lungi dal rigettare il gravame per mancato assolvimento da parte delle appellanti dell’onere di individuare il problema tecnico , avrebbe disatteso l’impugnazione per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in relazione alla mancata formulazione di specifici motivi d’appello avverso la sentenza di primo grado ;

-tale tesi non appare persuasiva, in quanto dall’esame della sentenza si evince che la Corte di appello ha rigettato il gravame nel merito e non già per l’esistenza della prospettata causa di inammissibilità;

il secondo motivo è inammissibile;

la doglianza muove dall’assunto che la Corte territoriale abbia respinto l’appello sul fondamento della ritenuta invalidità dei brevetti azionati per insufficiente descrizione;

tale assunto, tuttavia, non trova conferma nella sentenza impugnata, la quale, come già evidenziato, ha ritenuto nulli i brevetti per difetto di altezza inventiva, per cui la censura difetta della necessaria concludenza;

-all’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento dei motivi residui, in quanto vertenti su questioni strettamente dipendenti;

la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 maggio 2025.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.