Marchio notorio: la valutazione della prova in Cassazione

Una holding, titolare di un marchio notorio costituito da una lettera stilizzata, si opponeva alla registrazione di un marchio simile da parte di un’altra società. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Essi avevano stabilito che l’uso isolato del segno, e quindi la sua autonoma capacità distintiva, non era stato sufficientemente provato, rendendo infondata la richiesta di tutela per marchio notorio.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

PRENOTA

02.37901052

8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Pubblicato il 13 novembre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Marchio Notorio e Prova d’Uso: la Cassazione Fissa i Limiti

La tutela di un marchio notorio rappresenta un pilastro fondamentale nel diritto della proprietà intellettuale, offrendo una protezione che va oltre i confini dei prodotti o servizi per cui è registrato. Ma cosa succede quando la notorietà è legata a un singolo segno, come una lettera stilizzata, che viene quasi sempre utilizzato insieme ad altri elementi verbali? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti del sindacato di legittimità in materia di valutazione delle prove, chiarendo quando l’apprezzamento del giudice di merito diventa insindacabile.

I Fatti di Causa: Dalla Registrazione all’Opposizione

La vicenda trae origine dall’opposizione presentata da una holding internazionale contro la domanda di registrazione di un marchio italiano da parte di una società concorrente. La holding sosteneva che il nuovo marchio fosse in conflitto con il proprio segno distintivo, costituito da una lettera ‘e’ stilizzata, che riteneva godere dello status di marchio notorio.

L’Ufficio italiano brevetti e marchi, tuttavia, respingeva l’opposizione. Successivamente, anche la Commissione dei ricorsi confermava tale decisione, disattendendo il ricorso della holding.

La Decisione della Commissione dei Ricorsi

Il nucleo della decisione dei giudici di merito risiedeva nell’analisi delle prove documentali. La Commissione ha osservato che le prove fornite dalla holding dimostravano un uso del segno quasi esclusivamente in abbinamento al nome verbale della società o ad altre espressioni. Raramente la lettera ‘e’ stilizzata veniva utilizzata in modo isolato per identificare i servizi dell’azienda.

Di conseguenza, la Commissione concludeva che la lettera, di per sé, non possedeva quella valenza autonoma e quella reputazione rafforzata tipiche del marchio notorio. Il suo carattere distintivo era considerato di grado normale e strettamente legato alla particolare configurazione grafica, non alla lettera in sé. Il marchio della società concorrente, d’altro canto, era stato ritenuto sufficientemente diverso, tanto da escludere rischi di confusione per i consumatori.

L’Analisi della Cassazione sul marchio notorio e la prova

Contro questa decisione, la holding ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il travisamento della prova. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, offrendo importanti chiarimenti sui limiti del proprio potere di revisione.

Il Divieto di Rivalutazione del Merito

La Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio. Il suo scopo non è riesaminare i fatti e valutare nuovamente le prove, ma controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.

Nel caso specifico, la ricorrente non lamentava l’omessa valutazione di una prova decisiva, ma contestava l’apprezzamento globale che la Commissione aveva fatto dei documenti. La Corte ha sottolineato che scegliere quali prove ritenere più convincenti e attribuire loro un determinato peso è un’attività riservata al giudice del merito. L’affermazione della Commissione secondo cui il segno ‘e’ si trovava «raramente isolato» è un perfetto esempio di apprezzamento di fatto, che non può essere messo in discussione in sede di legittimità.

La Notorietà del Marchio a Livello Unionale

Un altro punto sollevato dalla ricorrente riguardava la presunta notorietà del suo marchio in un altro Stato membro dell’Unione Europea, che avrebbe dovuto, a suo dire, estendere la tutela anche in Italia. La Cassazione ha respinto anche questa argomentazione, notando che la sentenza impugnata non contraddiceva i principi del diritto unionale e che, in ogni caso, l’accertamento sull’uso combinato del segno (la lettera ‘e’ insieme al nome) non era stato limitato al solo territorio italiano.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte ha motivato l’inammissibilità del ricorso sulla base della sua non aderenza alla sentenza impugnata. Le censure mosse dalla ricorrente si traducevano, in sostanza, in una richiesta di riesaminare il merito della controversia e di fornire una diversa interpretazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Il giudice di merito ha il potere esclusivo di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e scegliere quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, se coerentemente motivato, è sottratto al sindacato di legittimità.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale per chi agisce in giudizio a tutela dei propri marchi: la prova dell’uso effettivo e autonomo di un segno è cruciale per poterne rivendicare la notorietà. Non è sufficiente che un elemento del marchio sia iconico se, nella prassi commerciale, esso viene sistematicamente accompagnato da altri elementi, come il nome della società. Per ottenere la tutela estesa del marchio notorio, è necessario dimostrare che il pubblico riconosce quel singolo segno, in modo isolato, come proveniente da una determinata impresa. Inoltre, la pronuncia conferma che la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio, salvo i ristretti casi di omesso esame di un fatto decisivo o di motivazione manifestamente illogica.

Quando un segno distintivo, come una singola lettera, può essere considerato un marchio notorio autonomo?
Secondo la decisione, un segno può essere considerato autonomamente notorio solo se le prove dimostrano un suo uso estensivo e isolato, tale da renderlo di per sé riconoscibile dal pubblico come indicatore dell’origine imprenditoriale, senza la necessità di essere accompagnato da altri elementi verbali o figurativi.

È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta da un giudice di merito?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, né la scelta di attribuire maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre. Il suo sindacato è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e alla logicità della motivazione.

La notorietà di un marchio in un altro Stato dell’Unione Europea garantisce automaticamente la sua tutela in Italia?
Non automaticamente. Sebbene il diritto unionale preveda una tutela per i marchi noti in una parte sostanziale del territorio dell’UE, nel caso specifico la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata non violasse tale principio, in quanto l’accertamento sull’uso non isolato del segno non era stato limitato al solo territorio italiano, rendendo la censura non pertinente alla motivazione della sentenza.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9550 Anno 2024

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9550 Anno 2024

Presidente: COGNOME NOME

Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 09/04/2024

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7645 R.G. anno 2023 proposto da:

RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;

ricorrente

contro

RAGIONE_SOCIALE NOME e NOME, domiciliata presso l’avvocato

, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME; controricorrente

nonché contro

RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE ;

intimato

avverso la sentenza n. 2/2023 depositata il 6 febbraio 2023 della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’ RAGIONE_SOCIALE.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.

FATTI DI CAUSA

L’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE contro la registrazione del RAGIONE_SOCIALEo denominativo e figurativo di cui alla domanda n. NUMERO_DOCUMENTO depositata da RAGIONE_SOCIALE per i servizi RAGIONE_SOCIALE classi 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44 e 45.

RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso che la Commissione dei ricorsi ha disatteso con sentenza del 6 febbraio 2023.

La Commissione ha condiviso, in sintesi, l’accertamento dell ‘esaminatore ; come ricordato nella sentenza impugnata, questi aveva ritenuto che le prove documentali dirette a comprovare l’ uso estensivo della notorietà dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE «riguardavano essenzialmente l’uso del segno denominativo RAGIONE_SOCIALE e non il simbolo di cui si discute in questa sede, costituito unicamente da una ‘e’ stilizzata in carattere minuscolo attraversata da una linea orizzontale corrente su sfondo verde o in negativo». Secondo la Commissione, la suddetta lettera alfabetica non assumeva autonoma valenza nella circolazione commerciale, accompagnandosi, per lo più, al termine «RAGIONE_SOCIALE», o ad altre espressioni verbali. Correttamente, pertanto, ad avviso del Giudice del merito, l’esaminatore aveva escluso nella lettera «e» «un connotato rafforzato proprio del segno che gode di reputazione»: esso presentava «il carattere intrinsecamente distintivo di grado normale, con ogni conseguenza sulla più limitata estensione di
tutela». La Commissione ha inoltre evidenziato che, mentre la capacità distintiva dei RAGIONE_SOCIALE registrati dalla ricorrente risiedeva nella particolare configurazione grafica della lettera «e», il nucleo individualizzante del segno di RAGIONE_SOCIALE era rappresentato da una «separata scritta su doppia riga di derivazione patronimica»: onde il confronto tra i due segni dava conto di una ragionevole diversità, tale da impedire rischi confusori per la clientela.

Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione, con un solo motivo, RAGIONE_SOCIALE; resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. -La ricorrente denuncia per cassazione la violazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i. derivante dalla violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento della prova. Il motivo ruota, anzitutto, intorno ad alcuni documenti comprovanti l’uso del segno, i quali smentirebbero l’affermazione della Commissione circa l’abbinamento della lettera «e» con altre parole. Il mezzo si fonda, inoltre sull’assunto per cui «risulta inequivocabilmente dagli atti di causa la notorietà del segno presso altro Stato membro dell’Unione, sicché in violazione di legge l’impugnata sentenza nega la tutela spettante al RAGIONE_SOCIALEo notorio di cui è provata la conoscenza e l’associazione al titolare in una parte non irrilevante della platea nazionale dei consumatori».
2. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c.: ma in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione di tale norma occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della stessa, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è
inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016). D ‘altro canto, la stessa società istante evoca una giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14 febbraio 2020, n. 3796, richiamata da Cass. 7 febbraio 2023, n. 3647) che valorizza l’ipotesi dell ‘ informazione probatoria su un punto decisivo, acquisito e non valutata, che metta in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice del merito. Tuttavia, e indipendentemente da ogni ulteriore rilievo, un tale richiamo non si attaglia alla fattispecie, posto che in questa sede non viene in gioco una informazione probatoria non esaminata, ma un apprezzamento globale dei documenti prodotti, che la Commissione ha effettuato e che la ricorrente mostra di non condividere. E’ sintomatico, al riguardo, che il Giudice del merito osservi che il segno «e» solo «raramente si trova isolato nel contraddistinguere i servizi rivendicati»: rilievo -questo – perfettamente compatibile con l’affermata esistenza di scritti, prodotti in giudizio, rappresentativi di quanto dedotto dalla ricorrente stessa (e cioè di documenti in cui la lettera «e» non risulterebbe accompagnata da altri segni verbali o figurativi). Dopodiché, occorre rammentare che l’esame e la valutazione dei documenti di causa, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (per tutte: Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056); infatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito
della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 22 novembre 2023, n. 32505; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097).

Né appare concludente l’evocazione del principio, espresso dalla giurisprudenza unionale, sulla tutela ex art. 4.3 della dir. 2008/95/CE del RAGIONE_SOCIALEo comunitario che abbia già acquisito una notorietà in una parte sostanziale del territorio dell’Unione europea, ma non presso il pubblico pertinente dello Stato membro in cui è stata richiesta la registrazione del RAGIONE_SOCIALEo nazionale posteriore oggetto dell’opposizione : tutela operante laddove risulti che una parte non irrilevante dal punto di vista commerciale di detto pubblico conosce il suddetto RAGIONE_SOCIALEo e stabilisce un nesso tra questo e il RAGIONE_SOCIALEo nazionale posteriore (Corte giust. UE 3 settembre 2015, Iron RAGIONE_SOCIALE kft , C-125/14). L’istante asserisce, in sostanza, che, alla stregua di tale principio, non possa negarsi rilevanza, neppure implicitamente, alla notorietà e comunque al rafforzamento del proprio RAGIONE_SOCIALEo nel Regno Unito, oltre che alla conoscenza di esso da parte di una porzione non irrilevante dei consumatori italiani. Tuttavia, la sentenza impugnata anzitutto non contiene alcun enunciato che contraddica quanto affermato dalla Corte di giustizia. Inoltre, l’accertamento di un uso del segno «e» associato ad altri elementi distintivi non è stato circoscritto dalla Commissione alle modalità di impiego del RAGIONE_SOCIALEo in Italia, come pare supporre la ricorrente. Sotto tali profili la censura non presenta aderenza alla sentenza impugnata e tanto destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (in tema, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910
-Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.