Concorrenza sleale tra pasticcerie

Un’ordinanza del Tribunale di Napoli affronta un caso di imitazione di un marchio storico nel settore della pasticceria. La decisione si concentra sul concetto di marchio forte, riconoscendo la piena tutela al titolare originale e inibendo l’uso del segno simile da parte del concorrente. Il giudice ha ritenuto che la riproduzione del patronimico, cuore del marchio anteriore, costituisse una violazione, ordinando la cessazione immediata dell’attività illecita e la rimozione di insegne e materiali promozionali.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 19 gennaio 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Marchio Forte vs. Imitazione: Il Tribunale Tutela la Tradizione

Il confine tra ispirazione e imitazione nel mondo del commercio è spesso sottile, ma la legge sui marchi traccia una linea netta, soprattutto quando si parla di marchio forte. Una recente ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, offre un chiaro esempio di come la giustizia intervenga per proteggere la reputazione e l’identità di un’azienda storica. Il caso mette in luce la robusta tutela accordata a un marchio forte, anche di fronte a tentativi di contraffazione che aggiungono elementi differenziali minimi.

I Fatti di Causa

La vicenda vede contrapposte due attività di pasticceria. Da un lato, una società storica, titolare fin dal 1994 di un marchio registrato (ma in uso da molto prima) per la produzione e vendita di dolci tipici. Il suo marchio è complesso: contiene un patronimico, un’immagine stilizzata del golfo di Napoli, note musicali e uno slogan celebre. Dall’altro lato, due imprenditori che avviano una nuova pasticceria a poche centinaia di metri di distanza, utilizzando un marchio e un’insegna quasi identici. Il nuovo marchio riproduce il medesimo patronimico e adotta una grafica simile, generando un evidente rischio di confusione per la clientela. La società storica, vedendo minacciata la propria notorietà e il proprio avviamento commerciale, ha agito in via d’urgenza per ottenere un’inibitoria.

La Decisione del Tribunale

Il Giudice, a scioglimento della riserva, ha accolto pienamente la domanda cautelare della ricorrente. Ha ordinato ai resistenti di cessare immediatamente l’uso del marchio e dei segni contestati, disponendo la rimozione dell’insegna dal locale commerciale e di ogni riferimento al marchio della ricorrente da internet e dai social network. Inoltre, ha fissato una penale di 100 euro per ogni violazione successiva e di 500 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine, a dimostrazione della serietà della violazione riscontrata.

Le Motivazioni della Decisione: Il Concetto di Marchio Forte

Il fulcro della decisione risiede nella qualificazione del marchio della ricorrente come marchio forte. Il Tribunale ha spiegato che la forza di un marchio deriva dalla sua originalità e fantasia. Nel caso specifico, il patronimico utilizzato non ha alcuna relazione concettuale con i prodotti venduti (pasticceria), risultando quindi un elemento puramente distintivo e non descrittivo. Questo conferisce al marchio un’elevata capacità individualizzante e, di conseguenza, una tutela giuridica più estesa.

Il giudice ha ritenuto che il marchio dei resistenti fosse una palese violazione, in quanto ne riproduceva il “cuore”, ovvero il patronimico, aggiungendo elementi differenziali talmente trascurabili da non essere in grado di eliminare il rischio di confusione. Secondo il Tribunale, in presenza di un marchio forte, le variazioni necessarie per evitare la contraffazione devono essere significative e rilevanti, cosa che non è avvenuta in questo caso.

La condotta dei resistenti è stata inoltre qualificata come concorrenza sleale, volta a sfruttare indebitamente la notorietà e la reputazione storica della pasticceria ricorrente, con l’intento di sviare la clientela.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto industriale: la protezione di un marchio forte è ampia e rigorosa. L’originalità paga, non solo in termini di marketing, ma anche di tutela legale. Le aziende che investono nella creazione di un marchio distintivo e fantasioso possono contare su una solida difesa contro i tentativi di imitazione.

Per le nuove imprese, la lezione è altrettanto chiara: la ricerca dell’originalità è un obbligo, non un’opzione. Appoggiarsi alla notorietà altrui attraverso l’imitazione di segni distintivi è una strategia rischiosa che può portare a conseguenze legali ed economiche severe, come l’inibitoria immediata dell’attività e il pagamento di penali. La diligenza nella scelta del proprio marchio è il primo passo per costruire un’attività commerciale solida e duratura.

Quando un marchio è considerato ‘forte’?
Un marchio è considerato forte quando gli elementi che lo compongono, come un nome o un’immagine, non hanno alcuna relazione concettuale diretta con il prodotto o servizio che identificano. Questa assenza di descrittività gli conferisce un elevato carattere distintivo e, di conseguenza, una protezione giuridica più ampia.

È sufficiente aggiungere piccoli elementi a un marchio famoso per renderlo legale?
No. Secondo la decisione analizzata, l’aggiunta di elementi differenziali trascurabili non è sufficiente a evitare la contraffazione, specialmente quando viene riprodotto il ‘cuore’ (l’elemento centrale e più distintivo) di un marchio forte. Le modifiche devono essere rilevanti per escludere il rischio di confusione nel consumatore.

Cosa può ottenere il titolare di un marchio forte in caso di palese imitazione?
Il titolare può richiedere e ottenere un provvedimento cautelare d’urgenza dal tribunale. Tale provvedimento può ordinare all’imitatore di cessare immediatamente l’uso del marchio, di rimuovere le insegne e qualsiasi materiale promozionale (anche online) e può fissare sanzioni economiche per ogni violazione o ritardo nell’adempimento dell’ordine.

Testo del provvedimento

ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI – N. R.G. 00018187 2024 DEL 07 01 2025 PUBBLICATA IL 07 01 2025

(C.F.

TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 18187/2024 promosso da:

RAGIONE_SOCIALE. , in persona del l.RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in INDIRIZZO, Napoli (NA), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO in Giugliano in Campania (NA), presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti P.

RICORRENTE

contro

C.F.

(C.F. ), anche in qualità di titolare della ditta individuale denominata RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME (C.F. )con sede in INDIRIZZO Napoli C.F. P.

RESISTENTI- CONTUMACI

Il Giudice dott. NOME COGNOME a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19/11/2024, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 4.09.24 e ritualmente notificato ai sensi dell’art 139 c.p.c. ai resistenti la ha dedotto di essere titolare fin dal 1930 di un marchio registrato al n. che contiene la scritta ‘ ‘, raffigura il , il golfo di P.

Napoli e due scale musicali sulle quali sono segnate note in chiave di violino ed una nuvola:

questa immagine è accompagnata dalla celebre frase: “NAPULE TRE COSE TENE E

BELLE… ‘O MARE, ‘O VESUVIO E ‘E SFUGLIATELLE” .

In particolare il marchio

è stato registrato nella classe di prodotti n. 30 della Classifica Internazionale di Nizza (comprendente, tra i vari: ‘pasticcini; pasticceria; pasticceria a base di frutta; biscottini…’) per la prima volta, il 31 maggio 1994, su domanda depositata presso la CCIAA di Napoli in data 08/03/1991 ,con n. NUMERO_DOCUMENTO , poi rinnovato il 03/10/2001 al n. 958442 (domanda NUMERO_DOCUMENTO ), il 05/11/2010 al n. NUMERO_DOCUMENTO (domanda NUMERO_DOCUMENTO ) e, in ultimo, rinnovato ancora il 05/06/2020 con domanda n. NUMERO_CARTA .
La ricorrente ha allegato che questo segno distintivo (con un ‘cuore’ patronimico) da ritenersi notorio , ha costituito un richiamo per imitatori e concorrenti sleali.

In particolare, ha dedotto di aver appreso di recente che, in INDIRIZZO a Napoli, a poche centinaia di metri di distanza dall’ della società ricorrente, è stata inaugurata, il 29 giugno 2024, una attività di pasticceria che determina confusione per l’insegna e per il marchio utilizzati, in quanto in tutto e per tutto identici (e comunque imitativi) dell’attività, dei segni distintivi e dei prodotti e servizi commercializzati dalla stessa ricorrente.

Ha precisato che la pasticceria di INDIRIZZO utilizza loghi, insegne e marchi contenenti il patronimico ‘ ‘ all’interno di una figura graficamente quasi identica a quella dello storico marchio di cui è titolare la società ricorrente, approfittando della notorietà raggiunta da quest’ultima e con lo scopo di sviare la clientela ed ingannarla,

tanto da ingenerare l’idea ‘confusoria’ che tale pasticceria fosse riconducibile alla più nota attività della storica e ‘originale’ soc.

La pasticceria inaugurata a INDIRIZZO è gestita dai signori e

, titolare della omonima ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ che gestisce la suddetta pasticceria, che sono risultati essere titolari, ciascuno nella misura del 50% del marchio nazionale n. 302022000135759 del 27/09/2022 denominato “RAGIONE_SOCIALE PER RAGIONE_SOCIALE“, marchio quasi identico a quello di titolarità della ricorrente.

All’esterno del locale commerciale di INDIRIZZO, è stata apposta una insegna quasi identica a quella del marchio di cui è titolare la ricorrente. Infatti, l’insegna della pasticceria di INDIRIZZO riporta la scritta ‘R.M. ATTANASIO tre cose tene e belle…’o sol ‘a riccia ‘a frolla’ ‘ e raffigura anch’essa una copia pedissequa del , del e di tutte le altre immagini contenute nel marchio, più noto e anteriore,

della società ricorrente

Tale utilizzo, secondo la ricorrente, è volto a sfruttare indebitamente la notorietà e la reputazione storica della pasticceria ‘ ‘

con l’intento di sviare e ingenerare confusione nella clientela, facendo credere erroneamente ai consumatori che l’attività sia collegata alla nota e storica pasticceria della ricorrente.

Tanto premesso la ha chiesto, previo accertamento della nullità e/o l’invalidità del marchio registrato dal resistente nei registri UIBM, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. n. 30 del 2005, per assenza dell’elemento della novità di:

Ordinare ai resistenti la rimozione immediata di segni identici o simili ai marchi con denominazione ‘ ‘ e l’inibizione immediata dell’uso, in qualsiasi forma e modalità, di segni identici, simili o comunque interferenti con la denominazione sociale o d’impresa, con il marchio e con i segni distintivi della ricorrente, inclusa la produzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio contestato;

Ordinare ai resistenti la rimozione immediata dell’insegna ‘RAGIONE_SOCIALE dal proprio locale commerciale, nonché la conseguente rimozione di ogni riferimento al marchio della ricorrente anche sulla rete internet, e di inibire ai resistenti l’ulteriore produzione, esportazione, distribuzione, commercializzazione, vendita, offerta in vendita e

pubblicità di prodotti simili a quelli venduti e somministrati dall’attività pasticceria ‘ ‘ della società ricorrente;

Ordinare ai resistenti la rimozione immediata di qualsiasi materiale promozionale, pubblicitario o digitale che utilizzi segni identici o simili al marchio della ricorrente, su internet o su qualsiasi altra piattaforma, che possa causare un nesso nel pubblico tra il marchio rinomato della stessa ricorrente e il segno confusorio dei resistenti;

Ordinare, ex art. 121 bis c.p.i., ai resistenti di fornire tutti gli elementi per l’identificazione dei soggetti coinvolti nella produzione e distribuzione;

Ordinare ai resistenti la pubblicazione, ex art. 126 c.p.i, nonché ex art. 2600 c.c., del dispositivo dell’emanando provvedimento, a cura del ricorrente ed a spese dei resistenti, su due quotidiani e su due riviste di settore, a scelta della ricorrente,

Fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza del provvedimento, ovvero emettere i provvedimenti necessari e sufficienti alla rimozione dei pregiudizi;

La domanda è fondata e deve essere accolta

Quanto al fumus boni iuris deve formularsi un giudizio prognostico positivo circa l’accoglimento della domanda di nullità del marchio dei resistenti per difetto di novità, da formularsi nell’eventuale giudizio di merito. Il marchio di cui sono titolari e

non si distingue dal segno precedentemente registrato dalla ricorrente, risultando privo di carattere innovativo, carattere necessario ai sensi dell’art 12 c.p.i.

Tanto premesso il marchio della ricorrente, a prescindere dalla rinomanza, da ritenersi confinata, in verità, dal punto di vista geografico, alla città di Napoli, consiste nell’uso del patronimico, da solo e con altri elementi idonei a creare un marchio complesso. Il marchio complesso non è di per sé un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione riveste un particolare carattere distintivo in ragione della originalità e della fantasia nell’accostamento dei segni.
Ebbene il marchio contenente il patronimico ‘ ‘ è da considerarsi forte dal momento che il patronimico, che ne costituisce il cuore, non ha relazione concettuale con il prodotto, per cui deve essere negata la legittimità del marchio dei resistenti in quanto riproduttivo del cuore del marchio anteriore registrato costituito dal patronimico, peraltro con l’aggiunta di trascurabili elementi differenziali di contorno.

” ” per cui è evidente la sostanziale identità o quanto meno la forte somiglianza dei segni in conflitto, anche in considerazione del fatto che si è in presenza di un marchio forte, per cui le variazioni necessarie ad evitare la contraffazione devono essere rilevanti;

Va quindi affermata, considerato che i segni distintivi in conflitto vengano utilizzati per commercializzare prodotti identici e destinati allo stesso mercato, l’inettitudine degli elementi aggiuntivi utilizzati adottati da e a differenziare le proprietà, non influendo questi sui tratti caratterizzanti del marchio precedente e lasciandone inalterata la fortissima prossimità; ed infatti il marchio complesso ed i segni registrati ed utilizzati dai resistenti riproducono integralmente il patronimico, ovvero la componente denominativa del segno distintivo altrui, che costituisce il cuore individualizzante del marchio,
Sussistendo pertanto i presupposti di cui all’art. 20, comma 1, lett. a) e/o lett. b), c.p.i stante la sostanziale identità dei marchi per cui si controverte, nonché il loro utilizzo per prodotti e servizi che appartengono al medesimo settore e sono destinati a soddisfare le medesime esigenze merceologiche, l’identità di caratteristiche agli occhi dello stesso consumatore medio – e ricorrendo pertanto la contraffazione lamentata dalla ricorrente , le domande cautelari formulate ex art 131 c.p.i devono essere accolte.
L”art. 131 c.p.i. stabilisce, infatti, che il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto;

Pagina 5 Considerato che le condotte contestate integrano anche atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. dal momento che i medesimi prodotti vengono commercializzati con un marchio pressochè identico a quello imitato, motivo per il quale deve ravvisarsi la volontà di sottrarre alla ricorrente quote di mercato , senza sobbarcarsi gli investimenti e i costi che una corretta attività di concorrenza comporterebbe, le domande cautelari possano essere accolte , ad esclusione della richiesta formulata ex art 121 bis c.p.i. e delle richieste pubblicazioni ritenute sovrabbondanti rispetto ai diritti invocati, già sufficientemente cautelati dalle altre misure richieste.
Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.s.m., tenendo conto del valore della controversia (indeterminabilecomplessità bassa), con attribuzione in favore dell’avvocato NOME COGNOME dichiaratosi antistatario

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli , sezione specializzata in materia d’Impresa, pronunziando sul ricorso cautelare in oggetto, letti gli artt. 126, 130 e 131, c.p.i., accoglie la domanda cautelare di (C.F. , in persona del l.r.p.t., con sede legale in INDIRIZZO, Napoli e per l’effetto,: P.

inibisce a e a , anche nella qualità di titolare della ditta individuale denominata RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME di produrre, importare, esportare, distribuire, offrire in vendita, commercializzare e pubblicizzare – anche a mezzo pagine web – i prodotti recanti contraffazione dei marchi registrati ‘

Ordina ai resistenti la rimozione immediata dell’insegna ‘RAGIONE_SOCIALE dal proprio locale commerciale, nonché la conseguente rimozione di ogni riferimento al marchio della ricorrente anche sulla rete internet e sui social network,

Ordina ai resistenti la rimozione immediata di qualsiasi materiale promozionale, pubblicitario o digitale che utilizzi segni identici o simili al marchio della ricorrente, su internet o su qualsiasi altra piattaforma, che possa causare confusione con il marchio della ricorrente;

fissa in € 100,00 la penalità da pagare in favore di per ogni violazione constatata successivamente al termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dello stesso successivamente al termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre euro 250,00 per spese vive , rimborso forfettario nella misura del 15% iva e cpa come per legge con attribuzione in favore dell’avvocato NOME COGNOME

Si comunichi.

Napoli, 7 gennaio 2025

Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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