Marchio di fatto: la notorietà locale non basta

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 33614/2024, ha stabilito che un marchio di fatto, per poter invalidare la registrazione di un marchio successivo, deve possedere una notorietà che superi l’ambito puramente locale. Nel caso di specie, una società storica nel settore alimentare lamentava la registrazione di un marchio confondibile da parte di un’altra impresa. Tuttavia, la Corte ha rigettato il ricorso, poiché la notorietà del marchio di fatto della ricorrente era limitata a poche province, risultando insufficiente a dimostrare quella diffusione ultra-locale (almeno regionale) richiesta per privare di novità il marchio successivamente registrato.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 11 ottobre 2025 in Diritto Commerciale, Diritto Societario, Giurisprudenza Civile

Marchio di Fatto: Quando la Notorietà Regionale Non Basta a Proteggerlo

L’uso prolungato di un marchio di fatto conferisce una tutela automatica contro chiunque registri successivamente un segno simile? La risposta, come chiarito dalla Corte di Cassazione, non è scontata e dipende da un fattore cruciale: il livello di notorietà raggiunto dal segno non registrato. Con l’ordinanza in esame, i giudici di legittimità hanno ribadito che una diffusione puramente locale o limitatamente regionale non è sufficiente a invalidare una registrazione successiva, offrendo spunti fondamentali per le strategie di tutela della proprietà intellettuale delle imprese.

I Fatti del Caso

La vicenda vede contrapposte due società operanti nel settore alimentare, entrambe legate storicamente alla stessa famiglia. La prima società (la ricorrente) utilizzava un marchio con il proprio patronimico fin dagli anni ’60, consolidando la sua presenza soprattutto in Sicilia occidentale. Questo segno, tuttavia, non era mai stato registrato a livello nazionale.

Negli anni ’90, una seconda società, riconducibile a un altro ramo della famiglia, depositava e otteneva la registrazione di un marchio simile, utilizzato per commercializzare prodotti dello stesso genere. La prima società agiva quindi in giudizio chiedendo che fosse dichiarata la nullità del marchio registrato per difetto del requisito di novità, sostenendo che il proprio marchio di fatto, preusato per decenni, aveva acquisito una notorietà tale da impedire valide registrazioni successive di segni confondibili.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. Il punto centrale della controversia era stabilire se la notorietà del segno della ricorrente avesse superato il livello “puramente locale”. Secondo i giudici, le prove prodotte in giudizio, come le campagne pubblicitarie, dimostravano una diffusione del marchio limitata all’ambito siciliano, e in particolare alle province di Trapani e Catania. Questa diffusione, sebbene ultra-provinciale, è stata ritenuta non sufficiente a integrare il requisito della “notorietà non puramente locale” richiesto dalla legge per invalidare un marchio registrato.

Le motivazioni: i confini della notorietà del marchio di fatto

La Corte ha svolto una disamina rigorosa del concetto di notorietà. Per invalidare un diritto “forte” come quello derivante da una registrazione, il preuso di un marchio di fatto deve aver generato una conoscenza del segno ben più ampia di quella locale. I giudici hanno specificato che il concetto di ambito “ultralocale” non può coincidere con quello di “pluri-provinciale”, ma presuppone una diffusione che copra quantomeno l’intero territorio regionale, se non una scala nazionale.

Il ragionamento della Corte si basa su una valutazione di bilanciamento degli interessi. La registrazione di un marchio conferisce certezza giuridica e una tutela pubblicizzata. Per scardinare questa certezza, non basta dimostrare un uso antecedente in un’area circoscritta. È necessario provare che il segno era così noto, prima del deposito della domanda di registrazione del concorrente, da rendere quest’ultima contraria ai principi di correttezza professionale e priva del requisito essenziale della novità.

Nel caso specifico, la promozione del marchio della società ricorrente era confinata a livello regionale. Questa notorietà è stata giudicata insufficiente, soprattutto in considerazione del tipo di prodotto (pasta alimentare), destinato per sua natura a una distribuzione potenzialmente nazionale. La Corte ha quindi concluso che non vi era prova di una notorietà non puramente locale tale da determinare la nullità del marchio registrato dalla società convenuta.

Conclusioni: implicazioni pratiche per le imprese

Questa ordinanza offre una lezione importante per tutti gli imprenditori: affidarsi esclusivamente alla tutela del marchio di fatto è una strategia rischiosa. La decisione evidenzia l’elevato onere probatorio richiesto per dimostrare una notorietà “non puramente locale”.

Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Registrare il marchio è fondamentale: La registrazione offre la protezione più forte e certa, evitando complesse e incerte battaglie legali basate sul preuso.
2. La notorietà locale ha una tutela limitata: Chi usa un marchio non registrato in un’area geografica circoscritta può continuare a farlo in quella zona (diritto di preuso locale), ma difficilmente potrà impedire a un altro soggetto di registrare e usare un marchio simile a livello nazionale.
3. Documentare la diffusione è cruciale: Le aziende che, per qualsiasi motivo, si affidano a un marchio di fatto devono raccogliere e conservare meticolosamente prove della sua diffusione geografica (fatture, pubblicità, sondaggi di mercato) che dimostrino una notorietà estesa su un’ampia scala territoriale.

Quando un marchio di fatto può invalidare la registrazione di un marchio successivo?
Un marchio di fatto può invalidare una registrazione successiva solo se, prima della data di deposito della domanda di registrazione, aveva acquisito una notorietà non puramente locale, privando così il marchio successivo del requisito di novità.

Cosa si intende per “notorietà non puramente locale”?
Si intende una diffusione e conoscenza del marchio che va oltre un’area geografica limitata, come una o due province. Secondo la Corte, è necessaria una diffusione più ampia, che copra almeno l’intero territorio regionale, e la valutazione è particolarmente rigorosa quando si tratta di invalidare un diritto forte come quello di un marchio registrato.

La prova di una diffusione pubblicitaria in una regione è sufficiente per dimostrare la notorietà richiesta?
No, secondo questa ordinanza, non è sufficiente. La Corte ha ritenuto che la prova di una promozione pubblicitaria limitata all’ambito regionale, e in particolare a poche città, non basta a dimostrare quella notorietà ultra-locale necessaria per far valere il preuso contro un marchio validamente registrato.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33614 Anno 2024

Civile Ord. Sez. 1 Num. 33614 Anno 2024

Presidente: NOME

Relatore: NOME

Data pubblicazione: 20/12/2024

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME

-ricorrente-

Contro

RAGIONE_SOCIALE (GIÀ RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME di Tarsia di Belmonte , -controricorrente –

Avverso la sentenza n. 295/2023 della Corte D’Appello di Roma, pubblicata il 16.1.2023, non notificata.

Oggetto:

Preuso Marchio di fatto

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME

FATTI DI CAUSA

La RAGIONE_SOCIALE, società operante nella Sicilia occidentale dagli anni ’60 (e prima dal dopoguerra come impresa individuale NOME COGNOME in Mazzara del Vallo), nel settore della molitura dei cereali e della pastificazione, titolare, tra gli altri, del marchio italiano ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, rubricato al n. di domanda RM1993C000929 , depositato il 24 marzo 1993 e concesso il 16 ottobre 1995, rinnovato, in classe n. 30 , marchio preusato di fatto dal 1946, conveniva in giudizio, con atto di citazione notificato in data 23.12.2015, innanzi al Tribunale di Catania, la RAGIONE_SOCIALE (società costituita dal figlio di NOME COGNOME, socio della RAGIONE_SOCIALE, che aveva negli anni ’80 avviato la produzione e commercializzazione di pasta), per sentire accertare: (i) la nullità del marchio nazionale ‘RAGIONE_SOCIALE ‘, registrato dalla convenuta (con domanda depositata nel 1990, concesso nel 1993), per difetto del requisito di novità, in considerazione del pregresso uso di fatto del marchio COGNOME per pasta e prodotti affini, a partire quantomeno dalla fine deli anni ’60, preuso che aveva determinato una notorietà del segno non puramente locale in epoca precedente al deposito del marchio NOME COGNOME ; (ii) l’illiceità dell’utilizzo da parte della NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE del patronimico COGNOME, e ciò ai sensi dell’art. 13, co mma 2, r.d. n. 929/1942 ovvero ai sensi dell’art. 21 c.p.i.; (iii) che l’utilizzo del nome patronimico COGNOME da parte della società convenuta era tale da ingenerare confusione sulla provenienza dei prodotti, integrando quindi la fattispecie di concorrenza parassitaria; (iv) che il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era altresì nullo ai sensi dell’art. 48 l.m. in quanto depositato in mala fede.
Si costituiva in giudizio la NOME RAGIONE_SOCIALE eccependo, in via prelimi nare di rito, l’incompetenza del Tribunale di Catania per essere

competente la Sezione Specializzata in Materia di RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Roma.

Con sentenza n. 351/2018 il Tribunale di Catania ha dichiarato la propria incompetenza, « essendo competente a conoscere il merito il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in Materia di Imprese ».

Il giudizio è stato riassunto dinanzi al Tribunale di Roma che con la sentenza n. 5241/2021 ha rigettato le domande, rilevando che le produzioni documentali in atti facevano emergere un uso del marchio continuato nel tempo e la conseguente notorietà del Marchio Poiatti limitatamente ad una regione e alle province di Trapani e Catania e non in ambito utraregionale.

RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma che con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che: a) Il marchio di fatto, per costituire anteriorità invalidante di un successivo marchio registrato, deve, in primo luogo, essere stato preusato effettivamente come marchio per i prodotti interessati e, in secondo luogo, il preuso deve essere caratterizzato da notorietà non solo locale e l’uso effettivo del segno deve essere stato omogeneo e costante nel tempo; b) il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all’art. 48 del r.d. 21.6.1942, n. 929) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione; c) nella specie, non vi è prova che il marchio ‘ Poiatti ‘ utilizzato dall’attrice avesse assunto notorietà non puramente locale anteriormente alla registrazione, da parte della convenuta, del marchio per cui è causa, atteso che dai documenti in atti emerge che la promozione pubblicitaria del marchio attori era limitata in ambito regionale, in
particolare tra le città di Catania e Trapani; d) in via generale non è sufficiente la diffusione a livello meramente regionale del marchio, dovendosi piuttosto ritenere la notorietà non puramente locale del marchio di fatto allorché esso, sia pure con dati di vendita più o meno significativi, al momento della domanda di registrazione del marchio in contestazione fosse distribuito in una pluralità di regioni; e) la tutela accordata nel nostro ordinamento al preuso, impone una rigorosa valutazione della sussistenza di un presupposto di fatto tale da determinare la nullità di una situazione di diritto ‘forte ‘, qual è la tutela del marchio registrato, in ragione della pubblicità e della tutela riconosciuta a quest’ultimo a seguito della registrazione ; f) nel caso in esame, inoltre, contraddistinta con il marchio ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, al momento della registrazione del mar chio ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , era pasta ad uso alimentare in diversi formati, quindi un prodotto che aveva, al contempo, una potenzialità di diffusione senz’altro a livello nazionale e che era destinato, in Italia, alla generalità dei consumatori; g) non è possibile ritenere che una conoscenza anche regionale, ma invero limitata soltanto ad alcune province della Sicilia, costituisca una notorietà non meramente locale tale da determinare la mancanza di novità di un marchio registrato; h) il rischio di confusione può aversi unicamente quando il consumatore non solo conosca il segno usato sul mercato, ma in più percepisca il segno come marchio di un certo imprenditore e non vi è prova che il marchio ‘ Poiatti ‘ utilizzato dall’attrice avesse assunto notorietà non puramente locale anteriormente alla registrazione, da parte della convenuta, del marchio per cui è causa, atteso che dai documenti in atti emerge che la promozione pubblicitaria del marchio della società attrice era limitata in ambito regionale, in particolare tra le città di Catania e Trapani.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione, notificato il 14/7/2023, con un motivo.

NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La ricorrente deduce, con unico motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 47 R.D. n. 929/1942 (c.d. legge marchi), degli artt. 13 e 14 l. n . 158/1967 e dell’art. 12 c.p.i. e lamenta che la dimensione ultraprovinciale dell’uso del marchio di fatto si qualifica come ultralocale e quindi ostativa alla registrazione di altro marchio confondibile. La sentenza non avrebbe di conseguenza applicato correttamente l’art. 12, co mma 1, lett. a) c.p.i. (e le corrispondenti norme vigenti in epoca precedente alla introduzione del codice di proprietà industriale) ed il correlato criterio di valutazione in merito alla qualificazione del preuso di un marchio di fatto e della conseguente notorietà non puramente locale, che determinano la nullità della registrazione nel medesimo ambito merceologico di un marchio successivo confondibile con il primo, erroneamente escludendo la notorietà generale del Marchio di fatto Poiatti al momento della registrazione del Marchio NOME COGNOME.
Nel caso di specie è pacifico che l’uso del Marchio COGNOME per pasta e prodotti affini è prioritario rispetto alla registrazione del Marchio NOME COGNOME (il Marchio COGNOME è stato utilizzato da RAGIONE_SOCIALE fin dalla fine degli anni ’60), ed è stat o un uso costante nel tempo sui prodotti e nella pubblicità.

La censura verte sul terzo motivo di appello, rigettato dalla Corte di merito, muovendo rilievi sul concetto di notorietà del marchio di fatto e sull’accertamento della notorietà puramente locale del marchio avversario.

Le doglianze sono infondate.

La ricorrente ritiene di aver dimostrato un uso del proprio marchio di fatto, nel territorio regionale, omogeneo e costante nel tempo, diversamente da quanto accertato e statuito dalla Corte di merito

che espressamente ha affermato: « non vi è prova che il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ utilizzato dall’attrice avesse assunto notorietà non puramente locale anteriormente alla registrazione, da parte della convenuta, del marchio per cui è causa, atteso che dai documenti in atti emerge che la promozione pubblicitaria del marchio attori era limitata in ambito regionale, in particolare tra le città di Catania e Trapani ».

Le questioni poste sono, quindi, due:

quando si riscontra il requisito della notorietà del marchio in ambito non locale;

gli esiti probatori sono adeguati al fine di dimostrare che l’uso del suo marchio sia avvenuto a livello almeno regionale.

Questa Corte ha più volte ribadito che l’uso in ambito ultralocale di un marchio, priva il marchio successivo del requisito della novità.

S i è definito l’ambito ultralocale come un ambito di diffusione del marchio almeno regionale ed il concetto non può logicamente coincidere con quello di pluri-provinciale, perché presuppone una diffusione, più o meno limitata quantitativamente, ma almeno su tutto il territorio regionale (in alcune pronunce si fa riferimento alla necessità di diffusione del preuso su scala nazionale non limitata all’ambito locale: cfr., Cass., n. 22845/2015) , poiché soltanto in questa ipotesi si può ritenere ultralocale (in motivazione, anche se per aspetti diversi, Cass., n. 2976/2020).
In tema di marchi d’impresa, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005, il preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà di esso, o che ne importi una notorietà puramente locale, non esclude la novità del marchio successivo e, quindi, la possibilità che il medesimo sia registrato; tuttavia, il detto preuso locale conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell’ambito dell’uso fattone, senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare
a colui che successivamente registri il marchio di farne anch’egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di “duopolio”, atto a consentire, nell’ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato (Cass., n. 34531/2019; Cass., n.18736/2018).

Egualmente corretta è la valutazione degli esiti probatori sulle allegazioni riguardanti la pacifica coesistenza dei due marchi per decenni, che anzi avevano intrattenuto costanti rapporti commerciali di fornitura anche dopo la registrazione del marchio da parte della controricorrente.

In tema di marchi d’impresa, la ” preclusione per coesistenza “, che rappresenta un’ipotesi del tutto particolare, in cui viene meno il requisito essenziale del pericolo di confusione tra i segni distintivi di cui all’art. 20, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 30 del 2005, richiede l’accertamento della prolungata coesistenza dei marchi ed anche della buona fede del titolare del marchio posteriore (Cass., n. 2976/2020; Cass., 23727/2023, ove si è chiarito che non può assumere rilievo il fatto che chi ha per primo registrato abbia acconsentito all’utilizzo del marchio identico o simile in un ambito strettamente locale).
La medesima censura è per altri aspetti anche inammissibile poichè tenta di dimostrare che la valutazione degli esiti probatori non abbia considerato una serie di circostanze idonee ad allegare prove su una effettiva diffusione del marchio su ll’intero territorio regionale. Circostanze tutte valutate e ritenute dalla Corte di merito non idonee a consentire di ritenere sussistente quella « notorietà non meramente locale che il giudice di prime cure ha ritenuto difettare » (p.11 s. della motivazione).

Viene formulata, così una pretesa di rivalutazione delle prove non ammissibile in sede di legittimità. La denuncia di violazione di legge

ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), « non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative » (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass. n. 9021/2023; Cass. n. 6073/2023; Cass. n. 2415/ 2023; Cass. n. 7993/2023).
3. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M .

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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