Marchio debole: la Cassazione sul rischio confusione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5106/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero contro una decisione che consentiva la registrazione di un marchio per pneumatici nonostante l’opposizione del titolare di marchi simili nel settore dell’orologeria. La Corte ha stabilito che la valutazione sulla natura di marchio debole e sul conseguente rischio di confusione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione. Poiché tale motivo era inammissibile, l’intero ricorso è stato respinto.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 3 novembre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Marchio Debole e Rischio di Confusione: La Cassazione Chiarisce

L’analisi di un marchio debole e la sua capacità di generare confusione nel pubblico è un tema centrale nel diritto della proprietà industriale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata su questo argomento, offrendo chiarimenti cruciali sui limiti del sindacato di legittimità e sul valore delle valutazioni di merito. Il caso in esame ha visto contrapposte un’azienda produttrice di pneumatici e una società titolare di marchi nel settore dell’orologeria, con il Ministero delle Imprese che ha agito in giudizio per tutelare l’interesse pubblico.

I Fatti del Caso: La Contesa tra Pneumatici e Orologi

Tutto ha origine dalla domanda di registrazione di un marchio, chiamiamolo ‘Ice Zero’, da parte di un’importante azienda di pneumatici per contraddistinguere i suoi prodotti. A questa richiesta si è opposta una società titolare di diversi marchi anteriori, tra cui ‘Ice’ e ‘Ice Watch’, registrati anche per la classe di prodotti relativa ai veicoli. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) aveva inizialmente accolto l’opposizione, ritenendo che vi fosse un rischio di confusione per il consumatore.

L’azienda di pneumatici ha impugnato tale decisione davanti alla Commissione dei Ricorsi, che ha ribaltato il verdetto. La Commissione ha accolto le tesi della società ricorrente, fondando la sua decisione su due pilastri argomentativi.

La valutazione della Commissione e il concetto di marchio debole

In primo luogo, la Commissione ha ritenuto che la protezione dei marchi anteriori non potesse estendersi indiscriminatamente a tutti i prodotti della classe merceologica, ma dovesse essere interpretata in modo specifico, notando peraltro che l’attività principale della società opponente era l’orologeria.

In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, ha qualificato il termine ‘Ice’ come un marchio debole. La parola, evocando il concetto di ‘ghiaccio’ e ‘freddo’, è risultata descrittiva sia per pneumatici ad alte prestazioni invernali sia per orologi resistenti a basse temperature. Data questa debolezza intrinseca, la Commissione ha concluso che l’aggiunta di un elemento differenziante come ‘Zero’ fosse sufficiente a escludere qualsiasi rischio di confusione, anche in considerazione della totale diversità dei settori commerciali delle due imprese.

Il Ricorso in Cassazione del Ministero

Contro la decisione della Commissione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi principali. I primi due contestavano l’interpretazione sull’estensione della tutela dei marchi anteriori. Il terzo motivo, invece, criticava la valutazione della Commissione sulla debolezza del marchio ‘Ice’ e sulla conseguente assenza di confondibilità con ‘Ice Zero’.

Le Motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su un principio processuale fondamentale. La sentenza della Commissione dei Ricorsi si fondava su due autonome rationes decidendi (ragioni della decisione): la prima relativa all’ambito di protezione dei prodotti e la seconda relativa alla confondibilità dei segni.

La Corte ha ritenuto inammissibile il terzo motivo di ricorso, quello che contestava la valutazione sul marchio debole. Ha ribadito che l’apprezzamento sulla forza distintiva di un marchio e sulla somiglianza tra i segni è una valutazione di fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito. Tale valutazione può essere contestata in Cassazione solo per un vizio di motivazione, ovvero dimostrando che il ragionamento del giudice è stato illogico o contraddittorio, cosa che il Ministero non ha fatto.

Poiché una delle due ragioni a sostegno della decisione della Commissione (quella sulla non confondibilità dei segni) ha resistito alla critica, essa è diventata sufficiente, da sola, a sorreggere l’intera sentenza. Di conseguenza, la Corte non ha nemmeno dovuto esaminare gli altri due motivi di ricorso, che sono stati ‘assorbiti’ e hanno perso di rilevanza. L’inammissibilità di una censura su una ratio decidendi autonoma comporta il rigetto dell’intero ricorso.

Conclusioni

Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: la valutazione del carattere debole o forte di un marchio e il conseguente giudizio sul rischio di confusione sono attività proprie del giudice di merito. In sede di legittimità, non è possibile presentare una diversa interpretazione dei fatti, ma solo contestare la coerenza logica del percorso argomentativo seguito dal giudice precedente. La decisione sottolinea inoltre l’importanza strategica di strutturare correttamente un ricorso per cassazione, specialmente quando la decisione impugnata si basa su molteplici e indipendenti linee di ragionamento. La caduta di una sola di esse, se non adeguatamente contestata, può determinare il fallimento dell’intera impugnazione.

Quando un marchio viene considerato ‘debole’?
Secondo la pronuncia, un marchio è considerato debole quando ha una capacità distintiva limitata, ad esempio perché è un termine generico o descrive una qualità del prodotto, come la parola ‘Ice’ per prodotti destinati a resistere al freddo.

È possibile registrare un marchio simile a un marchio debole già esistente?
Sì, la decisione conferma che nel caso di un marchio debole, anche lievi variazioni o aggiunte (come la parola ‘Zero’ aggiunta a ‘Ice’) possono essere sufficienti per escludere il rischio di confusione e permettere la coesistenza dei segni, specialmente se operano in settori merceologici diversi.

Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché contestava una valutazione di fatto, quale è quella sulla debolezza del marchio e sulla confondibilità, che è riservata al giudice di merito. Il ricorrente non ha adeguatamente formulato una censura per vizio di motivazione, rendendo inattaccabile una delle ragioni autonome su cui si fondava la decisione impugnata e, di conseguenza, l’intero ricorso.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5106 Anno 2024

Civile Ord. Sez. 1 Num. 5106 Anno 2024

Presidente: COGNOME NOME

Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 26/02/2024

Oggetto:

RAGIONE_SOCIALEo commissione ricorsi RAGIONE_SOCIALE

AC – 18/01/2024

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10091/2019 R.G. proposto da

RAGIONE_SOCIALE , già RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato, che lo rappresenta e difende ope legis ;

-ricorrente-

contro

RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso

– controricorrente –

e nei confronti di

RAGIONE_SOCIALE.

– intimata – avverso la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE n. 61/2018 , depositata il 24/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.

RILEVATO CHE

La Commissione dei Ricorsi contro i Provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 61/2018, depositata il 24/09/2018, ha accolto l’impugnazione della società RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione dell’RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE, titolare dei RAGIONE_SOCIALE comunitari, «Ice» e «Ice Car», registrati per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti, rispettivamente, alle Classi 12, 28, 35, 41, il primo, e alla RAGIONE_SOCIALE 12, il secondo, nonché del RAGIONE_SOCIALEo internazionale «Ice Watch», esteso all’Italia, per contraddistinguere prodotti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso la domanda della RAGIONE_SOCIALE, società operante nel settore della produzione sportiva di pneumatici, di registrazione del RAGIONE_SOCIALEo «Ice Zero», per contraddistinguere i prodotti della RAGIONE_SOCIALE 12 «gomme pneumatiche, semi pneumatiche e/o piene, ruote di veicoli e loro componenti e/o accessori, cerchi per ruote, camere d’aria e mousse per pneumatici», stante la ritenuta, da parte dell’esaminatore, estensione della tutela dei tre RAGIONE_SOCIALE anteriori -Ice Watch e Ice
Car, in quanto registrati in data anteriore rispetto alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 19/6/2012 (caso «IP Traslator»), e ICE in quanto comunque registrato su domanda anteriore a detta sentenza -«a tutti i prodotti/servizi ricompresi nella medesima classe» (la 12 della Classificazione di Nizza) e il difetto di novità del RAGIONE_SOCIALEo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per identità della prima parola «Ice», parola richiamante il concetto di «ghiaccio», dotata di un connotato distintivo non trascurabile se associato ai prodotti della RAGIONE_SOCIALE 12, nonché la somiglianza visiva fonetica e concettuale, non rappresentando la parola «Zero», aggiunta nel RAGIONE_SOCIALEo opposto, significante «il numero prima di uno», un elemento sufficiente a escludere il rischio confusorio (potendo il consumatore essere indotto a ritenere che si trattasse della linea o del prodotto «Zero» del RAGIONE_SOCIALEo Ice).
2. L a Commissione dei Ricorsi ha ritenuto non corretto l’assunto di base dell’RAGIONE_SOCIALE in ordine all’estensione della protezione dei RAGIONE_SOCIALE anteriori della società ICE IP all’intero elenco dei prodotti della RAGIONE_SOCIALE 12, stante la portata interpretativa anche ex tunc RAGIONE_SOCIALE sentenze della Corte di Giustizia (e quindi di quella del 19/6/2012, caso «IP Traslator»), di necessaria e immediata applicazione anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti -e financo definiti -prima della decisione della Corte: di conseguenza, la domanda di registrazione della ICE IP non poteva ritenersi chiara e precisa riguardo al riferimento a tutti, indistintamente, i prodotti/servizi appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE 12, compreso il settore degli pneumatici, e considerato, inoltre, secondo un criterio residuale di comparazione merceologica in concreto, che la ICE IP opera esclusivamente nel settore dell’orologeria, producendo e distribuendo orologi da polso, con
conseguente profonda differenza del core-business RAGIONE_SOCIALE due aziende ed esclusione di rischi confusori, sul piano dell’associazione tra RAGIONE_SOCIALE, per i consumatori (in difetto di prova, da parte di ICE IP, di investimenti pubblicitari, sponsorizzazioni, dimensioni e modalità di commercializzazione nel settore RAGIONE_SOCIALE allegate attività di co-marketing con case automobilistiche).

La Commissione, inoltre, ha rilevato che, nel raffronto tra il RAGIONE_SOCIALEo anteriore «Ice» ed il RAGIONE_SOCIALEo opposto «Ice Zero», la parola «Ice», ripresa in molti settori merceologici, aveva una valenza distintiva molto ridotta, trattandosi di un termine generico, entrato nel patrimonio linguistico comune ed identificativo del concetto di ghiaccio e freddo, che si coniuga -con connotato descrittivo -sia con il settore degli pneumatici, sia con quello degli orologi, siccome indicativo di resistenza a basse (e financo estreme) temperature, con sua conseguente debolezza e tutela affievolita, essendo quindi sufficienti anche lievi variazioni e/o integrazioni «come nel caso dell’aggiunta della parola «Zero» (ma lo stesso potrebbe dirsi anche per le parole ‘ watch ‘ e ‘ car ‘ )» per escludere interferenze decettive ed essendo possibile la coesistenza dei segni «per giunta riservati a settori non complementari tra di loro».
Avverso la suddetta pronuncia, il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che ha resistito con controricorso e di RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto difese.

Con ordinanza interlocutoria n. 35140 del 29 novembre 2022, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo invitando le parti a dedurre sulla questione inerente alla legittimazione ad agire del RAGIONE_SOCIALE ricorrente nell’ambito del giudizio di cassazione, ai sensi

dell’art. 136 c.p.i, avverso la decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’ RAGIONE_SOCIALE.

La controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

In via preliminare:

L’eccezione di carenza di legittimazione ad agire del RAGIONE_SOCIALE ricorrente è infondata. La Corte condivide e fa proprie le argomentazioni del proprio precedente (Cass. Sez. 1, sentenza n. 22307 del 25 luglio 2023), cui per brevità integralmente si fa in questa sede rinvio, a mente del quale ‘i n materia di proprietà industriale, le sentenze della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE sono impugnabili dal RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), il quale, tutelando l’interesse pubblico connesso al controllo della legittimità dei poteri amministrativi esercitati nel procedimento di registrazione, ha interesse a tutelare la correttezza del sindacato della Commissione sulle decisioni di una propria articolazione interna (RAGIONE_SOCIALE. ‘
Parimenti infondata è l’eccezione della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, che si basa sulla deduzione secondo cui le azioni per declaratoria di decadenza per non uso, promosse da essa RAGIONE_SOCIALE, nelle more del procedimento di opposizione, dinanzi all’EUIPO, con riferimento ai prodotti della classe 12 dei RAGIONE_SOCIALE denominativi comunitari «Ice» e «Ice Car», depositati nel 2012 dalla Ice IP, si sono conclusi con decisione di decadenza, per non uso totale, del 24/8/2018, quanto al RAGIONE_SOCIALEo «Ice Car» (cui peraltro la RAGIONE_SOCIALE IP aveva rinunciato, nel marzo 2018) e per non uso parziale, del 13/9/2018, quanto al RAGIONE_SOCIALEo «Ice» (che sopravvive, come da comunicazione Euipo del 12/1/2019, nelle sole classi 2,28,35 e 41), con conseguente
insussistenza, allo stato, di tali due titoli di Ice IP quali anteriorità invalidanti rispetto al RAGIONE_SOCIALEo «Ice Zero» di RAGIONE_SOCIALE e carenza di interesse ad agire, ex art. 111 cod. proc. civ., da parte del RAGIONE_SOCIALE.

Non può dirsi, invero, cessata la materia del contendere poiché non risulta l’adesione del RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla prospettazione della controricorrente.

Nel merito, il ricorso lamenta:

con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 12, 13, 15, 20 e 25 d.lgs. 30/2005 per illegittima applicazione della sentenza della Corte di Giustizia 19/6/2012, C-307/10, e conseguente violazione della Direttiva 2008/95/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/10/2008, dovendosi rilevare che la Corte di Giustizia, al punto 61 della citata sentenza, aveva espressamente escluso la portata retroattiva della pronuncia, che i requisiti di chiarezza e precisione imposti dalla Direttiva 2008/95/CE non riguardavano i titolari di un RAGIONE_SOCIALEo già registrato anteriormente, ma solo i richiedenti di nuovi RAGIONE_SOCIALE, cosicché non era richiesta per i RAGIONE_SOCIALE già registrati alcuna precisazione, essendo sufficiente la semplice indicazione dell’intestazione della classe 12 per estendere la tutela dei RAGIONE_SOCIALE a tutti i prodotti ricompresi nella medesima RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 12, 13, 15, 20, 25 e 175 d.lgs. 30/2005, per errata considerazione dei settori merceologici dei prodotti in comparazione, ai fini della valutazione dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, ai sensi dell’art.12, commi 1, lett. e) e d) d.lgs. 30/2005, in quanto il confronto tra i prodotti/servizi doveva basarsi su ciò che è indicato nei rispettivi elenchi dei prodotti/servizi risultanti dall’attestato di registrazione, per il RAGIONE_SOCIALEo
anteriore (e, nella specie, l’opponente aveva posto a base dell’opposizione i prodotti della classe 12, il cui titolo è «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», non quelli della classe 14, orologi e la richiedente RAGIONE_SOCIALE non aveva avanzato richiesta all’RAGIONE_SOCIALE «di prova dell’uso»), e dalla domanda di registrazione, per il RAGIONE_SOCIALEo contestato, e quindi non era corretto il riferimento, nel giudizio di comparazione tra i segni, ai prodotti o servizi effettivamente commercializzati con i RAGIONE_SOCIALE in conflitto.
c. Con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 12, 13, 15, 20, 25 e 178 d.lgs. 30/2005, per erroneo svolgimento del giudizio di confondibilità tra i RAGIONE_SOCIALE in comparazione considerato che, una volta chiarito che i RAGIONE_SOCIALE a confronto sono diretti a contraddistinguere prodotti identici, per erroneità della premessa ricostruttiva della Commissione, la parola «ICE», comprensibile anche dal consumatore RAGIONE_SOCIALE che abbia una conoscenza minima della lingua inglese, non ha carattere distintivo ridotto, non essendo «evocativa o allusiva della natura o della qualità dei prodotti in conflitto: né dei veicoli in generale, né degli pneumatici in particolare» , con conseguente somiglianza tra i segni secondo una corretta ricostruzione del carattere distintivo del RAGIONE_SOCIALEo anteriore.
La sentenza impugnata è fondata su due distinte rationes decidendi : l’esito del giudizio di comparazione tra i prodotti (oggetto di censura a opera dei primi due motivi di ricorso ) e l’esito di quello sulla confondibilità dei segni distintivi (oggetto del terzo motivo di censura). Da tanto deriva che la non accoglibilità di una RAGIONE_SOCIALE censure

inerenti a una ragione della decisione comporta il rigetto del ricorso, a prescindere dalla valutazione RAGIONE_SOCIALE questioni inerenti all’ altra autonoma ragione di decisione.

Ciò accade nel caso di specie, appunto, laddove il terzo motivo, che contesta la valutazione in concreto della debolezza del RAGIONE_SOCIALEo e, più in generale, la comparazione in concreto tra i segni, ai fini della valutazione di confondibilità, è inammissibile, atteso che tale apprezzamento di fatto è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione (ex multis, Cass. 6382/2017, 4405/2006, 13592/1999), nella specie però non articolato dal ricorrente.
L’ inammissibilità del terzo motivo di ricorso comporta, per le dette ragioni, l’assorbimento dei primi due motivi di ricorso e complessivamente la non accoglibilità del ricorso.

La soccombenza regola le spese.

Essendo soccombente un’amministrazione RAGIONE_SOCIALE Stato, non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla RAGIONE_SOCIALE le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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