Livello di attenzione del consumatore e marchio: il caso

La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di confondibilità tra marchi nel settore assicurativo. Una società aveva richiesto la registrazione di un marchio figurativo (un ombrello) con una dicitura, ma un’altra società si era opposta per la somiglianza con i propri marchi anteriori. La Cassazione ha annullato la decisione precedente, stabilendo che la Commissione dei ricorsi aveva errato nel non considerare adeguatamente l’elevato livello di attenzione del consumatore tipico dei servizi finanziari e assicurativi, un fattore decisivo per valutare il rischio di confusione.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 16 settembre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Livello di attenzione del consumatore: la Cassazione fa chiarezza sulla confondibilità dei marchi

Nel complesso mondo della proprietà intellettuale, la valutazione del rischio di confusione tra marchi rappresenta una delle sfide più delicate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su un elemento chiave di questa valutazione: il livello di attenzione del consumatore. La decisione sottolinea come questo parametro debba essere calibrato con precisione in base alla natura dei servizi offerti, specialmente in settori complessi come quello finanziario e assicurativo.

Il Contesto: Una Battaglia tra Marchi nel Settore Assicurativo

La vicenda trae origine dalla domanda di registrazione di un marchio complesso da parte di una compagnia assicurativa, che chiameremo Compagnia Alfa. Il marchio consisteva in un segno figurativo, un ombrello stilizzato inserito in un riquadro arancione, accompagnato dalla parola “PROTEZIONE”.

A questa domanda si è opposta un’altra società del settore, la Società Finanziaria Beta, titolare di tre marchi figurativi anteriori anch’essi rappresentanti un ombrello. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva parzialmente accolto l’opposizione, escludendo la registrazione per alcuni servizi delle classi 35 e 36 a causa del ritenuto rischio di confusione.

La Compagnia Alfa ha impugnato tale decisione davanti alla Commissione dei ricorsi, la quale ha però confermato la valutazione dell’Ufficio, rigettando il ricorso. La questione è quindi approdata dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Valutazione della Commissione dei Ricorsi

La Commissione aveva basato la sua decisione sulla prevalenza dell’elemento figurativo (l’ombrello) in entrambi i segni. Secondo i giudici di merito, l’immagine dell’ombrello era l’elemento dominante e maggiormente destinato a imprimersi nella mente dei consumatori. Al contrario, la parola “protezione”, scritta in caratteri piccoli, e le altre caratteristiche grafiche sono state giudicate prive di una valenza distintiva autonoma, in quanto meramente descrittive della funzione dei servizi assicurativi.

Di conseguenza, la somiglianza visiva tra gli ombrelli è stata ritenuta sufficiente a generare un rischio di confusione nel pubblico, data anche l’identità o l’affinità dei servizi offerti dalle due società.

L’Analisi della Cassazione e il livello di attenzione del consumatore

La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso presentati dalla Compagnia Alfa. Mentre i primi due sono stati dichiarati inammissibili, il terzo è stato accolto, portando alla cassazione della sentenza.

I primi due motivi contestavano la valutazione sul basso carattere distintivo dei marchi della Società Beta e sulla presunta dominanza dell’elemento figurativo rispetto a quello denominativo. La Corte ha ribadito che tali valutazioni costituiscono un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione non riscontrati nel caso di specie.

Perché il Livello di Attenzione è Cruciale?

Il terzo motivo, risultato decisivo, denunciava l’errore della Commissione nel non aver utilizzato il corretto parametro di riferimento per la valutazione del rischio di confusione: quello di un pubblico con un elevato livello di attenzione del consumatore.

La Corte ha ricordato che la valutazione della confondibilità deve essere operata secondo la percezione del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento. Tuttavia, questo standard non è rigido, ma varia in funzione della categoria di prodotti o servizi. Per i servizi finanziari e assicurativi, che possono comportare impegni economici rilevanti e richiedere conoscenze tecniche, il consumatore medio tende a prestare un grado di attenzione più alto rispetto a quello riservato ai beni di largo consumo.

La Commissione aveva invece condotto la sua analisi basandosi su un pubblico “non particolarmente esperto né avveduto”, senza fornire alcuna motivazione per la scelta di questo parametro più basso e generico.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte ha stabilito che la Commissione ha omesso di considerare una circostanza fondamentale: l’acquisto di servizi finanziari e assicurativi implica, di norma, un processo di scelta ponderato. Il consumatore, di fronte a decisioni con conseguenze economiche significative, è più attento, informato e meno suscettibile a cadere in confusione a causa di somiglianze parziali tra marchi.

L’errore della Commissione non è stato nel merito della valutazione, ma nel metodo: ha applicato un criterio di giudizio errato senza giustificarne la ragione. Non aver considerato l’elevato livello di attenzione del consumatore di riferimento vizia l’intera analisi sulla confondibilità. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Commissione dei ricorsi, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione utilizzando il corretto parametro del consumatore di riferimento per ciascuno dei servizi contestati.

Conclusioni

Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel diritto dei marchi: l’analisi del rischio di confusione non può essere astratta, ma deve essere ancorata alla realtà del mercato di riferimento. Per i settori specialistici, come quello bancario, finanziario e assicurativo, le imprese devono essere consapevoli che il parametro di valutazione è quello di un consumatore più esigente e attento. Ciò significa che differenze tra marchi, che potrebbero essere considerate irrilevanti in altri contesti, possono assumere un peso decisivo nell’escludere la confondibilità. La decisione rappresenta un importante monito per gli organi giudicanti a motivare sempre in modo puntuale la scelta del consumatore di riferimento, adattandola alla specificità dei beni e dei servizi in esame.

In una disputa su un marchio, l’elemento figurativo (un’immagine) è sempre più importante di quello verbale (una parola)?
No. La Corte chiarisce che, sebbene gli elementi verbali siano spesso considerati dominanti, l’elemento figurativo può assumere un’importanza pari o superiore a seconda di fattori come la sua forma, dimensione, colore e collocazione all’interno del segno. La valutazione deve essere condotta caso per caso, analizzando la percezione complessiva del marchio da parte del consumatore.

Come si stabilisce il livello di attenzione del consumatore di riferimento in un caso di marchi?
Il livello di attenzione varia in base alla categoria dei prodotti o servizi. Per beni di consumo a basso costo, si presume un’attenzione bassa. Al contrario, per servizi costosi, tecnicamente complessi o che comportano impegni finanziari rilevanti, come quelli assicurativi, si presume che il consumatore medio sia più attento, informato e cauto, e quindi meno incline alla confusione.

Perché la decisione della Commissione dei ricorsi è stata annullata dalla Cassazione?
La decisione è stata annullata perché la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando un parametro di consumatore generico (“non particolarmente esperto né avveduto”) senza spiegare perché fosse appropriato per i servizi finanziari e assicurativi. Avrebbe dovuto invece considerare e motivare la sua valutazione partendo dal presupposto che per tali servizi il pubblico di riferimento ha, di norma, un elevato livello di attenzione.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2305 Anno 2025

Civile Ord. Sez. 1 Num. 2305 Anno 2025

Presidente: NOME

Relatore: COGNOME

Data pubblicazione: 31/01/2025

Oggetto: marchio confondibilità Commissione dei Ricorsi

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24416/2023 R.G. proposto da Unipolsai Assicurazioni s.p.a.RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME

– ricorrenti –

contro

RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’ avv. NOME COGNOME NOME COGNOME

contro

ricorrente –

Ministero dello Sviluppo Economico

– intimato – avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. 17/2023, depositata il 26 aprile 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre

2024 dal Consigliere NOME COGNOME;

RILEVATO CHE:

la Unipolsai RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, depositata il 26 aprile 2023 , di reiezione del suo ricorso avverso la decisione dell’Ufficio che aveva parzialmente accolto l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE alla domanda di registrazione del marchio nazionale n. NUMERO_DOCUMENTO concedendo la registrazione solo limitatamente ad alcuni dei servizi di cui alle classi 35 e 36;
-dall’esame della sentenza impugnata si evince che la domanda di registrazione aveva a oggetto il seguente segno figurativo complesso, rappresentante un ombrello iscritto in un riquadro arancione e dalla sottostante parola ‘PROTEZIONE’, con rivendicazione dei colori arancione e bianco

per contraddistinguere servizi rientranti nelle classi 35 e 36, e che l’Ufficio aveva escluso la registrazione del marchio con riferimento ad alcuni di tali servizi, in ragione della presenza di tre marchi figurativi anteriori di titolarità della opponente RAGIONE_SOCIALE e del ritenuto rischio di confusione tra i segni in conflitto a causa della somiglianza tra loro e della identità o affinità tra i prodotti/servizi interessati;

-la Commissione ha confermato la valutazione dell’Ufficio evidenziando che le caratteristiche grafiche cromatiche del marchio opposto, così come la scritta « protezione », non presentavano valenza distintiva, mentre decisiva era la ripresa dell’elemento figurativo rappresentato dall’ombrello, ritenuto componente maggiormente destinata a imprimersi nella mente dei consumatori;

il ricorso è affidato a tre motivi;

resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;

-la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, primo comma, lett. d), c.p.i. e 8, par. 1, lett. b), Regolamento UE 2017/1001, per aver la Commissione omesso di considerare che i marchi della opponente possedevano un basso carattere distintivo in relazione ai servizi rivendicati del settore bancario e assicurativo;

evidenzia, in particolare, che il simbolo di un ombrello aperto è immediatamente evocativo di una funzione protettiva e, in quanto tale, presenta una chiara aderenza concettuale con i servizi finanziari ed assicurativi;

il motivo è inammissibile;

la Commissione ha, sul punto, espressamente disatteso la tesi della ricorrente secondo la quale il marchio dell’opponente sarebbe un marchio debole e inidoneo a impedire l ‘accoglimento della domanda di registrazione del marchio in contestazione, accertando che in ragione del grado di somiglianza tra i segni e l’identità o affinità dei servizi contraddistinti sussisteva il rischio di confusione per il pubblico;

-ha, dunque, ritenuto che, indipendentemente da ogni considerazione in ordine al carattere « debole » o « forte » del marchio, le differenze tra i marchi in conflitto non erano sufficienti a escludere la confondibilità;

le ricorrenti contestano siffatta valutazione, negando che l’immagine dell’ombrello svolg a una funzione distintiva trainante sia nei marchi anteriori registrati dall’opponente sia in quello opposto ;

tuttavia, l ‘ apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità

dei segni costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione con la denuncia del vizio di violazione o falsa applicazione della legge (cfr. Cass. 12 dicembre 2021, n. 39764; Cass. 13 marzo 2017, n. 6382; Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405);

con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, primo comma, lett. d), c.p.i. e 8, par. 1, lett. b), Reg. UE 2017/1001, per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che, nei marchi a confronto, gli elementi dominanti fossero rappresentati dalla componente denominativa;

-sottolineano che nella valutazione del rischio di confusione l’elemento denominativo assume di regola valore dominante , per cui in assenza di elementi peculiari che inducano a ritenere il contrario, non indicati nella decisione impugnata, non poteva attribuirsi rilevanza determinante all’elemento figurativo ;

il motivo è inammissibile;

qualora un marchio sia composto da elementi denominativi e da elementi figurativi, sebbene i primi siano, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi -dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l’elemento figurativo , non ne consegue che gli elementi denominativi debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, in quanto l’elemento figurativo può, in particolare per la sua forma, le sue dimensioni, il suo colore o la sua collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell’elemento denominativo (cfr. Trib. UE 8 febbraio 2019, T-647/17, RAGIONE_SOCIALE e a./ RAGIONE_SOCIALE, richiamata anche dalla ricorrente);
tale principio -non nuovo nella giurisprudenza comunitaria

-impone, dunque, al giudice di esaminare le qualità intrinseche dell ‘ elemento figurativo e quelle dell ‘ elemento denominativo del marchio richiesto, nonché le loro rispettive posizioni, al fine di identificare la componente dominante ;

orbene, la sentenza impugnata, muovendo da una dichiarata valutazione globale dei segni in conflitto, ha ritenuto che « la parola ‘protezione’ scritta in caratteri minuscoli sotto l’immagine dell’ombrello … risulta priva di autonoma valenza distintiva in relazione ai servizi oggetto della domanda di registrazione opposta. Per contro, l’immagine dell’ombrello presente in entrambi i segni costituisce la componente figurativa distintiva trainante sia nei marchi anteriori registrati dall’opponente, sia in quello opposto »;
differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrente, dunque, ha espressamente indicato le ragioni per cui la componente figurativa rappresentata dall’ombrello costituisse quella dominante nella percezione del consumatore;

la doglianza non si confronta con tale ratio decidendi e si risolve in una critica alla valutazione operata sul punto dalla Commissione che, attenendo alla confondibilità dei segni costituisce, come evidenziato in precedenza, un apprezzamento riservato al giudice del merito;

-con l’ultimo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 12, primo comma, lett. d), c.p.i. e 8, par. 1, lett. b), Reg. UE 2017/1001, in relazione alla mancata utilizzazione quale parametro di riferimento della valutazione del rischio di confusione di quello di un pubblico con un elevato livello di attenzione, proprio dei servizi contraddistinti dai segni in conflitto;

evidenzia che sia i servizi finanziari, sia quelli assicurativi sono servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie per i loro utenti, per cui il consumatore presta un alto

grado di attenzione al momento della scelta e generalmente si affida alla consulenza di un esperto che lo possa indirizzare ad un prodotto che soddisfi le proprie esigenze e le proprie aspettative;

il motivo è fondato;

-la Commissione ha operato la valutazione in ordine alla confondibilità tra i segni in conflitto secondo la percezione di un pubblico « non particolarmente esperto né avveduto », senza argomentare le ragioni della scelta di un siffatto parametro di riferimento;

orbene, si rammenta in proposito che esiste un rischio di confusione (nonché un rischio di associazione) se c’è la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (cfr. Corte Giust. UE 29 settembre 1998, C-39/97, Canon );

-a tal fine la valutazione deve essere fatta utilizzando quale parametro di riferimento il consumatore medio di detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto ;

nel procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio, tale valutazione va effettuata con riguardo ai prodotti per i quali la registrazione è richiesta e non ai prodotti effettivamente commercializzati con quel marchio ;

tuttavia, la percezione del marchio da parte del pubblico interessato è influenzata dal livello di attenzione del consumatore medio, che può

variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (cfr. Corte 12 gennaio 2006, C -361/04 P, COGNOME e a./UAMI ; Corte Giust. UE 29 aprile 2004, C-473/01 P e C-474/01 P, RAGIONE_SOCIALE ; Corte Giust. UE 22 giugno 1999, C-342/97, NOME COGNOME ; Trib. UE 10 ottobre 2007, T-460/05, Bang & Olufsen v UAMI ; Trib. UE 3 dicembre 2003, T -305/02, RAGIONE_SOCIALE/UAMI );

infatti, mentre per i prodotti di consumo corrente il livello di attenzione del consumatore medio è basso, per i beni durevoli o, semplicemente, di maggior valore o di uso più eccezionale il consumatore medio mostra un livello di attenzione particolarmente elevato, procedendo al loro acquisto soltanto in seguito ad una disamina particolarmente attenta;

con particolare riferimento ai segni che contraddistinguono alcuni dei servizi finanziari e monetari indicati nelle classi in questione, è stato affermato che il consumatore presta un alto grado di attenzione quando procede alla loro scelta, dal momento che, da un lato, gli impegni assunti con l’acqu isto di tali servizi possono essere relativamente importanti e, dall’altro, siffatti servizi possono rivelarsi alquanto tecnici ;

infatti, un grado di attenzione più alto è generalmente correlato all’ acquisto di prodotti e servizi costosi, così come di prodotti potenzialmente pericolosi o tecnicamente sofisticati, per i quali il consumatore medio che intendere procedere al loro acquisto chiede spesso assistenza o consulenza professionali;

tuttavia, anche con riferimento a tali servizi il livello di attenzione può essere relativamente basso verso indicazioni di carattere promozionale che non siano determinanti per un pubblico avveduto [cfr., altresì, Trib. 3 luglio 2003, T -122/01, Best Buy Concepts/RAGIONE_SOCIALE ; Trib. UE 5 dicembre 2002, T-130/01, Sykes

Enterprises/RAGIONE_SOCIALE (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) ];

orbene, la Commissione ha omesso di prendere in considerazione la circostanza che l’attenzione che il consumatore riserva quan do acquista servizi finanziari e assicurativi può essere, per le ragioni indicate, particolarmente elevata;

in sede di rinvio, dovrà, dunque, tenere conto di tale circostanza e valutare, con riferimento a ciascuno dei servizi rivendicati all’interno delle classi 35 e 36 per i quali l’opposizione è stata accolta, quale sia il livello di attenzione del pubblico di riferimento;

-nell’eseguire tale valutazione, dovrà, altresì, avere a mente che laddove uno specifico servizio rivendicato comporti, in relazione alle specifiche tipologie che vengono offerte al pubblico, l’ assunzione di impegni finanziari di rilevanza significativamente diversa ovvero l’impiego di conoscenza tecniche del pari significativamente diverse, il parametro di riferimento è costituito dal pubblico avente il livello di attenzione meno elevato, analogamente a quanto si ritiene con riferimento al servizi o prodotti che sono al tempo stesso destinati sia al pubblico professionale, sia al grande pubblico ;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in diversa composizione;

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolti e rinvia, anche per spese, alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2024.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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