Litisconsorzio necessario: chi citare in giudizio?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha confermato un principio cruciale in materia di proprietà industriale. In una causa volta a far dichiarare la nullità di un marchio, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio non solo con l’attuale titolare, ma anche con tutti coloro che risultano annotati nel registro come precedenti titolari. La Corte ha stabilito che questa regola del litisconsorzio necessario tutela gli interessi patrimoniali anche di chi ha ceduto il marchio, la cui posizione potrebbe essere pregiudicata da una declaratoria di nullità. Il ricorso dell’imprenditore è stato quindi dichiarato inammissibile.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 17 settembre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Litisconsorzio Necessario: Anche i Precedenti Titolari di un Marchio Devono Essere Chiamati in Causa?

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nelle controversie sulla validità dei marchi, quello del litisconsorzio necessario. Quando si chiede la nullità di un marchio, chi bisogna citare in giudizio? Solo l’attuale proprietario o anche chi lo ha detenuto in passato? La risposta della Suprema Corte è chiara e ha importanti implicazioni pratiche per le imprese che intendono agire a tutela dei propri diritti di proprietà industriale.

I Fatti di Causa: Una Complessa Disputa sui Marchi d’Impresa

La vicenda processuale nasce dallo scontro tra una nota società vinicola e un’impresa agricola individuale. La società vinicola aveva avviato una causa per ottenere la dichiarazione di nullità parziale di due marchi dell’impresa agricola, sostenendo che fossero privi del requisito di novità a causa della preesistenza di un proprio marchio.

A sua volta, l’impresa agricola aveva risposto con una domanda riconvenzionale, chiedendo la nullità non solo del marchio della società vinicola ma anche di altri marchi ad essa collegati. La situazione si era ulteriormente complicata con un secondo giudizio, intentato dalla società vinicola per contraffazione e concorrenza sleale, poi riunito al primo.

Il Tribunale di primo grado aveva respinto le richieste della società vinicola e accolto in parte quelle dell’impresa agricola, dichiarando la nullità di due marchi della società. Quest’ultima, tuttavia, ha impugnato la decisione.

La Decisione della Corte d’Appello: Annullamento per Difetto di Contraddittorio

Il colpo di scena arriva in secondo grado. La Corte d’Appello ha annullato la sentenza del Tribunale non entrando nel merito della disputa, ma rilevando un vizio procedurale fondamentale: la mancata partecipazione al giudizio dell’originario titolare di uno dei marchi contestati. Secondo i giudici d’appello, il giudizio sulla nullità del marchio doveva necessariamente svolgersi anche nei confronti di chi lo aveva ceduto, configurando un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Contro questa decisione, l’impresa agricola ha proposto ricorso per Cassazione.

L’analisi della Cassazione sul litisconsorzio necessario

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello e consolidando la propria giurisprudenza sul tema.

Il Primo Motivo: L’Interpretazione dell’Art. 122 c.p.i.

Il ricorrente sosteneva che l’obbligo di citare in giudizio dovesse riguardare solo i ‘titolari dei diritti attuali sul titolo’, escludendo quindi i precedenti proprietari. La Cassazione ha respinto questa interpretazione. Richiamando l’art. 122, comma 4, del Codice della Proprietà Industriale, la Corte ha affermato che l’azione di nullità deve essere esercitata ‘in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali titolari di esso’. Questa dicitura include anche coloro che hanno ceduto i diritti sul titolo, in quanto l’annotazione nel registro li qualifica come ‘titolari’, seppur in un momento passato. Questa interpretazione estensiva del litisconsorzio necessario si fonda sulla necessità di tutelare gli interessi patrimoniali anche dei precedenti titolari, i quali potrebbero subire un danno da una declaratoria di nullità del marchio che hanno ceduto.

Il Secondo Motivo: La Mancata Separazione delle Cause

Il ricorrente si doleva anche del fatto che la Corte d’Appello non avesse separato la causa relativa al marchio viziato dal difetto di contraddittorio, proseguendo il giudizio per gli altri marchi. Anche questo motivo è stato respinto. La Cassazione ha ricordato che la decisione di separare o meno le cause rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, per alcuni dei marchi in questione, la decisione di inammissibilità del primo grado non era stata correttamente impugnata, diventando così definitiva (c.d. giudicato interno).

Le Motivazioni

La motivazione della Corte si basa su una solida giurisprudenza che interpreta la legge nel senso di una massima tutela per tutti i soggetti i cui diritti potrebbero essere influenzati da una sentenza sulla validità di un titolo di proprietà industriale. La ratio è chiara: la nullità di un marchio ha effetti retroattivi (ex tunc), come se il marchio non fosse mai esistito. Tale pronuncia può avere conseguenze patrimoniali rilevanti anche per chi ha venduto quel marchio, ad esempio esponendolo ad azioni di garanzia o di risoluzione del contratto di cessione. Pertanto, è essenziale che anche il precedente titolare possa partecipare al processo per difendere la validità del titolo che un tempo gli apparteneva.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione rappresenta un importante monito per chiunque intenda intraprendere un’azione di nullità di un marchio. È indispensabile condurre un’accurata verifica presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per identificare non solo l’attuale titolare, ma tutti i soggetti che sono stati annotati come tali nel corso della vita del marchio. Omettere di citare in giudizio anche uno solo di questi soggetti espone l’intero processo al rischio di annullamento per violazione del principio del contraddittorio, con conseguente spreco di tempo e risorse economiche.

In una causa per la nullità di un marchio, è necessario citare in giudizio anche chi lo ha posseduto in passato?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’azione di nullità di un titolo di proprietà industriale deve essere esercitata nei confronti di tutti coloro che risultano annotati nel registro come titolari, inclusi i precedenti titolari che hanno ceduto il diritto.

Perché anche i precedenti titolari di un marchio sono considerati parti necessarie nel processo?
Perché la declaratoria di nullità di un marchio ha effetti retroattivi e può pregiudicare gli interessi patrimoniali anche di chi lo ha ceduto. Il precedente titolare ha quindi un interesse qualificato a difendere la validità del titolo per evitare conseguenze negative, come azioni di garanzia da parte dell’acquirente.

Il giudice può decidere di non separare le cause anche se una di esse richiede l’integrazione del contraddittorio?
Sì. La decisione di separare o meno le cause connesse rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale scelta, essendo volta a regolare lo svolgimento del processo, non può essere contestata davanti alla Corte di Cassazione.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 265 Anno 2025

Civile Ord. Sez. 1 Num. 265 Anno 2025

Presidente: NOME

Relatore: NOME COGNOME

Data pubblicazione: 07/01/2025

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 966 R.G. anno 2023 proposto da:

COGNOME NOME COGNOME, titolare dell’ Impresa RAGIONE_SOCIALE Fiorano di COGNOME , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME presso il quale è domiciliato;

ricorrente

contro

RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliata presso i primi due;

contro

ricorrente nonché contro

RAGIONE_SOCIALE

intimata

avverso la sentenza n. 6144/2022 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 5 ottobre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME

FATTI DI CAUSA

─ La controversia in esame ha ad oggetto più marchi di impresa.

La vicenda processuale può essere così riassunta, avendo riguardo a quanto di interesse nella presente sede.

RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio avanti al Tribunale di Roma nei confronti di NOME COGNOME COGNOME titolare dell ‘impresa agricola individuale omonima, domandando l’accertamento della nullità parziale dei marchi nn. 1222056 e 1558956, rispettivamente identificati nelle sentenze di merito con le lettere B e F, nella titolarità della convenuta, siccome carenti del requisito della novità per la priorità del proprio marchio n. 1223248, identificato con la lettera A, originariamente di titolarità della RAGIONE_SOCIALE COGNOME Adriana, trasferito all’attrice con atto di cessione trascritto presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi in data 20 dicembre 2012.
Il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale l’accertamento della nullità dei marchi nella titolarità dell’attrice: il marchio A, di cui si è detto, e quelli registrati coi nn. 1285718, 1285720 e 1285716, rispettivamente indicati con le lettere C, D ed E.

Altro giudizio è stato introdotto da COGNOME dinanzi al Tribunale di Milano; in tale giudizio la società ha domandato l’accertamento della contraffazione del proprio marchio e della conseguente concorrenza sleale, il risarcimento del danno, l’inibitoria e le connesse pronunce accessorie, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE, individ uata quale concorrente nell’attività

illecita. Questo secondo procedimento è stato poi riassunto avanti al Tribunale di Roma e riunito a quello avente ad oggetto l’accertamento della nullità dei marchi B e F.

Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande proposte da COGNOME e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di COGNOME ha dichiarato la nullità dei marchi A e C nella titolarità dell’attri ce.

2 . ─ Ha proposto appello la società RAGIONE_SOCIALE

In esito al giudizio di appello, in cui si sono costituiti COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, la Corte di Roma ha annullato la sentenza di primo grado per la mancata partecipazione al giudizio della RAGIONE_SOCIALE Stracci RAGIONE_SOCIALE, ritenuta parte necessaria in relazione alla domanda di nullità del marchio A. Il Giudice distrettuale ha in sintesi ritenuto che il giudizio sulla nullità del marchio in questione dovesse svolgersi nel contraddittorio con la nominata RAGIONE_SOCIALE, originaria titolare della privativa.
─ Ricorre per cas sazione, con due motivi, COGNOME. Resiste con controricorso COGNOME. Sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 122, comma 4, c.p.i. e degli artt. 102 e 354 c.p.c.. Secondo parte ricorrente il cit. art. 122, comma 4, andrebbe interpretato nel senso che titolari del diritto di proprietà industriale sono i soli «titolari dei diritti attuali sul titolo», con esclusione di quanti più non ricoprano tale posizione giuridica. Non vi sarebbe quindi alcuna necessità di convenire in giudizio i precedenti titolari della privativa.

Il motivo è inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c..

Non vi sono ragioni che inducano a un ripensamento della giurisprudenza di questa Corte.

In base al comma 4 del l’art. 122 c.p.i. , l’azione di nullità di un

titolo di proprietà industriale, al pari di quella di decadenza, è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali titolari di esso, onde tali soggetti sono litisconsorti necessari negli indicati giudizi di nullità e decadenza. La precisazione riferita alla situazione di titolarità si deve al decreto correttivo del 2010 (d.lgs. n. 131/2010) che , con l’art. 54, ha modificato nel senso precisato la richiamata norma del codice della proprietà industriale, prevedendo, poi , che la disposizione risultante dall’intervenuta modifica si applichi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (art. 128).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 122, comma 4, c.p.i., come modificato dall’art. 54 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, va interpretato nel senso che l’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale ivi prevista deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali « aventi diritto », senza che l’aggiunta « in quanto titolari di esso », introdotta dal d.lgs. n. 131 cit., comporti l’esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro « in quanto titolari », con conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparità di trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatori anch’essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità di quest’ultimo, i quali, diversamente, resterebbero vulnerati da una declaratoria di nullità o di decadenza resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro (Cass 18 giugno 2014, n. 13915; in senso conforme: Cass. 6 dicembre 2019, n. 31932).
Da tale punto di vista la norma non innova rispetto al passato. E infatti, con riguardo al profilo in esame, la giurisprudenza testé richiamata non si discosta da quella formatasi nel vigore dell’abrogata legge sulle invenzioni. Già in passato, infatti, questa Corte intendeva il secondo comma dell’art. 78 r.d. n. 1127/1939, secondo cui l’azione di

nullità o di decadenza del brevetto doveva essere esercitata nei confronti di tutti coloro che risultassero annotati nel registro quali aventi diritto sul brevetto, come idoneo a ricomprendere nel novero dei legittimati passivi rispetto alla detta azione -e quali litisconsorti necessari -anche quanti tale registro evidenziasse essere precedenti titolari del brevetto (Cass. 6 agosto 1991, n. 8564).

L’intervento emendativo del 2010 è valso invece a fugare incertezze interpretative quanto alla possibilità di individuare nel l’inventore, mero titolare del diritto di paternità del trovato brevettuale, un litisconsorte necessario del giudizio vertente sulla nullità o decadenza del brevetto. Merita ricordare, infatti, l’arrest o di questa Corte secondo cui la figura dell’inventore assume rilievo nelle vicende processuali del brevetto, quale litisconsorte necessario, solo ove lo stesso sia diventato, nell’esercizio delle sue facoltà, titolare originario del « diritto sul brevetto », acquisendo così i diritti patrimoniali conseguenti alla brevettazione, anche se per un arco temporale limitato, avendo successivamente ceduto tali diritti a terzi: ma non nel caso in cui, non avendo proceduto alla brevettazione, abbia ceduto a terzi il « diritto al brevetto » (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5963: nella fattispecie veniva in questione la contestata qualità di litisconsorte in capo all’inventore che non aveva proceduto alla registrazione del brevetto, avendo ceduto il suo diritto a terzi, che avevano poi provveduto alla registrazione).
Col secondo mezzo si oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 354 c.p.c.. Viene affermato che l’integrazione del contraddittorio andava disposta con rigua rdo alla domanda scindibile relativa al marchio n. 1223248 (marchio A), onde la Corte di merito avrebbe dovuto separare i giudizi e disporre l’ulteriore trattazione della causa con riguardo ai marchi nn. 1285718, 1285720 e 1285716 (marchi C, D ed E), oltre che ad altro marchio, identificato con la lettera G, e recante il numero di registrazione 0131871, di cui essa
ricorrente aveva domandato accertarsi la contraffazione.

Il motivo è inammissibile.

Anzitutto, come si legge nella sentenza impugnata (pag. 7), il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale da COGNOME con riguardo ai marchi D ed E: poiché l’odierno ricorrente non risulta aver impugnato detta statuizione del Giudice di primo grado, il motivo, con riguardo ai marchi in questione, si infrange contro il giudicato interno; in ragione di tale giudicato il tema introdotto dalla domanda riconvenzionale non poteva essere esaminato dalla Corte di merito e tanto esclude che il giudizio di appello potesse proseguire con riguardo ai nominati titoli di proprietà industriale. Nella propria memoria la ricorrente ha richiamato le conclusioni rassegnate in appello per dar conto di aver proposto, con riguardo ai detti marchi, una impugnazione incidentale: tuttavia, l’assunto non trova conferma della sentenza di appello, ove l’RAGIONE_SOCIALE è indicata come « parte appellata »; né l’odierna istante ha fatto menzione di censure dirette contro la statuizione di inammissibilità resa dal Tribunale: come è noto, un appello, per essere tale, deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199; in senso conforme, Cass. Sez. U. 13 dicembre 2022, n. 36481).
Con riguardo ai restanti marchi, va evidenziato che la scelta della Corte di appello di non separare la causa vertente sul marchio A da

quelle che investivano le altre privative non può essere qui posta in discussione. Difatti, l’esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale del giudice ─ su cui non può incidere il dissenso della controparte ─ di disporre la separazione delle domande a norma dell’art. 104 c.p.c. è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 8 settembre 2006, n. 19299; Cass. 5 agosto 2003, n. 11831).

3. ─ Il ricorso è dichiarato inamm issibile.

4. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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