Licenza marchio: cosa succede se l’uso continua?

SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 6107 2025 – N. R.G. 00000510 2021 DEPOSITO MINUTA 18 12 2025 PUBBLICAZIONE 18 12 2025

NNUMERO_DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione:

AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME

AVV_NOTAIO rel. ed est.

Giudice

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al nNUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2021 promossa

DA

(C.F.

(C.F.

C.F.

C.F.

(C.F.

C.F.

con l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME

contro

(C.F. P.

), in persona del legale rappresentante p.t.

con l’avv . COGNOME NOME e l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (

C.F.

INDIRIZZO;

con l’avv .

C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. COGNOME NOME e l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME ( ) P. C.F.

INDIRIZZO;

OGGETTO: Marchio .

Conclusioni degli attori:

‘IN INDIRIZZO PRINCIPALE:

),

),

),

accertare e dichiarare che con i comportamenti di cui in narrativa la società si è resa inadempiente del contratto di sponsorizzazione del 02.01.2016 e ha vio uso della licenza del marchio italiano n. 302016000035182 ‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE;

condannare la società nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento ai sig.ri , e di tutte le somme da essa ancora dovute in adempim o ol are la società al pagamento agli attori della somma ancora dovuta a titolo di corrispettivo annuale per le attività di sponsorizzazione per l’anno 2018 pari ad Euro 3.331,40 (tremilatrecentotrentuno/40) oltre IVA e interessi di legge, con richiesta di pronuncia anticipata con ordinanza ex artt. 186-ter c.p.c.; b) condannare la società al pagamento agli attori di tutte le somme dovute a titolo di royalties per le vendite della birra in ognuno e ciascuno dei suoi formati di vendita dalla data del 02.01.2016 alla data del 31.12.2 si quantificano nella somma pari ad almeno Euro 34.000 (trentaquattromila/00), ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da determinarsi, anche all’esito dell’istruttoria, previa predeterminazione del valore fisso delle royalties per i formati di vendita non in contratto secondo i criteri forniti in narrativa ovvero secondo valutazione equitativa; il tutto aumentato di interessi di legge;
accertare e dichiarare che, a far data dal 01.01.2019, l’utilizzo da parte della convenuta nonché da eventuali altri soggetti che, per suo conto, producano, esportino prodotti, del marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in ogni sua possibile rappresentazione grafica e declinazione, costituisce violazione della durata della licenza d’uso ex art. 23, co. 3, c.p.i. e, per l’effetto, accertare e dichiarare la contraffazione del marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di proprietà degli attori, di cui alla registrazione italiana n. P_IVA, per la classe merceologica n. 32 ad opera della convenuta a far data dall’01.01.2019;
accertare e dichiarare che le attività meglio descritte in narrativa di abbinamento alla birra di emblemi distintivi riconducibili al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, comprensivi dell’omonimo marchio registrato, dell’immagine di copertina del loro album ‘Awanti coi ammicci’ e delle sagome raffiguranti l’immagine degli attori ad opera delle convenute . e integrano altresì atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., or ruttamento parassitario dell’immagine e del nome degli attori e del complesso RAGIONE_SOCIALE ex artt. 9 e 10 c.c. e 2043 c.c.;
condannare la società nella persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire ai sig.ri , e tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subit le di ) e 4) e più ampiamente di ogni pregiudizio derivante dall’utilizzo del marchio RAGIONE_SOCIALE in violazione della licenza ed oltre la scadenza contrattuale e dalle attività di sfruttamento degli emblemi distintivi riconducibili agli attori e della loro immagine, con liquidazione in somma globale stabilita in via equitativa ex artt. 125 c.p.i. e 1226 c.c., in considerazione dei criteri e delle voci di danno fornite in narrativa, danno che si quantifica nella somma minima pari ad Euro 70.000,00 (settantamila/00), di cui Euro 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero nell’importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, sia in base alle risultanze processuali sia in base ad una valutazione equitativa; in ogni caso oltre alle maggiorazioni per rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal giorno dell’illecito a quello di effettivo soddisfo;
accertare e dichiarare che il marchio registrato italiano n. 302016000035182 ‘RAGIONE_SOCIALE‘, l’immagine degli attori, la copertina del disco ‘Awanti coi Ammicci’ e più in generale ogni altro elemento distintivo riconducibile agli attori nelle attività di commercializzazione e promozione della sono stati utilizzati e sfruttati senza alcun titolo dalla società per le motivazioni descritte in atti, sicché la stessa si è resa partecipe a titolo extraco citi perpetrati dalla società

e, per l’effetto, condannare la società nella persona del legale rappresentante pore, al risarcimento dei danni patrim oniali di cui ai nr. 5) e 7) in solido con la società

disporre, ex art. 125 c.p.i., la retroversione degli utili realizzati dalle vendite della birra Kanaja dalle società e nella misura in cui essi eccedano il danno determinato dal Giudice a favore degli attori; 8) ordinare alle società e il ritiro e la distruzione, a spese delle convenute e sotto il contro o rchio degli attori o comunque contenenti le diciture e/o immagini e/o emblemi distintivi riconducibili al RAGIONE_SOCIALE, delle etichette nonché dei materiali pubblicitari ad essi relativi e, più in generale, di tutte le cose recanti il marchio e i segni distintivi ovvero le immagini di proprietà degli attori, entro un termine di trenta giorni dal deposito della sentenza;
inibire alle convenute e di svolgere direttamente o servendosi di altri soggetti ogni attiv e chio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed in particolare la produzione, vendita, detenzione, esportazione, distribuzione e pubblicizzazione con ogni mezzo e anche attraverso la rete internet della birra ‘ e di qualsiasi altro prodotto rientrante nella classe merceologica n. 32 contraddistinto dal marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o contenente immagini e/o diciture riconducibili agli attori ovvero al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui essi fanno parte;
ordinare alle società e di astenersi dall’utilizzo del nome ‘ in relazione alle birre artigianali da esse prodotte e distribuite;

disporre la pubblicazione della sentenza emananda, a spese delle convenute ed a cura degli attori, per due volte a caratteri doppi del normale, anche nei giorni festivi e con i nomi delle parti in grassetto, sulle pagine nazionali di due quotidiani a scelta degli attori, nonché per un periodo non inferiore a 180 giorni sulla home-page dei siti internet delle convenute e ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale;

porre a carico delle società e il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a Euro 300 (trecento/00), ovvero alla somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, dovuta dalle convenute per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, ovvero per ogni violazione e/o inosservanza dell’inibitoria e degli altri provvedimenti dell’emananda sentenza che dovesse essere constatata successivamente alla pronuncia dell’emananda sentenza, comprensive del ritardo nella pubblicazione della stessa, ovvero di ogni ulteriore bene che venga prodotto, pubblicizzato o commercializzato in violazione dei diritti degli attori;
rigettare la domanda riconvenzionale di di accertamento del marchio di fatto ‘ in quanto nulla e/o indeterminata e atto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;

IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA ED IN RECONVENTIO RECONVENTIONIS:

Ferme tutte le domande proposte in via principale dai numeri 1) a 12), nella denegata ipotesi di accertamento dell’esistenza del marchio di fatto ‘ , in accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale formulata da dichiarare la contitolarità del marchio di fatto ‘ in capo agli attori per tutti gli usi consentiti di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

Disporre, occorrendo, la descrizione o, in subordine, l’esibizione, ex artt. 121 e 121 -bis C.P.I., delle scritture contabili, tra cui i registri IVA, gli scontrini, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, le ricevute degli ordini inviate agli acquirenti a mezzo email per gli acquisti nella rete internet, nonché tutta la documentazione bancaria, finanziaria e commerciale relativa ai prodotti contestati in possesso esclusivo delle convenute, e, più in generale, di qualsiasi documento da essi detenuto da cui risultino, da un lato, l’esatta misura anche quantitativa delle vendite della birra e dei prodotti pubblicitari ad essa connesse, rilevanti sia ai fini della determinazione delle somme dovute in adempimento del contratto di sponsorizzazione sia ai fini del risarcimento del danno, autorizzando un rappresentante dell’attrice, un tecnico di sua fiducia ed i suoi difensori ad assistere alle operazioni di descrizione;
Disporre consulenza tecnica contabile, con ausilio di esperti di marketing diretta a determinare i mancati profitti degli attori e gli utili realizzati dalle società convenute per effetto dell’attività di sfruttamento del marchio registrato RAGIONE_SOCIALE, dell’immagine degli attori e degli elementi identificativi del RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla commercializzazione e pubblicizzazione della birra e a quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dagli attori a seguito degli illeciti.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA come per legge.

Con ogni più ampia riserva di ogni ulteriore azione, domanda, precisazione, eccezione, deduzione e produzione, anche istruttoria, secondo legge’.

Conclusioni per come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 27 gennaio 2025:

‘In via preliminare:

respingersi e/o dichiararsi inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dagli attori in sede di prima udienza del 09.06.2021 per manifesta sua inammissibilità, poiché tardivamente formulata e non direttamente consequenziale alle difese ed alle domande svolte dai convenuti;

nel merito:

-respingersi la domanda avversaria sub 1) di accertamento dell’inadempimento del contratto concluso

in data 02.01.2016 tra le parti formulata dagli attori nei confronti di

respingersi la domanda di pagamento della somma di Euro 3.331,40= più Iva a titolo di corrispettivo annuale per l’attività di sponsorizzazione relativa all’anno 2018 anche ex art. 186 -ter c.p.c. perché infondata in fatto ed in diritto, trattandosi di somma non dovuta per avvenuta risoluzione del contratto e per le altre ragioni emerse in corso di causa;

respingersi la domanda di pagamento della somma di Euro 34.000,00= a titolo di asserite royalties in quanto infondata, indimostrata e comunque spropositata alla luce di quanto emerso in corso di causa;

-respingersi la domanda di contraffazione del marchio registrato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti di parte (comparsa di costituzione e memorie), rigettando altresì la richiesta di condanna al pagamento della somma di Euro 70.000,00=, di cui 10.000,00= a titolo non patrimoniale, per le ragioni meglio esposte in atti;

-accertata e dichiarata la reale quantità di bottiglie di birra ‘Kanaja’ commercializzate, respingersi la domanda di pagamento delle royalties di cui al punto 3 del contratto concluso in data 02.01.2016 per intervenuto complessivo pagamento delle stesse, anche alla luce del grave inadempimento di

respingersi la domanda di contraffazione del marchio ‘ perché non di titolarità dei sig.ri , e ;

contro

parte alle prescrizioni contrattuali;

respingersi le richieste di inibitoria, di distruzione delle etichette, di pubblicazione della sentenza ed ogni altra domanda formulata dagli attori sub 6) -7) -8) -9 -10) -11) -12) siccome infondata ed immotivata, ivi incluse tutte le altre domande di risarcimento formulate dagli attori, a titolo contrattuale o aquiliano, per evidente infondatezza e mancata prova delle stesse;

nel merito in via subordinata:

nella denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi diritto di credito a favore degli attori in seguito all’accoglimento, anche parziale, di una domanda dagli stessi formulata, ridursi il medesimo importo al minimo beneviso;

in via riconvenzionale:

-accertarsi e dichiararsi che il marchio ‘ è di proprietà esclusiva della società e per l’effetto, previo rigetto di ogni domanda avversaria, inibirsi agli attori il Suo utilizzo; in ogni caso:

con condanna degli attori alla rifusione in favore della convenuta delle spese e dei compensi di procedura, oltre al rimborso del 15% per spese generali, del 4% Cassa Avvocati, spese peritali e di consulenza integralmente rifuse.

In via istruttoria:

Previa rimessione della causa in istruttoria, si chiede che Ill’mo Giudice Voglia:

Ammettere i capitoli di prova non ammessi con l’ordinanza del 09.03.2022 sulle circostanze articolate in memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2) datata 08.09.2021 di parte

senza invertire l’onere probatorio che incombe su controparte, e di seguito indicate:

Sub 1. ‘Vero è che il nome ‘ per la birra prodotta da e commercializzata da è stato scelto dalla sig.ra di tra Febbraio e Marzo 2016?’;

Sub 2. ‘Vero è che nel Marzo 2016 il sig. Le comunicava che la birra avrebbe conservato la denominazione ‘ anc della sponsorizzazione con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE?’;

Sub 3. ‘Vero è nel Marzo 2016 il sig. Le comunicava che era disinteressata a cambiare il nome della birra da ‘ a ‘ ?’;

Sub 4. “Dica il teste se il sig. era intenzionato a cambiare il nome della birra da a dopo la conclusione del contratto di sponsorizzazione con gli attori?”;

Sub 14. “Vero è che Lei, tra il 2016 ed il 2018 ha partecipato a concerti della band RAGIONE_SOCIALE?”;

Sub 15. “Dica il teste se è vero che durante tali concerti gli attori hanno citato o le birre a marchio “RAGIONE_SOCIALE?;

Si indicano quali testimoni:

c/o

c/o

c/o

c/o

c/o con sede a INDIRIZZO Salgareda;

c/o con sede in INDIRIZZO;

c/o con sede a Venezia in INDIRIZZO;

c/o con sede a Venezia in INDIRIZZO;

c/o con sede a Padova in INDIRIZZO;

c/o

disponendo anche la prosecuzione della prova orale sui capitoli originariamente ammessi sentendo i testi non escussi all’udienza del 12.07.2022.

TABLE

con sede a Taglio di Po (RO) in INDIRIZZO, nel periodo 2016-2018, mentazione afferente al fine di individuare se in detto lasso di tempo gli attori, anche per interposto titolo, hanno provveduto ad organizzare concerti o altri eventi, come già richiesto in memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2) datata 08.09.2021 di parte

Disporre CTU da affidare ad esperto della materia, atta a determinare se gli attori, considerato il contenuto dell’impegno contrattuale, la novità del prodotto, il grado di notorietà dei propri marchi ed il seguito in termini di follower sui social; valutata l’adeguatezza dei mezzi e modalità comunicativi ivi utilizzati, abbiano svolto in maniera diligente l’attività di diffusione indicata al punto C) delle premesse ed all’art. 2 del contratto (doc. 7 attoreo), svolgendo altresì indagine demoscopica avente ad oggetto l’attuale etichetta della birra come riportata nel doc. 44 di parte convenuta, come già richiesto in memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2) datata 08.09.2021 di parte .
Conclusioni per come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 maggio 2021:

‘In via preliminare:

TABLE

nel merito in via subordinata:

nella denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi diritto di credito a favore degli attori in seguito all’accoglimento, anche parziale, di una domanda dagli stessi formulata, ridursi il medesimo importo al minimo beneviso;

in ogni caso:

con condanna alle spese di lite’.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Svolgimento del processo

1.1.Con atto di citazione notificato in data 25.1.2021, gli attori , e , premettendo di essere componenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE noto al pubblico con il nome d’arte ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e titolari dell’omonimo marchio italiano registrato n. , hanno citato in giudizio le società e contestando alle convenute l’illecita produzione, promozione, distribuzione e vendita al pubblico della birra denominata facendo uso del marchio RAGIONE_SOCIALE e di altri segni distintivi di loro proprietà a mezzo dell’ attività del birrificio ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
In punto di fatto hanno esposto quanto segue:

la vicenda trae origine dalla stipula del contratto di sponsorizzazione in data 2 gennaio 2016 tra i componenti del RAGIONE_SOCIALE e la società di durata triennale con scadenza prevista al 31 dicembre 2018 (v. doc. 7 attoreo);

-l’accordo sottoscritto prevedeva in capo alla società il ruolo di ‘soggetto sponsorizzante’ al fine di dare pubblicità al proprio nome e in particolare al marchio ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Birra del tuo territorio, L’RAGIONE_SOCIALE‘ , di cui essa risultava titolare e proprietaria esclusiva (inclusa ogni riproduzione, utilizzazione e sfruttamento dello stesso);

-dal canto suo, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale ‘soggetto sponsee’, nonché proprietario dei marchi ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘Awanti’, ‘La grande V’ e ‘COGNOME‘, aveva assunto specifici obblighi contrattuali volti a consentire la riconoscibilità del ruolo di sponsor di (come ad esempio, a mero titolo esemplificativo, inserire il nome ed il logo dell’azienda e il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE, la del tuo territorio, L’RAGIONE_SOCIALE‘ in ogni materiale pubblicitario e/o illustrativo della propria produzione artistica; presenziare come testimonial a 1 evento privato dell’azienda e a n. 2 eventi pubblici ecc.);
-all’art. 3 era stata prevista una licenza d’uso del marchio, con la quale gli attori avevano concesso alla la facoltà di produrre una birra, da commercializzare in edizione limitata per la durata contrattuale, sulla quale apporre alternativamente uno tra i marchi di proprietà degli attori.

il corrispettivo previsto per le attività di sponsorizzazione di ogni evento pubblico, nonché in via generale per ogni attività prevista dal contratto era stato fissato nella somma complessiva annuale di euro 5.000,00, oltre IVA, da corrispondere annualmente entro il giorno 8 gennaio di ogni anno;

-l’azienda sponsor , avendo facoltà di produrre una birra in bottiglia da 33 cl o da 75 cl utilizzando i marchi ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘Awanti’, ‘La grande V’ e ‘COGNOME‘, si era impegnata a corrispondere, altresì, una royalty pari a euro 0,15 per ogni bottiglia venduta da 33 cl e una royalty pari a euro 0,30 per ogni bottiglia venduta da 75 cl ‘e altre quantità concordate tra le parti ‘;

-per consentire una verifica sulle modalità di corresponsione delle royalties, l’azienda sponsor avrebbe dovuto inviare un report con cadenza mensile indicante il numero di bottiglie vendute;

-era poi sancito il divieto per l’azienda sponsor di associare il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ad altri prodotti senza espressa autorizzazione scritta del soggetto sponsee ; dal suo canto, il soggetto sponsee si impegnava a non stipulare contratti di sponsorizzazione con altri soggetti produttori di birra.

-ai sensi dell’art. 5 era stata, inoltre, disposta la cessazione degli effetti del contratto alla sua scadenza, senza disposizioni di c.d. sell off , ovvero senza previsione di attribuzione alla licenziataria di un periodo di smaltimento delle giacenze già prodotte.

Secondo la prospettazione degli attori, la società coinvolgendo nell’attività di produzione e commercializzazione la convenuta nella fase di esecuzione del contratto aveva illecitamente distribuito la birra a marchio RAGIONE_SOCIALE in formati diversi da quelli in bottiglia

contrattualmente previsti in assenza di accordo sull’entità delle royalties, senza mai rispettare gli obblighi di rendicontazione mensile, e non aveva pagato tutti gli importi dovuti a titolo di corrispettivo fisso e di royalties; inoltre, violando la durata della licenza, aveva continuato la promozione e la commercializzazione della birra anche dopo la scadenza del contratto senza alcuna effettiva modifica dell’etichetta, usando indebitamente il marchio degli attori in abbinamento ai segni distintivi, all’immagine e al nome del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In data 3 maggio 2017, la società aveva liquidato agli attori per le vendite della birra la somma di euro 649,04 (v. doc. 19 attoreo), quale cifra onnicomprensiva a titolo di royalties in relazione allo sfruttamento del marchio di loro proprietà. Il corrispettivo pattuito in misura fissa ai sensi dell’art. 3 del contratto per l’anno 2018 non era stato, inoltre, pagato integralmente, avendo eseguito la convenuta un unico versamento tardivo risalente al 7 settembre 2018 per complessivi euro 2.035,00 (v. doc. 20 attoreo);
Sulla base di tali premesse, deducendo di aver vanamente tentato di risolvere la vicenda stragiudizialmente, gli attori hanno chiesto l’accertamento dell’inadempimento da parte della società riguardo agli obblighi di pagamento derivanti dal contratto di sponsorizzazione del 2.01.2016, nonchè l’accertamento della violazione della licenza d’uso del marchio RAGIONE_SOCIALE contenuta nell’art. 3 del contratto e, per l’effetto, la condanna della società al pagamento delle somme contrattualmente dovute, sia a titolo di corrispettivo fisso non pagato (pari a euro 3.331,40), sia a titolo di corrispettivi dovuti a titolo di royalties per la vendita della birra nel periodo di vigenza del contratto in tutti i suoi formati di vendita, quantificati nella somma minima di euro 34.000 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia all’esito della ricostruzione delle vendite e della predeterminazione di un valore fisso per le royalties su formati diversi da quelli previsti nel contratto, oltre interessi di legge.
Hanno chiesto, altresì, di accertare che a far data dalla scadenza della licenza (01.01.2019) le condotte della convenuta in solido con la convenuta hanno costituito contraffazione del marchio registrato italiano n. 302016000035182 ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nonché atti di concorrenza sleale, sfruttamento parassitario dell’immagine e del nome degli attori e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.

Per l’effetto, hanno chiesto la condanna delle convenute a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ex artt. 125 e 1226 c.c. per violazione degli artt. 9, 10 e 2043 c.c, da liquidarsi in via equitativa nella somma minima di euro 70.000,00, di cui euro 10.000 a titolo di danno non patrimoniale, ovvero nell’importo maggiore o minore ritenuto di giustizia.

Da ultimo, hanno chiesto la retroversione degli utili realizzati da entrambe le convenute nella misura eccedente il danno liquidabile ai sensi dell’art. 125 c.p.i. e la distruzione di tutta la merce da esse detenuta recante il marchio illecitamente utilizzato, nonché l’inibitoria dall’utilizzo dei marchi

‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘ , con pubblicazione della sentenza nei siti delle convenute e in due quotidiani scelti dagli attori.

1.2.Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.5.2021 si è costituita in giudizio la convenuta contestando la fondatezza delle domande attoree e proponendo, altresì, domanda riconvenzionale tendente ad accertare la titolarità esclusiva del marchio di fatto , nonché a inibirne l’uso agli attori.

Ha eccepito l’inadempimento da parte degli attori degli obblighi previsti dall’art. 2 del contratto di sponsorizzazione, lamentando le negative ripercussioni nell’attività di vendita della con marchio RAGIONE_SOCIALE, con conseguente significativa incidenza anche sul diritto degli attori a percepire le royalties pattuite.

Ha dedotto, altresì, di avere comunque già versato la somma di euro 12.200,00, come da fatture n. RT 01/2016 dell’11 febbraio 20116 e n. RT 12/2017 del 20 aprile 2017 (sub docc. 6 e 7) nonostante la condotta degli attori non conforme alle prescrizioni contrattuali, sostenendo, altresì, che l’importo di euro 2.035,00 fosse stato da essa versato agli attori in data 6 settembre 2018 a titolo di definitiva liquidazione delle royalties maturate.

Da ultimo, ha rappresentato di essere l’unica proprietaria del marchio di fatto ‘ con conseguente infondatezza di qualsivoglia domanda di risarcimento del danno per il relativo uso; ha negato la responsabilità aquiliana di in quanto mero produttore della poi denominata ‘ , tramite il processo di imbottigliamento ed etichettatura.

1.3.Si è costituita anche la convenuta con separata comparsa di costituzione e risposta ma con il medesimo difensore di resistendo alle domande attoree e chiedendo l’estromissione dal processo per difetto di legittimazione passiva.

1.4.Alla prima udienza del 9 giugno 2021, gli attori hanno chiesto in via principale il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto, contestandone la stessa ammissibilità per tardività.

Hanno proposto, in via subordinata, reconventio reconventionis tendente all’accertamento della contitolarità in loro favore del marchio di fatto ‘ .

1.5. Concessi i termini previsti dall’art. 183, VI comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, il precedente Giudice Istruttore ha ammesso parzialmente le prove orali offerte da

riservando la decisione sulle altre istanze delle parti.

All’esito dell’istruttoria orale, con ordinanza del 3 ottobre 2022, il precedente G.I. in accoglimento dell’istanza di esibizione attorea ha ordinato alla convenuta l’esibizione in giudizio, entro il termine di 90 giorni , di ‘copia dei registri IVA, scontrini, registri di carico e scarico di magazzino, le fatture clienti e fornitori, ricevute degli ordini inviate agli acquirenti a mezzo email per gli acquisti nella rete internet, relativamente alla commercializzazione e pubblicizzazione di birra dal 2016 in poi’ , nonché alla
convenuta di esibire in giudizio, nel medesimo termine, ‘copia dei registri IVA, dei registri di carico e scarico di magazzino e delle fatture e/o scontrini relativi alla birra prodotta da per del segmento ‘ dal 2016 in poi destinata ad essere commercializzata in bottiglia o alla spina’ .

E’ stato, inoltre, disposto l’espletamento di c.t.u., affidata alla AVV_NOTAIOssa , al fine di accertare le royalties dovute da per la vendita della birra e per acquisire ogni elemento utile alla determinazione del danno risarcibile derivante dai fatti oggetto di causa. Al c.t.u. è stato posto il seguente quesito:

‘letti gli atti, verbali e documenti di causa nonché esperita ogni indagine tecnica ritenuta opportuna

individui la CTU l’entità delle royalties dovute dal 2016 al 2018 (anno per anno) in forza delle previsioni di cui al contratto doc 7 attoreo per la birra denominata ‘Kanaja’ nel/nei formati indicati in contratto; determini altresì le ragionevoli royalties per la birra ‘Kanaja’ venduta alla spina nel medesimo periodo in ragione della presenza sul medaglione dello spillatore del logo della birra ‘Kanaja’ comprensivo del segno ‘RAGIONE_SOCIALE”;

fornisca la CTU ogni utile elemento tecnico per determinare il danno occorso agli attori in ragione della commercializzazione da parte di per il periodo successivo alla scadenza del contratto (e in ogni caso quantomeno fino al febbraio 2019) di bottiglie di birra recanti i marchi /segni indicati in contratto e ciò eventualmente con il criterio delle royalties (in ragione della domanda per violazione di marchio), nonché sempre per il periodo successivo alla scadenza del contratto in ragione delle vendita di bottiglie di birra recanti l’immagine stilizzata del complesso RAGIONE_SOCIALE pur senza i segni di cui sopra (in ragione della domanda di danno ex art 2598 c.c. );
fornisca inoltre la CTU ogni utile elemento tecnico per determinare il danno occorso agli attori in ragione della commercializzazione da parte di per il periodo successivo alla scadenza del contratto, di birra alla spina caratterizzata della presenza sul medaglione dello spillatore del logo della birra comprensivo del segno ‘RAGIONE_SOCIALE”

fornisca inoltre la CTU ogni utile elemento tecnico per determinare il danno occorso agli attori in ragione più in generale della pubblicizzazione dopo il 2018 da parte di della Birra ‘ in accostamento ai segni della convenuta’.

L’elaborato peritale è stato depositato in data 30 agosto 2024 e all’esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione dal nuovo G.I. nelle more designato, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.

Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.

2. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva di

2.1.La società è stata convenuta in giudizio quale responsabile in solido, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per avere prodotto e distribuito la birra per conto di

2.2.Quanto all’ eccezione di difetto di legittimazione passiva, va premesso che la legitimatio ad causam , in quanto condizione dell’azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l’effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (cfr. Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951 e giurisprudenza conforme successiva, tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017 Rv. 644832 – 01).
Non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all’effettiva titolarità del rapporto sostanziale. La legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione contnuta nella domanda.

Ne consegue che l’eccezione sollevata dagli attori attiene non tanto alla legittimazione passiva che può senz’altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto dell’atto di citazione (nel quale gli attori hanno individuato quale società controllata da e tenuta per suo conto alla produzione, etichettatura, detenzione o esportazione di prodotti a marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in ogni sua possibile rappresentazione grafica e declinazione) -bensì al merito, ossia all’effettiva titolarità passiva del rapporto).
3. Il contratto stipulato tra le parti .

3.1.Per la qualificazione del contratto stipulato in data 02.01.2016 tra gli attori e denominato ‘contratto di sponsorizzazione’, vanno qui richiamate, per quanto di interesse, le specifiche pattuizioni ivi contenute (doc. 7 fascicolo attori):

il corrispettivo per le attività di sponsorizzazione di ogni evento pubblico, nonché in via generale per ogni attività prevista nel contratto era stato fissato nella somma complessiva annuale di euro 5.000,00, oltre IVA, da corrispondere annualmente, entro il giorno 8 gennaio di ogni anno, con la precisazione

‘ pena l’annullamento del contratto’;

-l’azienda sponsor , avendo facoltà di produrre una birra in bottiglia da 33 cl o da 75 cl utilizzando i marchi ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘Awanti’, ‘La grande V’ e ‘COGNOME‘, si era impegnata a corrispondere, altresì, una royalty pari a euro 0,15 per ogni bottiglia venduta da 33 cl e una royalty pari a euro 0,30 per ogni bottiglia venduta da 75 cl ‘ e altre quantità concordate tra le parti’ ;

-l’azienda sponsor avrebbe dovuto inviare un report con cadenza mensile indicante il numero di bottiglie vendute;

-era poi previsto il divieto per l’azienda sponsor di associare il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ad altri prodotti senza espressa autorizzazione scritta del soggetto sponsee ;

Gli attori, in base all’art. 2 del contratto, avrebbero dovuto:

-organizzare i concerti ed ogni altro evento pubblico, radiofonico e/o televisivo svolgendo un’adeguata attività di sponsorizzazione (par. 1);

in ogni locandina, biglietto di ingresso, volantino, e in genere in ogni altro materiale pubblicitario di propria produzione inserire il nome ed il logo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Birra del tuo territorio, L’RAGIONE_SOCIALE‘ (par. 2), in modo tale da consentire la riconoscibilità del ruolo di sponsor di

-concorrere alla realizzazione di gadget includenti il nome ed il logo dell e il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE, la Birra del tuo territorio, L’ ‘ (par. 3);

nei tabelloni pubblicitari ed in genere in ogni altro strumento pubblicitario utilizzato nei concerti e/o eventi televisivi inserire il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE, la Birra del tuo territorio, L ‘ (par. 4);

in ogni evento comunicativo televisivo o della carta stampata, inerente concerti e/o eventi pubblici associare al nome del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il nome ed il logo dell’ ed il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE, la Birra del tuo territorio, L’RAGIONE_SOCIALE‘, sia mediante riferimenti espressi, sia mediante ringraziamenti pubblici, esibizione di gadget o di prodotti riproducenti il nome ed il logo dell

ed il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE, la Birra del tuo territorio, L’RAGIONE_SOCIALE‘ (par. 5);

-inserire nel web attraverso i social il nome ed il logo dell’ e il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la birra del Tuo RAGIONE_SOCIALE, L’RAGIONE_SOCIALE‘, con apposizione di link di rimando al sito web dell’

-rendere visibili il nome ed il logo dell’ nonché il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE, la Birra RAGIONE_SOCIALE, L’RAGIONE_SOCIALE‘ durante una qualsiasi esibizione dei RAGIONE_SOCIALE attraverso ‘modalità compatibili con la presenza scenica e l’organizzazione dello spettacolo’.

3.2.In base agli obblighi gravanti sulle parti, deve ritenersi concluso un contratto misto nel quale sono presenti elementi di un contratto di licenza e di un contratto di sponsorizzazione.

Secondo giurisprudenza costante, il contratto misto, ossia quello costituito da elementi di tipi contrattuali diversi, non solo è unico, ma ha altresì causa unica e inscindibile nella quale si combinano gli elementi dei diversi tipi che lo caratterizzano. Esso è soggetto alla disciplina del contratto prevalente, salve le ipotesi di incompatibilità con questo degli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie. In tale ultimo caso, il criterio della prevalenza, nel rispetto dell’autonomia contrattuale di cui all’articolo 1322 c.c., è sostituito dal criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto.
Mediante un contratto di licensing (o licenza d’uso) il titolare di un diritto su un bene immateriale (licenziante) cede a un altro soggetto (licenziatario) la possibilità di sfruttare commercialmente o a livello produttivo tale bene per trarne dei benefici economici.

Il licenziatario (per l’utilizzo di un marchio, oppure di uno o più brevetti o di know -how industriale messo a disposizione dal soggetto licenziante), si impegna a versare, in base al contratto di licenza d’uso

stipulato, un corrispettivo che può essere fisso o variabile sulle vendite. In questa ultima ipotesi si regolano i rapporti con pagamento di royalties , commisurate ai risultati economici conseguiti dal licenziatario (ad es. con percentuali sul fatturato realizzato).

Il diritto fondamentale del licenziatario consiste nella facoltà di apporre il segno distintivo, costituito dal marchio che gode di particolare rinomanza, sul prodotto (o sui prodotti) e di immettere tale produzione in commercio, avvalendosi della propria rete distributiva, già utilizzata per commercializzare gli altri prodotti oggetto della propria attività d’impresa. Il fine precipuo della licenza d’uso del marchio inserita in un’operazione di merchandising è quello di consentire al titolare di un marchio o segno distintivo, la diffusione di prodotti, beni e servizi in un settore commerciale diverso da quello in cui il marchio ha raggiunto notorietà (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20461 del 2019).
Il contratto di sponsorizzazione, invece, comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto, detto sponsorizzato, si obbliga dietro corrispettivo a consentire ad altri l’uso della propria immagine pubblica ed il proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente denominato, mentre la patrimonialità dell’oggetto dell’obbligazione dipende dal fenomeno di commercializzazione del nome e dell’immagine personale affermatasi nel costume sociale. Tale contratto non ha ad oggetto lo svolgimento di un’attività in comune e, dunque, non assume le caratteristiche di un contratto associativo, ma ha ad oggetto lo scambio di prestazioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12801 del 29/05/2006, nel medesimo senso v. Cass. 11 ottobre 1997, n. 9880; Cass. 21 maggio 1998, n. 5086). La giurisprudenza ha precisato che non esiste un collegamento tra le spese derivanti da un contratto di sponsorizzazione e la diretta aspettativa dell’incremento dei ricavi poiché l’obiettivo, anche strategico, dello sponsor consiste nella crescita della propria immagine commerciale e del prestigio del marchio al fine di accreditarsi presso gli operatori economici del settore (Cass. civ., sez. V, 25 febbraio 2022, n. 6386).
3.3.Risulta evidente dalle obbligazioni assunte dalle parti che il pagamento del corrispettivo di € 5000 oltre iva all’anno è riconducibile agli obblighi di sponsorizzazione, mentre l’obbligo di pagamento delle royalties è stato pattuito quale corrispettivo della licenza di uso del marchio di proprietà degli attori.

4.I pagamenti effettuati da nel corso dell’esecuzione del rapporto e la loro imputazione.

4.1.In ordine ai pagamenti ricevuti prima del giudizio, gli attori hanno dimesso con l’atto di citazione la fattura n. 14 del 3 maggio 2017 ( sub doc. 19 fascicolo attoreo) di euro 649,04 (€ 532,00 oltre iva), indicandola quale unica somma ad essi versata a titolo di royalties in relazione allo sfruttamento del marchio registrato di loro proprietà e chiedendo il pagamento di tutte le royalties non pagate.

La fattura n. NUMERO_DOCUMENTO reca la causale: prestazione artistica di , vendite

‘ ‘.

Gli attori hanno, altresì, prodotto (sub doc. 20) la fattura n. 39 del 7 settembre 2018 di euro 2.035,00 ( € 1668,60 oltre iva), deducendo trattarsi di un acconto, pagato tardivamente, sul corrispettivo fisso di cui all’art. 3 del contratto per il 2018; hanno chiesto, pertanto, il residuo corrispettivo fisso per il 2018, pari a € 3.331,40, oltre iva .

La fattura n. NUMERO_DOCUMENTO reca la seguente causale: ‘ Sfruttamento diritti di immagine , .

4.2.Con la comparsa di costituzione e risposta, ha dimesso le fatture n. RT 01/2016 dell’11.02.2016 e n. RT 12/2017 del 20.04.2017 di € 5.000 ciascuna, oltre iva (complessivi euro 12.200,00), deducendo trattarsi del pagamento del corrispettivo per l’attività di sponsorizzazione (v. doc. 6 e 7 convenuta .

La fattura n. 1/2016 indica la causale ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e la fattura n. 12/2017 la causale ‘ prestazione artistica di , vendite ”.

Sull’imputazione della somma di € 12.200,00 al pagamento del corrispettivo fisso di € 5000 oltre iva per gli anni 2016 e 2017, in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di sponsorizzazione, non vi è contrasto tra le parti e nulla hanno richiesto gli attori per le annualità 2016 e 2017 a tale titolo.

La convenuta ha altresì dimesso le fatture n. 14/2027 e 39/2018, già prodotte dagli attori ( docc. 13-14 fascicolo convenuta) per complessivi euro 2.684,04, riferendole ai pagamenti a saldo delle royalties per le vendite di birra recanti il marchio Kumatera.

Secondo la convenuta la fattura n. 39 del 7 settembre 2018 di euro 2.035,00 (€ 1668,60 oltre iva), già prodotta quale doc. 20 attoreo), non sarebbe quindi un acconto sui diritti di sponsorizzazione per il 2018, come sostenuto dagli attori, ma costituirebbe il pagamento del saldo per la liquidazione delle royalties maturate.

4.2.Sul punto va ricordato che il potere di imputazione del pagamento ex art. 1195 c.c. spetta al debitore e si consuma al momento del pagamento. In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l’imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l’onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Sez. 3, Sentenza n. 31837 del 27/10/2022, Rv. 666054 – 01).
Nella fattura in questione (doc. 20 attoreo e doc. 14 convenuta) è presente la causale ‘ Sfruttamento diritti di immagine ‘, che va riferita al contratto di sponsorizzazione, consistente nello sfruttamento di un’immagine altrui. In assenza di prova di una diversa imputazione, il cui onere grava sulla convenuta che allega l’imputazione alle royalties, il pagamento va imputato all’adempimento degli obblighi di sponsorizzazione.

4.3. Tenendo presenti le imputazioni dei pagamenti risultanti dalla documentazione prodotta dalle parti, risultano, in conclusione, pagati da i seguenti importi:

per sponsorizzazione: euro 12.200,00 (ossia € 5000, oltre iva, per l’anno 2016 e € 5000, oltre iva, per il 2017, v. docc. 6-7 convenuta a saldo dei corrispettivi fissi dovuti per il 2016 e 2017 + euro 2.035,00 ( € 1668,60, oltre iva, v. doc. 14 convenuta e doc. 20 attori) quale acconto del corrispettivo fisso per l’anno 2018 (totale € 14.235).

per royalties in relazione alle vendite della birra euro 694,04 (v. doc. 13 convenuta e doc. 19 attori).

5. Il pagamento dell’importo annuo per la sponsorizzazione .

5.1.In ordine al pagamento dell’importo fisso dovuto per la sponsorizzazione, gli attori hanno chiesto la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 3.331,40 per l’anno 2018, oltre IVA e interessi di legge.

Sul punto, la convenuta oltre a sostenere di aver versato a tale titolo anche la somma di € 2.035,00 (€ 1668,60 oltre iva) di cui alla fattura n. 39 del 7 settembre 2018, la cui infondatezza risulta dall’imputazione del pagamento, ha eccepito ex art. 1460 c.c. l’inadempimento degli attori, i quali secondo la sua prospettazione non avrebbero adempiuto integralmente gli obblighi previsti nel punto 2 del contratto per il 2016 ed il 2017 e parimenti si sarebbero resi completamente inadempienti per il 2018.
Sul punto va ricordato che in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento; eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche quando sia dedotto l’inesatto adempimento dell’obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell’esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015 Rv. 634361 – 01).
L’eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell’inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l’eccezione di

inadempimento non estingue il contratto, potendo il creditore avvalersi dell’eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento (Sez. 1, Ordinanza n. 18587 dell’8/07/2024, Rv. 671672 – 01).

In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all’interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva (Sez. 3, Ordinanza n. 4134 del 18/02/2025 (Rv. 673763 – 02).
Nell’indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest’ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto (Sez. 2, Sentenza n. 36295 del 28/12/2023 Rv. 669680 – 02).

Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 cod. civ., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell’art. 1460 cod. civ., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell’inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell’altra parte (Sez. 2, Sentenza n. 3455 del 12/02/2020, Rv. 657100 -01, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14648 del 11/06/2013 Rv. 626586 – 01).
Qualora siano dedotte reciproche inadempienze, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, deve tenere conto non solo dell’elemento cronologico ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto, sicché, ove manchi la prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, entrambe le domande vanno rigettate per insussistenza dei fatti costitutivi delle pretese azionate (Sez. 3, Sentenza n. 18320 del 18/09/2015 (Rv. 637458 – 01).
5.2. Sulla base degli esposti consolidati principi, l’eccezione di inadempimento deve ritenersi infondata.

Secondo la convenuta gli attori non avrebbero inserito in ogni mezzo pubblicitario il nome, il logo dell’RAGIONE_SOCIALE ed il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE, la Birra del tuo territorio, L’RAGIONE_SOCIALE‘, invocando al riguardo le locandine pubblicitarie del 2016 (doc. 22, all. 1 e all. 2), del 2017 (doc. 23, all. 1-5) e del 2018 (doc. 24 all. 1-3), i video sub doc. 3334 attorei, la copertina e l’ opuscolo del disco ‘Ricchissimi, la pagina di ringraziamenti prodotta sub doc. 35 attoreo.

In realtà dai documenti richiamati da parte convenuta, oltre che da quelli prodotti dagli attori, risulta che nelle locandine, nei post e nei video degli attori compare il logo della birra e il marchio

‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Birra del tuo territorio, L’RAGIONE_SOCIALE‘ (generalmente in basso, insieme ai loghi degli altri sponsor).

Gli attori hanno dedotto e provato di aver presenziato a eventi per promuovere il prodotto (docc. 56, 79), inserendo il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sui materiali grafici di eventi e tour e dell’album ‘Ricchissimi’ (cfr., tra gli altri, docc. 14, 84, 87), creando contenuti sui propri canali social per la birra ‘ (docc. 15, 87, 85), pubblicizzando in occasione di eventi live e interviste – anche con l’emittente inglese BBC e nella webseries ‘The Italian Dream’ -gadget con il nome dell (docc. 83, 84, 86, 88), nonché inserendo la birra nei loro videoclip (docc. 17, 34).
Al riguardo, le contestazioni della convenuta sono generiche, non essendo neppure indicati gli specifici concerti nel corso dei quali gli attori non avrebbero osservato gli obblighi derivanti dal contratto di sponsorizzazione.

L’unica contestazione di inadempimento prodotta dalla convenuta risulta inviata in data 5.9.2018 (doc. 5 fascicolo convenuta, mail di ), quando ormai era prossima la scadenza del contratto e gli attori avevano sollecitato il pagamento delle somme ad essi dovute.

Risulta, invece, provato l’inadempimento della convenuta la quale:

-ha pagato tardivamente il corrispettivo fisso per l’anno 2017;

-ha pagato solo parzialmente il corrispettivo dell’anno 2018;

ha versato solo un modestissimo acconto a titolo di royalty ( come oltre si dirà);

-non risulta aver mai inviato i report previsti nel contratto.

5.3.Rigettata l’eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta, va accolta, pertanto, la domanda proposta dagli attori tendente alla condanna di al pagamento della residua somma di euro 3.331,40 per l’anno 2018, oltre IVA, con gli interessi di legge dalla scadenza contrattuale, trattandosi di debito di valuta.

Dalla data di notificazione della domanda giudiziale al saldo sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall’art. 1284 c.c. IV comma.

6. Il pagamento delle royalties per il periodo di vigenza del contratto (2016-2018) .

6.1.Gli attori hanno chiesto la condanna di al pagamento in loro favore di tutte le somme dovute a titolo di royalties per le vendite della birra in ognuno dei formati di vendita dalla data del 2.01.2016 alla data del 31.12.2018, quantificati in almeno euro 34.000, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da determinarsi all’esito della ricostruzione del numero di esemplari della birra venduti e della moltiplicazione degli stessi per il valore fisso delle royalties stabilite in contratto ovvero stabilite secondo i criteri equitativi indicati in narrativa per ciascun quantitativo di birra.
Per le ragioni già esposte (v. paragrafo 5), deve ritenersi versata nel periodo di vigenza del contratto a titolo di royalties per la vendita della birra la sola somma di euro 694,04 (v. doc. 13 convenuta e doc. 19 attori).

Va premesso che è risultata infondata la difesa della convenuta, secondo la quale la birra sarebbe stata prodotta e distribuita solo in bottigliette e non in fusti, poiché gli attori hanno prodotto documentazione non disconosciuta ex art. 2712-2719 c.c. da cui risulta la vendita della birra anche alla spina (v. ad es. doc. 58, 59 e 60 fascicolo attori).

Ha confermato la circostanza anche la teste , figlia del legale rappresentante di ( socia al 5% della società e addetta all’ufficio commerciale); la teste in un primo momento ha dichiarato :’ Si è vero, è stata prodotta solo in formato da 33 cl., è stata pensata proprio come birra ‘da giovani, per pub concerti, eventi’ e quindi è stata pensata per bevute ‘veloci’ in formato piccolo, formato ideale per questi utilizzi ‘.

Dopo aver preso visione dei docc. 58,59,60 di parte attrice ha risposto: ‘ Confermo che le foto doc. 60 e 58 e 59 mostrano i medaglioni posti sul macchinario della birra alla spina. Confermo che la birra è stata venduta e viene anche tuttora venduta pure con modalità di birra alla spina, il medaglione però è cambiato e c’è scritto solo ‘ ‘ senza la scritta ‘RAGIONE_SOCIALE‘. Quando ho detto che la birra è stata prodotta solo in formato 33 cl, mi riferivo alla birra in bottiglia, posto che per le birre in bottiglia non è mai stato realizzato e posto in commercio un formato grande da 75 cl., come invece facciamo per le altre tipologie di birra che commercializziamo. In altre parole la birra è stata venduta solo alla spina oppure in bottiglie in formato piccolo da 33 cl ‘.
Si trae quindi conferma dalla deposizione della teste che la birra alla spina veniva venduta con il medaglione ‘ sullo spillatore, anche se la teste ha precisato che ‘ il medaglione della birra alla spina è stato sostituito a fine 2018 con un medaglione che riporta solo la scritta . Adr: prendo atto della terza foto doc. 58, doc. che reca la data 19/06/2019. Non so però quando sia stata scattata la foto messa sullo sfondo né da chi’ (v. verbale udienza 12.7.2022).

Se secondo la teste il medaglione è stato sostituito alla fine del 2018, ne consegue che in precedenza recava la scritta

6.2.Sul punto, è stata espletata c.t.u., al fine di individuare ‘l’entità delle royalties dovute dal 2016 al 2018 (anno per anno) in forza delle previsioni di cui al contratto doc 7 attoreo per la birra denominata ‘Kanaja’ venduta nel/nei formati indicati in contratto…e le ragionevoli royalties per la birra ‘Kanaja’ venduta alla spina nel medesimo periodo in ragione della presenza sul medaglione dello spillatore del logo della birra comprensivo del segno ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ‘.
Il c.t.u. AVV_NOTAIO nella relazione depositata in data 30.8.2024, qui da intendersi integralmente richiamata, con puntuale disamina della documentazione oggetto di esibizione e congrua motivazione, immune da vizi logici, ha evidenziato che ha venduto ai clienti i seguenti formati: bottiglie di birra da 33 cl, fusti da 15 lt, fusti da 25 lt e fusti keykeg da 20 lt.

Non sono mai state vendute, invece, bottiglie da 75 cl.

Il c.t.u. ha indicato i quantitativi di vendita realizzati da (secondo il criterio dei litri venduti), evidenziando anche i ricavi realizzati, secondo i report forniti dalla società convenuta, di cui il c.t.u. ha verificato l’attendibilità:

TABLE

Vendite in litri

Il c.t.u. ha quindi quantificato le royalties rilevando che il terzo capoverso dell’art. 3 del contratto prevede una royalty di € 0,15 per le bottiglie da 33 cl, ma anche ‘una royalty pari a € 0,30 per ogni bottiglia venduta da 75 cl ed altre quantità da concordare tra le parti’. Ha ritenuto, quindi, più aderente alle pattuizioni contrattuali ritenere applicabile la royalty di € 0,30 sia alle bottiglie da 75 cl, sia agli altri formati.

Partendo dalla considerazione che la royalty di € 0,30 è stata pattuita per una bottiglia da ¾ di litro (75 cl), il ctu ha quantificato la royalty per litro in € 0,40 e mediante proporzioni matematiche ha calcolato le royalties per i vari formati, nei termini di seguito indicati (v. c.t.u. pag. 21):

royalty per bottiglia da 33 cl: € 0,15

royalty per bottiglia da 75 cl: € 0,30

royalty per fusti da 15 lt: € 6,00

royalty per fusti da 20 lt: € 8,00

royalty per fusti da 25 lt: € 10,00

Il c.t.u. ha anche ritenuto che per il periodo di vigenza del contratto (2016-2018) non debba farsi applicazione della maggiorazione di 1/3 indicata dagli attori, tenuto conto della determinazione contrattuale dei parametri per il calcolo delle royalties.

Le conclusioni del c.t.u., qui da intendersi integralmente richiamate, sono immuni da vizi logici e condivisibili nel merito, poiché nel contratto erano previste ‘ altre quantità da concordare tra le parti ‘ (clausola 3).

Pur non essendo stato previsto nel contratto espressamente il formato in fusti e in assenza di documentazione relativa all’accordo sul punto raggiunto dalle parti, tuttavia emerge dagli stessi documenti prodotti dagli attori (doc. 58,59 e 60 fascicolo attori, che riproducono post rispettivamente del 29.9.2016, 17.9.2016, febbraio 2017; doc. 15 fascicolo attori, post 25.2.2018) che la vendita in fusti

era ampiamente pubblicizzata sui social con il marchio visibile sullo spillatore, e pertanto deve ritenersi che gli attori ne fossero a conoscenza, senza aver mai sollevato contestazioni al riguardo.

Tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, che lasciavano spazio all’esistenza di ‘ altri formati ‘, devono quindi ritenersi applicabili le royalties regolate dal contratto operando le dovute proporzioni, ma senza maggiorazioni (la maggiorazione, come oltre si dirà, è stata, invece, correttamente applicata dal c.t.u. per il periodo successivo alla scadenza del contratto).

Il c.t.u. ha, quindi, quantificato le royalties complessive (al lordo degli omaggi, che incidono in misura minima e assolvono comunque a finalità di sponsorizzazione) dovute per il periodo di vigenza del contratto in € 30.533,80, così suddivise (v. schema pag. 24 c.t.u.) :

royalties per le bottiglie da 33 cl (periodo 20162018): € 3.151,80

royalties per la birra in fusti (periodo 20162018): € 27.382,00.

6.3.Poiché risulta versato a tale titolo dalla convenuta il solo importo di € 694,04 (€ 532,20 oltre iva), la convenuta deve ritenersi inadempiente, tenuto conto della indubbia rilevanza che, nella complessiva economia di un contratto di licenza d’uso di marchio, rivestono sia la fedele e puntuale rendicontazione da parte della licenziataria, sia l’esatto pagamento delle royalties dovute.

Dall’ importo di € 30.533,80 deve essere detratto l’acconto di € 532,20 già versato, con un residuo di € 30.001,60.

Da tale somma può essere detratto in via equitativa il 5% per le bottiglie rotte, sulla base delle deposizioni testimoniali, con un residuo di € 28.501,52, con gli interessi di legge dalla scadenza contrattuale, trattandosi di debito di valuta.

Dalla data di notificazione della domanda giudiziale al saldo sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall’art. 1284 c.c. IV comma.

7. La domanda di pagamento delle royalties per il periodo successivo alla scadenza del contratto e il risarcimento del danno.

7.1. Il contratto stipulato tra le parti all’art. 5 prevedeva la cessazione degli effetti alla sua scadenza, senza disposizioni di c.d. sell off , ovvero senza previsione in favore della licenziataria di un periodo di smaltimento delle giacenze esistenti.

Dai documenti in atti risulta che in data 10.8.2019 l’attore ha inviato il seguente messaggio Whatsapp (doc. 66 attori) a , figlia del legale rappresentante di ‘ Ciao , scusa se ti disturbo ma ti scrivo perché magari possiamo chiarire in amicizia la questione dell’uso del nostro marchio che continua ad essere impropriamente usato con la vostra birra. e tu padre si sono parlati più volte e questo punto ci sentiamo presi in giro e non fa molto piacere. La collaborazione è terminata come da contratto e come da accordi il nostro brand (il nostro nome è un marchio depositato) non doveva più essere usato da voi. In primis tuo papà aveva detto a che dovevate finire delle birre già imbottigliate… e va ben… poi è venuto fuori che aveva ancora delle etichette stampate…e va ben… ma continuano a girare e vedere il nostro nome sulle etichette di quelle alla spina anche su locali
che hanno aperto dopo la fine della nostra collaborazione, in fine anche la sponsorizzata su instagram di qualche settimana fa che tiene unito il nostro brand alla vostra birra. ‘.

Nello stesso giorno 10 agosto 2019, il legale rappresentante della convenuta

Tu hai ragione su quello che hai scritto ma la nostra intenzione di finire al più presto le bottiglie non ce ne sono rimaste molte per quanto riguarda i medaglioni alla spina ti giuro non me ne

, ha scritto al COGNOME (doc. 67 attori): ‘ ero accorto che c’era il logo vostro ma al più presto andremo a sostituirli ‘.

Fino al mese di agosto 2019, pertanto, dal messaggio dello stesso legale rappresentante della convenuta risulta confermata la vendita di bottiglie con il marchio RAGIONE_SOCIALE, sia pure con la giustificazione di dover esaurire le scorte (facoltà, comunque, non consentita dal contratto).

Tale circostanza ha trovato conferma anche nell’istruttoria orale: (figlia di ), sentita come teste, ha riferito quanto segue: ‘siamo andati avanti a vendere bottigliette da 33 cl anche dopo il 2018 per un po’ di tempo. Le birre con la veste grafica delle bottiglie di birra con la scritta ma senza la scritta RAGIONE_SOCIALE sono state introdotte verso la fine del 2018, nel gennaio/febbraio 2019 abbiamo comunque continuato a smaltire le bottiglie con la veste grafica precedente. Il codice prodotto è rimasto lo stesso per le due tipologie di veste grafica. NOME: per codice prodotto intendo il codice con cui identifichiamo il prodotto nelle fatture, in contabilità ‘.
Anche dalla deposizione della teste , pertanto, si trae conferma del fatto che nel 2019 ancora venivano vendute le bottiglie con la veste grafica precedente.

Confermano la reiterazione nell’uso del marchio RAGIONE_SOCIALE oltre la scadenza del contratto anche i documenti prodotti dagli attori ( docc. 28, 29, 30, 31, 32, 69, 70A, 70B, 71A, 73A, 74, 76), dai quali risulta che l’uso del marchio RAGIONE_SOCIALE sulla birra si è protratto quantomeno fino a tutto il 2020, nonostante la diffida del 31 luglio 2020 inviata dal legale degli attori ( doc. 21 fascicolo attori).

In particolare, vanno qui richiamate le seguenti risultanze, prevalentemente consistenti in screenshot del sito della convenuta o di profili social della convenuta o di terzi e relativi post:

docc. 28 e 69: immagini della birra con il marchio RAGIONE_SOCIALE sui profili social della convenuta nel 2019 e 2020′;

-doc. 26: medaglione birra Kanaja alla spina (10.8.2019);

doc. 70 B : fotogrammi video Kanaja 2019 ;

doc. 71 e 71 A :fotogrammi e ripresa storia Instagram di del 29.6.2020; doc. 71: registrazione storia Instagram del 20.6.2020;

doc. 72 :foto degli arredi del del settembre 2020 con spina Kanaja marchio RAGIONE_SOCIALE;

doc. 73 e 73: fotogrammi video recensione birra con del 14.9.2020 con sommelier sull’account Facebook di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del

e video recensione della 14.9.2020;

doc. 74: foto della birra sui social con il marchio RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 2019 al 2020 ( post social di terzi);

doc. 75: birra Kanaja in vendita sul sito Io Mangio Qui nel 2020, ottobre 2020;

doc. 76: fotogrammi del video della birra Kanaja con scadenza fine 2020;

doc. 76: video bottiglia di birra Kanaja con scadenza fine 2020.

doc. 58: birra alla spina (terza pagina), giugno 2019

doc. 31: foto della birra in bottiglia, 25.9.2020.

Come risulta dai documenti richiamati, nel settembre del 2020 sui social network riconducibili a , o alla convenuta o a ‘cortiveneziane’ (Instagram e Facebook) sono ancora pubblicati post promozionali e un video di recensione della birra ‘ , con marchio RAGIONE_SOCIALE visibile (doc. 30, 71, 71A, 73, 73°)

Sono in atti anche i post del birrificio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ( birrificio di su Instagram che, dopo la scadenza del Contratto, promuovevano comunque la birra come la ‘ limited edition creata in collaborazione con la scalmanata band dei RAGIONE_SOCIALE‘ ( doc. 13 , 28 e 29 fascicolo attori).

Le contestazioni della convenuta sono generiche e comunque essa non ha contestato la non conformità delle foto prodotte alle cose o fatti rappresentate ex art. 2712-2719 c.c., con ogni conseguenza in termini di tacito riconoscimento.

7.2.L’uso del marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ dopo la scadenza del contratto integra la lesione dei diritti esclusivi del titolare del marchio registrato ai sensi dell’art. 20 lett. b) c.p.i. ed è equiparabile alla contraffazione. Secondo l’art. 23, comma 3, c.p.i. ‘Il titolare del marchio di impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario’.
Al fine della liquidazione del danno patrimoniale per contraffazione di marchio, la prova del lucro cessante non è da considerarsi imprescindibile, atteso che nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale il danno patrimoniale da lucro cessante si presume ed è liquidato in misura non inferiore a quella corrispondente ai canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare ove avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto. Tale principio può trovare applicazione anche quando il consenso del titolare del diritto non sarebbe stato concesso. Per la retroversione degli utili, la royalty di base deve essere innalzata considerando quella che ragionevolmente le parti avrebbero pattuito presupponendo la violazione come già avvenuta, posto che una diversa conclusione condurrebbe all’irragionevole parificazione tra il contraffattore e il soggetto che ha ottenuto regolare licenza di utilizzo’ (v. Tribunale di Genova, 27/02/2023, Corte Appello Milano , Sez. spec. Impresa, 28/05/2019, n. 2323).
La convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore degli attori di una somma pari ai canoni che avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso anche per gli anni 2019 e 2020, con una congrua maggiorazione per l’uso indebito.

Sul punto, il c.t.u. ha applicato una maggiorazione di 1/3 alle ‘vendite fuori contratto’, ritenendo in tal modo assorbito ogni ulteriore profilo di danno.

Il c.t.u. ha precisato che in base ai dati risultanti dalla banca dati RAGIONE_SOCIALE (doc. 26 allegato alla ctu) ‘ nel settore della distribuzione della birra e degli alcolici, i tassi di royalty sono minori di quelli pattuiti nel contratto per cui è causa (sono anche calcolate su basi diverse, per lo più sui ricavi netti o lordi, oppure margini), per cui l’applicazione della maggiorazione di 1/3 appare sufficientemente ampia per coprire il danno legato allo sfruttamento illegittimo dei segni degli attori. In effetti, con gli atti di causa e durante la consulenza tecnica è stata fornita prova che l’associazione diretta del brand alla band ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è avvenuto sia attraverso la grafica presente sulle bottiglie e sugli spillatori di fusti sui banconi di bar, pub e birrerie raffigurante la band, sia mediante l’utilizzo del loro nome sugli spillatori e sui contenuti diffusi tramite social media dalla controparte , utilizzando tag e hashtag collegati direttamente alla band .
Ha aggiunto di non aver operato ‘ulteriori abbattimenti (come quelli proposti da parte convenuta, a titolo di sconto commerciale a fine anno e costi del recupero per trasporto e lavaggio dei fusti vuoti) giacché le royalties vanno calcolate al lordo di questi costi, che vengono sostenuti e rimangono a carico del licenziatario. Non si tratta, infatti, di calcolare il margine di guadagno della convenuta (nel qual caso essi avrebbero avuto una loro rilevanza), vieppiù laddove la royalty non è stata pattuita in percentuale e nemmeno legata al prezzo netto di vendita’.
Il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., immuni da vizi logici e congruamente motivate.

Non è accoglibile la richiesta di maggior danno proposta dagli attori a titolo di mancato guadagno per non aver ‘potuto costruire nuove sponsorship’ per 5 anni. Si tratta di un danno meramente ipotetico e non provato, in mancanza di allegazione e prova di occasioni contrattuali perse.

Sul punto, la c.t.u. ha quantificato le royalties dovute dopo la scadenza del contratto (per bottiglie da 33 cl e per birra in fusti) come segue:

royalties relative al 2019: € 17.997 ,91

royalties relative al 2020: € 6.608,66 (tot. 24.606,57, v. pag. 24 c.t.u.),

Poiché risulta la prova dell’uso indebito del marchio solo dal 2019 fino a tutto il 2020, non devono essere considerate le royalties calcolate per gli anni 2021-2023.

La convenuta va, pertanto, condannata al risarcimento del danno nella misura indicata, che va attualizzato alla data odierna, trattandosi di debito di valore in € 21.309,53 per il 2019 ( coeff. 1,184) e in € 7.844,48 per il 2020 ( coeff. 1,187), per un totale di € 29.154,01.

Le royalties sono soggette a iva, al momento della fatturazione.

Sono, altresì, dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma previamente devalutata al momento dell’illecito (1.1.2019) e progressivamente rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente decisione, sulla base del consolidato principio secondo il quale il danno da ritardo non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo (v. Cass., sez. un., 22 aprile 1994 / 17 febbraio 1995, n. 1712 e Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557 e successive conformi).
Dalla data di pubblicazione della presente decisione sono dovuti i soli interessi legali fino al saldo.

8. La concorrenza sleale e lo sfruttamento dell’immagine del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .

8.1. Secondo la prospettazione degli attori le condotte di contraffazione operate da si traducono anche nella produzione e distribuzione sul mercato, dopo la scadenza contrattuale dell’accordo, di un prodotto che ne presentava le medesime caratteristiche identificanti e distintive.

Tali condotte integrerebbero violazione dell’art. 2598 comma 1 c.c. Secondo gli attori la mera eliminazione del marchio RAGIONE_SOCIALE dai materiali promozionali delle birre , con il mantenimento degli elementi grafici che contengono le immagini stilizzate degli attori in concerto non sarebbe idonea a eliminare il collegamento con il loro brand – soprattutto nel territorio del Veneto – in quanto il prodotto mantiene caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante rispetto alla birra ufficiale nata come limited edition in virtù del contratto stipulato tra le parti, divenendone una imitazione servile.
In ogni caso, il mantenimento della grafica della birra ‘ con le sagome degli attori sarebbe secondo la loro prospettazione comunque contrario ai principi di correttezza professionale che informano il n. 3 dell’art. 2598 c.c.

In via subordinata, sostengono la responsabilità della convenuta per lo sfruttamento parassitario dell’immagine e del nome degli attori e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex artt. 9 e 10 c.c. e 2043 c.c.

8.2.La domanda ex art. 2598 c.c. non è accoglibile.

Come evidenziato anche dalla Suprema Corte in tema di contratti di sponsorizzazione, la tutela dei diritti all’immagine e alla denominazione risulterebbe pregiudicata qualora si consentisse a chiunque di appropriarsene a scopi pubblicitari, senza ottenere il consenso dei titolari e senza pagare le dovute “royalties”. Il danno, patrimoniale e non, causato da tale comportamento illecito è risarcibile, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., sotto il profilo sia del c.d. annacquamento della denominazione e dello svilimento dell’immagine del bene, sia del pregiudizio economico per il mancato esborso del prezzo, che comunemente è dovuto per simili campagne pubblicitarie, mentre non è applicabile la tutela di cui
all’art. 2598 ss. cod. civ., in tema di concorrenza sleale, per la mancanza di un rapporto di concorrenzialità tra le imprese (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18218 del 11/08/2009, Rv. 609424 – 01).

Il divieto di imitazione servile tutela l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente , insussistente in assenza di rapporto di concorrenzialità tra le parti.

8.3.Si reputa, invece, risarcibile il danno da illegittimo uso dell’immagine stilizzata del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha continuato a essere presente nelle etichette della birra prodotta dalla convenuta

anche dopo la rimozione del marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘, pur disponendo la società convenuta del materiale grafico per utilizzare lo sfondo con skyline di Venezia, come da programma ( doc. 9 fascicolo attori).

Al riguardo, va ricordato che lo stile grafico del materiale pubblicitario e delle etichette della birra RAGIONE_SOCIALE da produrre con apposizione del marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ risulta realizzato dalla società ‘ , agenzia di comunicazione e marketing con sede in Padova, incaricata pacificamente dalla convenuta

Gli attori hanno documentato di aver trasmesso a del le fotografie che li rappresentano durante i concerti, da cui è stata tratta l’immagine stilizzata che identifica il RAGIONE_SOCIALE in concerto, realizzata con la tecnica delle sagome nero in contrasto su fondo bianco ( doc. 9, docc. 46-49 fascicolo attori).

L’immagine stilizzata del RAGIONE_SOCIALE è chiaramente ancora presente nel nuovo formato prodotto sub doc. 44 dalla convenuta quale ‘nuovo formato della birra Kanaja’, confermato anche dai testi escussi all’udienza del 22.7.2022.

Gli attori hanno provato che quell’immagine è associata dai fan al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( v. post doc. 55).

Dal doc. 12 prodotto dagli attori risulta che la grafica con la loro sagoma era legata ai concerti come limited edition , da sostituire poi con la grafica classica con l’ outline di Venezia, una volta venuto meno l’efficacia dell’accordo ( v. mail del , doc. 12 fascicolo attori).

Trattasi, pertanto, di segno distintivo legato all’edizione limitata che risulta usato indebitamente anche dopo il 2020, quantomeno fino al 2022.

Il danno va autonomamente liquidato solo per gli anni 2021 e 2022, poiché la liquidazione del danno effettuata per gli anni 2019 e 2020 è omnicomprensiva per l’intera veste grafica delle bottiglie (che comprende l’immagine stilizzata e il marchio) e manca la prova di un uso successivo dell’immagine stilizzata dopo il 2022.

A tal fine, non può farsi ricorso ai medesimi criteri utilizzati per la liquidazione del danno per il biennio 2019 e 2021, che era riferibile anche all’uso del marchio registrato RAGIONE_SOCIALE e del simbolo del disco ‘Awanti coi Ammicci’.

Tenuto conto del fatto che le pattuizioni contrattuali prevedevano l’uso non solo dell’immagine stilizzata del RAGIONE_SOCIALE ma anche del marchio RAGIONE_SOCIALE e del simbolo ‘Awanti coi Ammicci’, per l’uso indebito della sola sagoma stilizzata degli attori può essere liquidata equitativamente la somma di € 10.000 già a valori attuali.

Trattandosi di debito di valore, la somma va devalutata al momento dell’illecito (1.1.2021) e progressivamente rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Gli interessi legali vanno calcolati secondo i criteri esposti al paragrafo precedente.

9. Il ruolo di

La stessa proprio ai fini della produzione delle birre artigianali e che opera sotto il suo

9.1.La società è partecipata da per il 76% (v. visura camerale di sub doc. 5 attoreo e visura camerale di sub doc. 6 attoreo). ha ammesso nella propria comparsa di costituzione che è stata creata dalla società

contro

llo.

Dalle risultanze della prova orale (v. verbale udienza del 12 luglio 2022) si evince che si occupava del processo di produzione e di imbottigliamento della birra pils.

Il teste , socio di fino al 2017 e addetto alla produzione, ha riferito: ‘Confermo che la birra ‘ è stata prodotta ed imbottigliata da , ciò quantomeno fino al 2017, ora non so’.

Il teste ha riferito che le operazioni di sleeveratura delle bottigliette da 33 cl di birra sono state effettuate unicamente dalla società RAGIONE_SOCIALE Sul punto depongono in senso convergente anche i documenti prodotti dalla convenuta (sub docc. da 30 a 41 fascicolo convenuta), che consistono in fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE con chiaro riferimento alla

e confermano l’incarico svolto da questa per conto di

.La circostanza che all’apposizione delle etichette contestate -che attiene alla fase di c.d. ‘sleeveratura’ -abbia provveduto altra società non esclude il concorso causale di nell’illecito posto in essere da tenuto conto del suo ruolo nella fase di produzione e imbottigliamento della nel periodo di interesse ( provato documentalmente e tramite la deposizione del teste ). […

Poichè il legale rappresentante di entrambe le due società è , non può neppure ritenersi che fosse all’oscuro della veste grafica delle bottiglie

L’illecito contraffattivo può dar luogo a responsabilità solidale tra i concorrenti nell’illecito, e a tal fine l’attore è onerato sia della prova della contraffazione che della prova del concorso fattivo di più soggetti nella sua realizzazione in base ai principi di diritto comune (Tribunale di Venezia, 09/06/2021), prova che può ritenersi raggiunta nel caso di specie.

10.La domanda di accertamento della titolarità o contitolarità del marchio di fatto e la domanda degli attori di inibitoria con riferimento al marchio .

10.1. La società convenuta ha chiesto in via riconvenzionale di ‘accertarsi e dichiararsi che il marchio ‘ è di proprietà esclusiva della società e per l’effetto, previo rigetto di ogni domanda avversaria, inibirsi agli attori il suo utilizzo’.

Gli attori, in via del tutto subordinata e in via di reconventio reconventionis ,hanno chiesto, invece, ‘Ferme tutte le domande proposte in via principale dai numeri 1) a 12), nella denegata ipotesi di accertamento dell’esistenza del marchio di fatto ‘ , in accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale formulata da dichiarare la contitolarità del marchio di fatto ‘ in capo agli attori per tutti gli usi consentiti di legge’.

Circa la titolarità del marchio di fatto, va ricordato che secondo la giurisprudenza in tema di marchio non registrato (c.d. marchio di fatto), i presupposti necessari per il suo riconoscimento sono costituiti dall’uso continuo, effettivo e notorio del marchio stesso, con la conseguente determinazione esplicita anche dell’estensione territoriale entro cui l’uso di fatto del marchio sia stato realizzato. Infatti, la tutela del marchio non registrato trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva in un determinato territorio ( v. Corte d’Appello L’Aquila, Sentenza, 12/04/2017, n. 607, v. anche Cass. civ., Sez. I, Sent. 13/05/2016, n. 9889).
La domanda riconvenzionale della convenuta è stata genericamente proposta, non essendo stato neppure allegato l’ambito territoriale di estensione dell’uso dell’asserito marchio di fatto, in tal modo non consentendo di determinare il tema di indagine relativo all’estensione in concreto del relativo uso e di stabilire se l’ambito territoriale sia solo locale (e in tal caso se provinciale o regionale) o anche nazionale.

All’assenza di allegazione fa riscontro la mancanza di prova dell’ambito territoriale di uso del marchio, che preclude l’esame della sussistenza degli altri requisiti per l’accoglimento della domanda.

Per effetto del rigetto della domanda riconvenzionale deve ritenersi assorbita la reconventio reconventionis degli attori, proposta in via solo subordinata.

10.2. Quanto alla domanda degli attori volta a inibire l’uso del nome alla convenuta nella vendita della birra da essa prodotta, non è provato che gli accordi tra le parti prevedessero che il relativo uso fosse limitato al periodo di efficacia del contratto di sponsorizzazione.

Il contratto concluso tra le parti in data 2.1.2016 prevedeva la facoltà per la convenuta di produrre una birra, da commercializzare in c.d. limited edition per la durata del suddetto contratto, sulla quale apporre alternativamente uno dei marchi di proprietà degli attori, da scegliere tra ‘Awanti, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, La Grande V’.

L’azienda sponsor si era impegnata a inviare le grafiche per l’approvazione al soggetto sponsee .

Come innanzi esposto, l’intero stile grafico del materiale pubblicitario e delle etichette della birra RAGIONE_SOCIALE da produrre con apposizione del marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ risulta realizzato dalla società ‘ , incaricata pacificamente dalla convenuta

Gli attori risultano aver fornito a del alcuni suggerimenti per il nome della birra (doc. 08 attori), tra i quali c’era anche il nome ‘NOME‘ ( con la ‘c’), che però è il nome di un vino.

L’intervento degli attori nella scelta della veste grafica della birra era previsto dal contratto per la relativa approvazione.

Risulta dalla corrispondenza prodotta in atti che gli attori avevano in un primo tempo suggerito il nome

(v. mail 2.3.2016, doc. 8 attori che menziona la preferenza di per il nome stato, poi, scelto).

NOME che è

Trattandosi di un marchio di fatto, comunque, il relativo diritto non discende dall’ideazione del marchio, ma dal relativo uso.

Risulta dagli atti, altresì, che del aveva espressamente consigliato di non dare alla birra un nome associato al RAGIONE_SOCIALE, né il nome di un loro disco, bensì il nome

ritenuto ‘ meno volgare del nome ‘COGNOME ” (proposto dagli attori) e prevedendo una grafica legata ai concerti come limited edition , da sostituire poi con la grafica classica con l’ outline di Venezia, una volta venuto meno l’accordo ( doc 12 fascicolo attori).

Il fatto che sia stato scelto volutamente per l’edizione limitata un nome non riferibile agli attori conferma il programma di mantenere il nome della birra anche dopo la cessazione di efficacia del contratto di sponsorizzazione.

La proposta proveniente dalla (la quale, pur essendo stata incaricata da non vincolava le relative scelte) di adottare il nome ‘ dopo la scadenza del contratto non comporta l’illiceità della prosecuzione dell’uso del nome ‘ dopo la scadenza, in assenza di pattuizioni che consentano di ritenerlo precluso dopo tale data.

Anche se il nome ‘ è stato utilizzato per la prima volta in occasione del lancio della nuova birra pubblicizzata con il marchio RAGIONE_SOCIALE, non ci sono elementi per ritenere che questo sia di proprietà degli attori o che sul medesimo essi possano vantare diritti che ne inibiscano l’uso alla convenuta.

11.Le altre domande degli attori.

11.1.Ai sensi dell’art. 124 c.p.i. ‘con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L’inibitoria e l’ordine di ritiro

definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale’.

Va quindi accolta la domanda degli attori di inibire a la fabbricazione, il commercio e l’uso di cose recanti marchio e segni distintivi riconducibili agli attori, nonché di emissione dell’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità.

Tenuto conto dell’estensione solo locale della vicenda risultante dall’istruttoria, la pubblicazione della sentenza va disposta su tutti i siti e profili social riconducibili alla convenuta per un periodo minimo di 30 giorni.

11.2.Può, inoltre, trovare accoglimento la domanda di fissazione di una penale, che si stima equo quantificare in 10 per ogni bottiglia di birra rinvenuta o mantenuta in commercio e, in caso di birra venduta in fusti, in € 10 per ogni litro di birra.

Non si ritiene accoglibile, invece, la domanda di distruzione, poiché le birre possono essere commercializzate previa rimozione dei segni distintivi indebiti.

11.3.Quanto alla retroversione degli utili, trattasi di un rimedio volto a ‘riparare’ il soggetto leso non attraverso il ristoro del danno da egli effettivamente subito bensì attraverso il diverso meccanismo che vede l’attribuzione al medesimo soggetto leso del guadagno illecitamente tratto dal contraffattore: gli utili che il contraffattore è tenuto a restituire sono soltanto quelli illecitamente conseguiti (Tribunale di Venezia, 13 Febbraio 2024, n. 466/2024).

Nella specie, non emergono dalla c.t.u elementi per ritenere che gli utili conseguiti eccedano il danno cagionato e pertanto nessuna somma può essere liquidata a tale titolo.

12. Regolamento delle spese.

12.1.Le spese seguono la soccombenza prevalente di e come da dispositivo, in base al decisum .

12.2.Vanno definitivamente poste a carico della convenuta liquidate in corso di causa.

e sono liquidate le spese di c.t.u., come

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda o eccezione,

1)Accertata la responsabilità delle convenute per i titoli in premessa, condanna e

in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., a pagare agli attori, in solido tra loro,

le seguenti somme:

€ 3.331,40 a titolo di corrispettivo fisso per l’anno 2018, oltre IVA al momento della fatturazione, oltre interessi legali dalla scadenza contrattuale al saldo sul solo corrispettivo sulla base dei criteri indicati in motivazione;

€ 28.501,52, a titolo di royalties per il periodo di vigenza del contratto, oltre iva al momento della fatturazione, oltre agli interessi legali dalla scadenza contrattuale sulle sole royalties, sulla base dei criteri indicati in motivazione;

€ 29.154,01 a titolo di risarcimento del danno, somma da devalutare al momento dell’illecito (1.1.2019) e progressivamente da rivalutare di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali da calcolare secondo i criteri esposti in motivazione;

€ 10.000 a titolo di risarcimento del danno, somma da devalutare al momento dell’illecito (1.1.2021) e progressivamente da rivalutare di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali da calcolare secondo i criteri esposti in motivazione.

Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e per l’effetto dichiara assorbita la reconventio reconventionis degli attori.

Rigetta la domanda tendente ad inibire l’uso del nome

Ordina alle società e in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., il ritiro dal commercio, a loro spese, dei prodotti recanti il marchio RAGIONE_SOCIALE o comunque contenenti le immagini e/o emblemi distintivi riconducibili al RAGIONE_SOCIALE, delle etichette nonché dei materiali pubblicitari ad essi relativi, entro il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza;

Inibisce alla convenuta la produzione, vendita, detenzione, esportazione, distribuzione e pubblicizzazione con ogni mezzo e anche attraverso la rete internet, il sito e i social delle convenute, di prodotti contraddistinti dal marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o contenenti immagini e segni distintivi riconducibili agli attori ovvero al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui essi fanno parte;

Dispone la pubblicazione della sentenza, a spese della convenuta per un periodo non inferiore a 30 giorni sulla home-page dei siti internet della convenuta e

Pone a carico della società una penale di euro 10,00 per ogni bottiglia di birra, rimessa o rinvenuta in commercio dopo il termine concesso, e una penale di euro 10,00 per ogni litro di birra venduto in fusti rimesso o rinvenuto in commercio dopo il termine concesso ovvero per ogni violazione e/o inosservanza dei divieti contenuti nella presente sentenza;

Condanna e in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,, a rifondere agli attori, in solido tra loro, le spese di lite, che liquida in € 1.545 per esborsi, € 14.103,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso forfetario ( 15%).

Pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, a carico della convenuta con obbligo di rimborsare agli attori le spese a tal fine anticipate.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell’8/10/2025.

Il AVV_NOTAIO estAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO