Giurisdizione violazione brevetto: chi decide?

Una società, titolare di un brevetto industriale, impugna un bando di gara pubblico sostenendo che violi i suoi diritti di privativa. Le Sezioni Unite della Cassazione stabiliscono che la giurisdizione per la violazione del brevetto spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo. La decisione si fonda sull’analisi del “petitum sostanziale”, ovvero l’effettivo oggetto della controversia, che in questo caso riguarda la tutela di un diritto soggettivo (il brevetto) e non l’esercizio del potere della pubblica amministrazione.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 2 novembre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Giurisdizione Violazione Brevetto: la Cassazione fa chiarezza su Appalti e Privative Industriali

Quando un bando di gara pubblico sembra calpestare un brevetto, a quale giudice bisogna rivolgersi? Al Tribunale amministrativo per contestare l’atto della P.A. o al Tribunale civile per difendere il proprio diritto di proprietà intellettuale? Con l’ordinanza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito una risposta chiara, delineando il confine della giurisdizione in caso di violazione brevetto nel contesto degli appalti pubblici.

I Fatti di Causa

Una società tecnologica, titolare di un brevetto per un innovativo sistema di diagnostica, impugnava davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) un bando di gara indetto da un’importante azienda di trasporti ferroviari. Secondo la società, l’oggetto dell’appalto, relativo alla fornitura e manutenzione di treni dotati di sistemi di misura, di fatto imponeva l’utilizzo della propria tecnologia brevettata, configurando una violazione dei suoi diritti di esclusiva.

La richiesta al giudice amministrativo era l’annullamento del bando di gara e del successivo provvedimento di aggiudicazione. Il TAR respingeva il ricorso. In sede di appello, il Consiglio di Stato ribaltava la prospettiva, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario. La questione è così giunta dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione.

La Decisione sulla Giurisdizione per Violazione Brevetto

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso della società, confermando la decisione del Consiglio di Stato e dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Il cuore della decisione risiede nel concetto di “petitum sostanziale”, ovvero nell’andare a vedere quale sia la vera natura della pretesa avanzata, al di là della forma.

Secondo la Corte, la società non stava contestando un vizio di legittimità della procedura di gara in sé (come la violazione delle regole di concorrenza o di trasparenza), ma stava lamentando la lesione di un proprio diritto soggettivo assoluto: il diritto di esclusiva derivante dal brevetto. La richiesta di annullamento del bando era, in sostanza, uno strumento per far accertare la violazione del brevetto e ottenere tutela.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte Suprema ha spiegato che la controversia, nella sua essenza, era di natura puramente civilistica. La pretesa della società era volta a ottenere il riconoscimento della lesione del proprio diritto di proprietà intellettuale e a impedirne l’usurpazione. Si tratta di una classica disputa tra diritti soggettivi che rientra pienamente nella competenza del giudice ordinario, specificamente delle sezioni specializzate in materia di impresa.

La Cassazione ha sottolineato che, sebbene il giudice amministrativo possa talvolta valutare in via incidentale l’esistenza di un diritto soggettivo per decidere sulla legittimità di un atto amministrativo, in questo caso l’accertamento della violazione del brevetto non era un semplice presupposto, ma costituiva l’oggetto principale e centrale della domanda. Inoltre, la stessa società aveva già avviato, parallelamente, una causa civile contro l’ente appaltante proprio per l’accertamento della violazione del brevetto e la richiesta di inibitoria.

Questo ha reso ancora più evidente come la vera natura della contesa fosse civilistica e che l’azione amministrativa fosse strumentale a un fine che solo il giudice ordinario poteva perseguire in via principale.

Le Conclusioni

L’ordinanza stabilisce un principio fondamentale per le imprese che detengono diritti di proprietà intellettuale: se si ritiene che un bando di gara pubblico violi un proprio brevetto, la strada maestra per la tutela è quella del tribunale ordinario. L’impugnazione davanti al TAR non è la via corretta se l’obiettivo primario è far accertare l’usurpazione della privativa industriale. La giurisdizione amministrativa rimane confinata alle questioni che attengono al corretto esercizio del potere pubblico nell’indire e gestire la gara, non alla tutela dei diritti soggettivi di natura patrimoniale e industriale.

Chi è il giudice competente a decidere una causa in cui si lamenta la violazione di un brevetto da parte di un bando di gara pubblico?
La giurisdizione spetta al giudice ordinario (in particolare, le sezioni specializzate in materia di impresa), in quanto la controversia riguarda la lesione di un diritto soggettivo e non la legittimità dell’azione amministrativa.

Cosa significa “petitum sostanziale” e perché è importante per determinare la giurisdizione?
Il “petitum sostanziale” è il reale obiettivo perseguito con l’azione legale, al di là della richiesta formale. È determinante perché il giudice deve individuare la vera natura della controversia per stabilire la propria competenza. In questo caso, l’obiettivo reale era l’accertamento della violazione del brevetto, una questione di natura civilistica.

Il giudice amministrativo può annullare un bando di gara perché viola un diritto di brevetto?
Secondo questa ordinanza, no. Se la causa si fonda principalmente sulla presunta violazione di un brevetto, la questione esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo. L’annullamento del bando non può essere ottenuto in quella sede se è solo una conseguenza della richiesta di tutela del diritto di proprietà industriale, che spetta al giudice ordinario.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 4745 Anno 2024

Civile Ord. Sez. U Num. 4745 Anno 2024

Presidente: COGNOME PASQUALE

Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 22/02/2024

ORDINANZA

sul ricorso 2772-2023 proposto da:

RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentane pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME;

– ricorrente –

contro

RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

Oggetto

RIC. CONTRO DECISIONI

DI GIUDICI SPECIALI

R.G.N. 2772/2023

COGNOME.

Rep.

Ud. 05/12/2023

nonché contro

RAGIONE_SOCIALE, ATI RAGIONE_SOCIALE, ATI RAGIONE_SOCIALE, ATI RAGIONE_SOCIALE POLSKA RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore ;

– intimate – avverso la sentenza n. 5119/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 21/06/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;

lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

RAGIONE_SOCIALE -assuntasi quale titolare di diritti di privativa industriale di determinati sistemi di diagnostica impresenziata, con ottenimento del diritto di brevetto in data 29 marzo 2018 – proponeva appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 2975/2021 riguardante l’impugnazione del bando di gara RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) n. 3/2019 per l’avvio della procedura comparativa avente ad oggetto la ‘Fornitura e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di n. 5 treni bimodali attrezzati con i sistemi di misura a bordo per la diagnostica nazionale’, nonché l’annullamento del provvedimento con cu i RFI aveva disposto l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della RAGIONE_SOCIALE
Il TAR adito aveva respinto entrambi i motivi formulati dalla ricorrente:

il primo era relativo alla dedotta violazione dei diritti di proprietà industriale del sistema di diagnostica impresenziata (aderendosi alla ricostruzione al riguardo effettuata dal verificatore); – con il secondo era stato contestato che la gara non fosse sufficientemente aperta anche alle piccole e medie imprese attraverso una suddivisione in lotti.

Con sentenza n. 5119/2022 (pubblicata il 21 giugno 2022), il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decidendo sull’appello formulato dalla RAGIONE_SOCIALE nonché sull’appello incidentale avanzato da RAGIONE_SOCIALE, con il quale veniva riproposta l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A., da esaminare in via pregiudiziale -accoglieva quest’ultimo (oltre a statuire sulle altre domande).

A tal proposito, il Consiglio di Stato osservava che tra le parti già pendeva controversia dinanzi al Tribunale civile (competente in materia ai sensi dell’art. 120, comma 4, del c.d. Codice della proprietà industriale) per la presunta violazione del brevetto e che tale questione (di chiara matrice civilistica) e che -nel già instaurato contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa -la RAGIONE_SOCIALE aveva inteso ottenere l’accertamento della pretesa usurpazione del suo brevetto e ciò in via diretta e principale, impugnando, per il riconoscimento di tale violazione, il bando di gara e il successivo provvedimento di aggiudicazione.
In altri termini, ad avviso del Consiglio di Stato, nel caso in questione, il suddetto accertamento demandato al giudice amministrativo non si risolveva in un accertamento incidentale afferente ad un presupposto per la valutazione del corretto esercizio del potere pubblicistico, bensì involgeva un accertamento principale della menzionata usurpazione, atteggiandosi lo stesso esercizio di detto potere a violazione della norma di relazione, il cui accertamento doveva intendersi, per contro, attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario.
Né -aggiungeva il Consiglio di Stato -poteva ritenersi che si vertesse in una ipotesi di giurisdizione esclusiva del g.a., difettando nella fattispecie l’intimo collegamento tra diritti soggettivi ed interessi legittimi che costituisce il ‘proprium’ di siffatta giurisdizione, venendo in rilievo il solo diritto soggettivo fatto valere dall’RAGIONE_SOCIALE al rispetto dei propri diritti di privativa industriale, da considerarsi del tutto distinto rispetto all’interesse legittimo della medesima parte a partecipare ad una procedura legittima.
Contro tale sentenza del Consiglio di Stato l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, dinanzi a queste Sezioni unite, sulla base di un solo motivo, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost., 362, comma 1, c.p.c. e 110

c.p.a., nonché per violazione degli artt. 7, 8 e 133 c.p.a.

Ha resistito con controricorso la sola RAGIONE_SOCIALE, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore della ricorrente ha depositato memoria scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo formulato, la ricorrente chiede che venga dichiarata -in ordine alla controversia in esame (e per la parte riguardante la prospettata impugnativa del bando e degli atti conseguenti) -la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

A sostegno della proposta censura la ricorrente deduce che -in base al criterio generale del ‘petitum’ sostanziale – la stessa non aveva mai richiesto dinanzi al TAR, con il ricorso introduttivo, un ‘accertamento principale’ sulla lesione dei suoi diritti di proprietà intellettuale, bensì l’annullamento dei due su richiamati provvedimenti amministrativi (bando di gara e provvedimento di aggiudicazione) siccome illegittimi.

A tal proposito la ricorrente evidenzia che, per decidere sulla fondatezza o meno del prospettato vizio di legittimità, l’adito giudice amministrativo avrebbe potuto e dovuto valutare -in via meramente incidentale ed ai sensi dell’art. 8 c.p.a. la questione pregiudiziale su se effettivamente sussistesse in capo ad essa ricorrente un diritto soggettivo (privativa industriale) che avrebbe precluso la fornitura dei mezzi da parte di terzi e, dunque, avrebbe impedito l’espletamento di una gara pubblica, e ciò sarebbe dovuto avvenire, per l’appunto, attraverso un mero accertamento incidentale, come tale inidoneo al giudicato.
Aggiunge la ricorrente che la mera circostanza che il privato potesse rivolgersi anche al giudice ordinario (come, peraltro, si era venuto a verificare nel caso di specie) per ottenere una tutela in via principale e, quindi, per vedersi garantita la tutela ‘erga omnes’ della privativa industriale, non avrebbe potuto comportare che il giudice ordinario

potesse annullare il provvedimento amministrativo illegittimo o potesse sostituirsi al giudice amministrativo nella valutazione della legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. (o da organismi di diritto pubblico equiparati alla P.A.).

Ritengono queste Sezioni unite che il ricorso debba essere rigettato, dovendosi, perciò, confermare -con riferimento alla vicenda processuale che viene in rilievo (ed avuto riguardo alla specifica statuizione in punto giurisdizione) -la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, come ritenuto dal Consiglio di Stato con la sentenza qui impugnata.

In effetti, va rilevato che – con il ricorso originario proposto davanti al TAR -l’odierna società ricorrente, sotto la denuncia formale di illegittimità del bando (alla cui conseguente procedura -si badi – non aveva, peraltro, partecipato), aveva, in effetti, dedotto che lo stesso prevedeva un oggetto impossibile e illecito, sul presupposto che le prestazioni oggetto della procedura indetta da RAGIONE_SOCIALE si sarebbero dovute considerare sovrapponibili ad una tecnologia (diagnostica impresenziata) coperta da proprietà intellettuale e da brevetto industriale da ritenersi riconosciuto in via esclusiva ad essa ricorrente RAGIONE_SOCIALE, con derivante violazione di detta proprietà assistita da brevetto, assumendosi, in sostanza, un’asserita usurpazione del brevetto stesso. Così impostata la domanda, si osserva che la stessa, in effetti, mirava a far accertare detta violazione, la quale, tuttavia, non avrebbe potuto riverberarsi nell’illegittimità del bando e/o dei conseguenti atti della procedura di gara, risultando, piuttosto, strumentalmente proposta per far emergere la sua idoneità a produrre i suoi effetti su un diverso piano, ovvero quello della (eventuale) responsabilità risarcitoria di natura civilistica, con la conseguente verificazione di tutti i relativi effetti.
Appare, quindi, evidente che, nel caso di specie, non si veniva a porre un problema di bando nullo in quanto in ipotesi illecito (in relazione alla natura del suo oggetto), ma la domanda della società RAGIONE_SOCIALE era -sul piano della individuazione del suo reale ‘petitum sostanziale’ -diretta all’accertamento della sua affermata proprietà intellettuale sull’oggetto stesso, da considerarsi esclusiva in quanto brevettata.

Al riguardo è opportuno notare che -nella stessa rubrica del primo motivo del ricorso originariamente proposto dinanzi al TAR (come riportato nel testo del ricorso presentato avanti a queste SS.UU.: cfr. pag. 6) -l’odierna ricorrente, dopo la prospettazione di una generica ‘violazione dei principi ordinamentali di legalità, buon andamento e imparzialità’, aveva denunciato un secondo profilo ricondotto alla ‘violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni della L. n. 633/1941 e dell’art. 1325 c.c.’, violazione tipicamente correlabile all’accertamento di una responsabi lità di carattere civilistico.
E’ altrettanto sintomatico di tale impostazione la circostanza che, nelle more del giudizio amministrativo, la stessa società RAGIONE_SOCIALE aveva intentato, nel marzo 2019, una causa dinanzi al Tribunale civile di Roma -Sezione Specializzata per i brevetti diretta all’accertamento del suddetto diritto di esclusiva protetto da apposito brevetto, con richiesta di inibizione a RAGIONE_SOCIALE della sua asserita abusiva utilizzazione. Con tale domanda, quindi, l’RAGIONE_SOCIALE mirava e vedersi riconosciuta la violazione di un diritto soggettivo da ricondurre alla lamentata usurpazione del brevetto, reclamando il risarcimento di eventuali danni ed invocando la predetta inibizione a carico di RAGIONE_SOCIALE e, perciò, implicitamente chiedendo che l’oggetto tutelato dal suo diritto di esclusiva come proprietaria intellettuale coperta da brevetto non venisse illecitamente utilizzato dalla medesima RAGIONE_SOCIALE (quindi anche per evitare che venisse indetto un bando avente ad oggetto l’aggiudicazione delle relative prestazioni riguardanti l’affidamento di forniture e RAGIONE_SOCIALE di veicoli ferroviari per la diagnostica territoriale), così facendo valere una pretesa civilistica, essenzialmente sovrapponibile a quella dedotta dinanzi al giudice amministrativo.
Si prospetta, quindi, chiaramente come l’accertamento dell’asserita violazione del brevetto e della pretesa all’ottenimento dei conseguenti danni non rientra tra gli accertamenti di carattere incidentale previsti dall’art. 8 c.p.a., atteggiandosi come questioni estranee al procedimento amministrativo che aveva portato RAGIONE_SOCIALE all’indizione del bando di gara contestato dall’RAGIONE_SOCIALE.

In altri termini, nell’ipotesi qui in esame, l’accertamento demandato al

giudice amministrativo non si risolveva in un accertamento incidentale afferente ad un presupposto per la valutazione del legittimo esercizio del potere di natura pubblicistica, bensì in un accertamento principale, atteggiandosi lo stesso esercizio del potere a violazione della norma di relazione, la cui cognizione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Quindi, la controversia introdotta dalla società RAGIONE_SOCIALE con il suo ricorso deve essere considerata -sul piano del suo contenuto oggettivo sostanziale -di natura civilistica, estranea al procedimento amministrativo da cui ebbe a scaturire la pubblicazione del bando di gara, essendo stata prospettata la lesione di un brevetto che, ove accertata, avrebbe potuto comportare una responsabilità della P.A. di natura diretta, con eventuali conseguenze risarcitorie in favore della ricorrente quale titolare del diritto soggettivo asseritamente leso.
3. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere respinto, avendo il Consiglio di Stato -con la sentenza impugnata -ravvisato la fondatezza (sul punto) dell’appello incidentale di RFI, ritenendo correttamente sussistente il difetto di giurisdizione in relazione al primo motivo del ricorso formulato dinanzi al TAR (al quale solo inerisce la questione di giurisdizione poi avanzata con il ricorso dinanzi a queste SS.UU.), con la conseguente legittimità della dichiara zione di inammissibilità del primo motivo dell’appello principale, vertendo la questione su fattispecie rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario (statuizione che va, quindi, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, nella misura di cui in dispositivo (mentre non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese relative ai rapporti processuali instauratisi tra la ricorrente e le società intimate, non avendo queste ultime svolto attività difensiva nella presente sede).

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 5

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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