Difetto di giurisdizione: tutela brevetto e appalti

La Cassazione conferma il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia su un appalto pubblico. Il caso riguardava una società titolare di un brevetto che contestava un bando di gara, sostenendo violasse i suoi diritti di esclusiva. La Corte ha stabilito che la pretesa sostanziale non era la legittimità dell’atto amministrativo, ma la tutela del diritto di proprietà industriale, materia di competenza del giudice ordinario.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 2 novembre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Difetto di giurisdizione: la tutela dei brevetti negli appalti pubblici spetta al giudice ordinario

Un’importante ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiarisce i confini tra giurisdizione ordinaria e amministrativa in materia di appalti pubblici e tutela della proprietà industriale. La pronuncia stabilisce un principio fondamentale: se la vera causa del contendere è la presunta violazione di un brevetto, la competenza a decidere spetta al giudice ordinario, anche se la controversia nasce dall’impugnazione di un bando di gara. Questo caso evidenzia il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quando la domanda, pur formalmente diretta contro un atto della P.A., mira in sostanza a tutelare un diritto soggettivo come la privativa industriale.

I fatti del caso

Una società tecnologica, titolare di un brevetto per sistemi di diagnostica avanzata, impugnava davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) un bando di gara indetto da un grande ente ferroviario nazionale. L’appalto aveva ad oggetto la fornitura e manutenzione di veicoli speciali per la diagnostica della rete ferroviaria.
La società ricorrente sosteneva che l’oggetto della gara fosse illecito e impossibile, in quanto le tecnologie richieste sarebbero state coperte dalla sua privativa industriale. Di conseguenza, essa si riteneva l’unica legittimata a fornire tali prestazioni, chiedendo di fatto l’annullamento della procedura di gara.
L’ente ferroviario si difendeva eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la questione rientrasse nella competenza del giudice ordinario. Mentre il TAR respingeva l’eccezione, il Consiglio di Stato, in appello, la accoglieva, dichiarando inammissibile il ricorso originario per mancanza di giurisdizione. La questione giungeva così dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione.

La decisione delle Sezioni Unite e il difetto di giurisdizione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società tecnologica, confermando la decisione del Consiglio di Stato e dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
Il fulcro della decisione si basa sul principio del petitum sostanziale. Le Sezioni Unite hanno guardato oltre la forma della domanda (l’impugnazione del bando) per individuare la sua vera sostanza. L’obiettivo reale della società non era contestare la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, ma ottenere l’accertamento della violazione del proprio brevetto e la tutela del conseguente diritto di esclusiva.

Le motivazioni

Le motivazioni della Corte si articolano su punti chiari e distinti.

In primo luogo, la domanda della società, sebbene presentata come un’impugnazione per illegittimità del bando, mirava a far accertare un’asserita usurpazione della sua proprietà intellettuale. Tale accertamento non costituiva un mero presupposto incidentale per la valutazione della legittimità dell’atto amministrativo, ma rappresentava il cuore della pretesa. La controversia, quindi, non verteva su un interesse legittimo (l’interesse alla corretta azione della Pubblica Amministrazione), bensì su un diritto soggettivo assoluto, quale è il diritto derivante da un brevetto.

In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come la pretesa della società fosse di natura prettamente civilistica. L’azione era strumentale a far emergere una potenziale responsabilità risarcitoria dell’ente appaltante per la violazione della privativa industriale. A conferma di ciò, la stessa società aveva parallelamente avviato un’azione civile dinanzi al tribunale specializzato in materia di imprese per l’accertamento della violazione del brevetto e per ottenere un’inibitoria.

Infine, le Sezioni Unite hanno precisato che la questione non rientrava neppure nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché mancava l’intimo collegamento tra diritti soggettivi e interessi legittimi che caratterizza tale tipo di giurisdizione. Il diritto di privativa industriale fatto valere era del tutto distinto e autonomo rispetto all’interesse legittimo a partecipare a una gara pubblica, interesse che, peraltro, la società non aveva manifestato non avendo nemmeno presentato un’offerta.

Le conclusioni

La sentenza stabilisce un confine netto: le controversie che, pur scaturendo da un procedimento amministrativo come un appalto pubblico, hanno come oggetto principale la tutela di un diritto di proprietà industriale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice amministrativo non può essere adito per ottenere, in via principale, l’accertamento di una violazione di brevetto. La pronuncia ribadisce l’importanza del criterio del petitum sostanziale per risolvere le questioni di giurisdizione, garantendo che ogni giudice si occupi delle materie che gli sono proprie e che la tutela dei diritti soggettivi, come quelli derivanti da un brevetto, trovi la sua sede naturale nel processo civile.

Quando un bando di gara pubblico viola un brevetto, quale giudice è competente a decidere?
Secondo la Corte di Cassazione, la competenza spetta al giudice ordinario. La controversia, infatti, non riguarda la legittimità dell’azione amministrativa, ma la tutela di un diritto soggettivo di proprietà industriale, che è materia di natura civilistica.

Cosa si intende per ‘petitum sostanziale’ nella determinazione della giurisdizione?
Il ‘petitum sostanziale’ è il vero oggetto della richiesta di tutela avanzata da una parte, al di là della sua formulazione formale. La Corte analizza la sostanza della pretesa per capire se si tratta della protezione di un diritto soggettivo (competenza ordinaria) o di un interesse legittimo (competenza amministrativa).

Una società può impugnare un bando di gara davanti al TAR sostenendo che esso lede un suo diritto di esclusiva derivante da un brevetto?
No, se l’obiettivo principale è l’accertamento della violazione del brevetto. La Corte ha stabilito che tale azione configura un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la questione è di competenza del giudice ordinario, anche se formalmente viene impugnato un atto amministrativo.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 4307 Anno 2024

Civile Ord. Sez. U Num. 4307 Anno 2024

Presidente: COGNOME PASQUALE

Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 19/02/2024

ORDINANZA

sul ricorso 2778-2023 proposto da:

RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentane pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME;

– ricorrente –

contro

RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;

Oggetto

RIC. CONTRO

DECISIONI

DI GIUDICI SPECIALI

R.G.N. 2778/2023

COGNOME.

Rep.

Ud. 05/12/2023

– altra controricorrente –

nonché contro

RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore ;

– intimate – avverso la sentenza n. 5114/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 21/06/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;

lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) assuntasi quale titolare di diritti di privativa industriale di determinati sistemi di diagnostica impresenziata, con ottenimento del diritto di brevetto in data 29 marzo 2018 – proponeva appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 2974/2021 riguardante l’impugnazione del bando di gara RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) n. 380/2018 per l’avvio della procedura comparativa avente ad oggetto la ‘Fornitura e Full RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di n. 15 autocarrelli per la diagnostica territoriale su piazzali, nodi ed interconnessioni’.
Il citato TAR -previo rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla resistente RAGIONE_SOCIALE – respingeva entrambi i motivi proposti dalla ricorrente: – con il primo era stato vantato un diritto di esclusiva sostenendo che essa ricorrente fosse l’unica legittimata a procedere alla fornitura oggetto del bando; – con il secondo era stato contestato che la gara non fosse sufficientemente aperta anche alle piccole e medie imprese attraverso una suddivisione in lotti, avendo riguardo al requisito concernente il fatturato specifico medio negli ultimi tre anni.
Con sentenza n. 5114/2022 (pubblicata il 21 giugno 2022), il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decidendo sull’appello formulato dalla RAGIONE_SOCIALE nonché sull’appello incidentale avanzato da RAGIONE_SOCIALE, con il quale veniva riproposta l’eccezione di difetto di giurisdizione del

G.A., da esaminare in via pregiudiziale (oltre che nella costituzione della società RAGIONE_SOCIALE, che aderiva alla prospettazione di RAGIONE_SOCIALE) -accoglieva quest’ultimo, così dichiarando l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (e, in parte, anche per carenza di interesse).

A tal proposito, il Consiglio di Stato osservava che, con la domanda introduttiva di primo grado, la RAGIONE_SOCIALE aveva inteso ottenere l’accertamento della pretesa usurpazione del suo brevetto e ciò in via diretta e principale, impugnando, per il riconoscimento di tale violazione, il bando di gara.

In altri termini, ad avviso del Consiglio di Stato, nel caso in questione, il suddetto accertamento demandato al giudice amministrativo non si risolveva in un accertamento incidentale afferente ad un presupposto per la valutazione del corretto esercizio del potere pubblicistico, bensì involgeva un accertamento principale della menzionata usurpazione, atteggiandosi lo stesso esercizio di detto potere a violazione della norma di relazione il cui accertamento doveva intendersi, per contro, attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario. Né -aggiungeva il Consiglio di Stato -poteva ritenersi che si vertesse in una ipotesi di giurisdizione esclusiva del g.a., difettando nella fattispecie l’intimo collegamento tra diritti soggettivi ed interessi legittimi che costituisce il ‘proprium’ di siffatta giurisdizione, venendo in rilievo il solo diritto soggettivo fatto valere dall’RAGIONE_SOCIALE al rispetto dei propri diritti di privativa industriale, da considerarsi del tutto distinto rispetto all’interesse legittimo della medesima parte a partecipare ad una procedura legittima.
Contro tale sentenza del Consiglio di Stato ha proposto ricorso, dinanzi a queste Sezioni unite, sulla base di un solo motivo, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost., 362, comma 1, c.p.c. e 110 c.p.a., nonché per violazione degli artt. 7, 8 e 133 c.p.a.

Hanno resistito con distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore della ricorrente ha depositato memoria scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo formulato, la ricorrente chiede che venga dichiarata -in ordine alla controversia in esame -la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

A sostegno della proposta censura la ricorrente deduce che -in base al criterio generale del ‘petitum’ sostanziale – la stessa non aveva mai richiesto dinanzi al TAR, con il ricorso introduttivo, un ‘accertamento principale’ sulla lesione dei suoi diritti di proprietà intellettuale, bensì l’annullamento dei due su richiamati provvedimenti amministrativi (bando di gara e provvedimento di aggiudicazione) siccome illegittimi.

A tal proposito la ricorrente evidenzia che, per decidere sulla fondatezza o meno del prospettato vizio di legittimità, l’adito giudice amministrativo avrebbe potuto e dovuto valutare -in via meramente incidentale ed ai sensi dell’art. 8 c.p.a. la questione pregiudiziale su se effettivamente sussisteva in capo ad essa ricorrente un diritto soggettivo (privativa industriale) che avrebbe precluso la fornitura dei mezzi da parte di terzi e, dunque, avrebbe impedito l’espletamento di una gara pubblica, e ciò sarebbe dovuto avvenire, per l’appunto, attraverso un mero accertamento incidentale, come tale inidoneo al giudicato.
Aggiunge la ricorrente che la mera circostanza che il privato potesse rivolgersi anche al giudice ordinario (come, peraltro, si era venuto a verificare nel caso di specie) per ottenere una tutela in via principale e, quindi, per vedersi garantita la tutela ‘erga omnes’ della privativa industriale non avrebbe potuto comportare che il giudice ordinario potesse annullare il provvedimento amministrativo illegittimo o potesse sostituirsi al giudice amministrativo nella valutazione della legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. (o da organismi di diritto pubblico equiparati alla P.A.).
Ritengono queste Sezioni unite che il ricorso debba essere rigettato, dovendosi, perciò, confermare -con riferimento alla

vicenda processuale che viene in rilievo (ed avuto riguardo alla specifica statuizione in punto giurisdizione) -la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, come ritenuto dal Consiglio di Stato con la sentenza qui impugnata.

In effetti, va rilevato che – con il ricorso originario proposto davanti al TAR -l’odierna società ricorrente, sotto la denuncia formale di illegittimità del bando (alla cui conseguente procedura -si badi – non aveva, peraltro, partecipato aveva, in effetti, dedotto che lo stesso prevedeva un oggetto impossibile e illecito, sul presupposto che le prestazioni oggetto della procedura indetta da RAGIONE_SOCIALE si sarebbero dovute considerare sovrapponibili ad una tecnologia (diagnostica impresenziata) coperta da proprietà intellettuale e da brevetto industriale da ritenersi riconosciuto in via esclusiva ad essa ricorrente RAGIONE_SOCIALE, con derivante violazione di detta proprietà assistita da brevetto, assumendosi, in sostanza, un’asserita usurpazione del brevetto stesso.
Così impostata la domanda, si osserva che la stessa, in effetti, mirava a far accertare detta violazione che, tuttavia, non avrebbe potuto riverberarsi nell’illegittimità del bando e/o dei conseguenti atti della procedura di gara, risultando, piuttosto, strumentalmente proposta per far emergere la sua idoneità a produrre i suoi effetti su un diverso piano, ovvero quello della (eventuale) responsabilità risarcitoria di natura civilistica, con la conseguente verificazione di tutti i relativi effetti.
Appare, quindi, evidente che, nel caso di specie, non si veniva a porre un problema di bando nullo in quanto suppostamente illecito (in relazione alla natura del suo oggetto), ma la domanda della società RAGIONE_SOCIALE era -sul piano della individuazione del suo reale ‘petitum sostanziale’ -diretta all’accertamento della sua affermata proprietà intellettuale sull’oggetto stesso, da considerarsi esclusiva in quanto brevettata.

Al riguardo è opportuno notare che -nella stessa rubrica del primo motivo del ricorso originariamente proposto dinanzi al TAR (come riportato nel testo del ricorso presentato avanti a queste SS.UU.: cfr. pag. 7) -l’odierna ricorrente, dopo la prospettazione di una generica

‘violazione dei principi ordinamentali di legalità, buon andamento e imparzialità’, aveva denunciato un secondo profilo ricondotto alla ‘violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni della L. n. 633/1941 e dell’art. 1325 c.c.’, violazione tipicamente correlabile all’accertamento di una responsabilità di carattere civilistico.

E’ altrettanto sintomatico di tale impostazione la circostanza che, nelle more del giudizio amministrativo, la stessa società RAGIONE_SOCIALE aveva intentato una causa dinanzi al Tribunale civile di Roma -Sezione Specializzata per i brevetti diretta all’accertamento del suddetto diritto di esclusiva protetto da apposito brevetto, con richiesta di inibizione a RFI della sua asserita abusiva utilizzazione. Con tale domanda, quindi, l’RAGIONE_SOCIALE mirava e vedersi riconosciuta la violazione di un diritto soggettivo da ricondurre alla lamentata usurpazione del brevetto, reclamando il risarcimento di eventuali danni ed invocando la predetta inibizione a carico di RAGIONE_SOCIALE e, perciò, implicitamente chiedendo che l’oggetto tutelato dal suo diritto di esclusiva come proprietaria intellettuale coperta da brevetto non venisse illecitamente utilizzato dalla medesima RAGIONE_SOCIALE (quindi anche per evitare che venisse indetto un bando avente ad oggetto l’aggiudicazione delle relative prestazioni riguardanti l’affidamento di forniture e Full RAGIONE_SOCIALE di veicoli ferroviari per la diagnostica territoriale), così facendo valere una pretesa civilistica, essenzialmente sovrapponibile a quella dedotta dinanzi al giudice amministrativo.
Si prospetta, quindi, chiaramente come l’accertamento dell’asserita violazione del brevetto e della pretesa all’ottenimento dei conseguenti danni non rientra tra gli accertamenti di carattere incidentale previsti dall’art. 8 c.p.a., atteggiandosi come questioni estranee al procedimento amministrativo che aveva portato RAGIONE_SOCIALE all’indizione del bando di gara contestato dall’RAGIONE_SOCIALE.

In altri termini, nell’ipotesi qui in esame, l’accertamento demandato al giudice amministrativo non si risolveva in un accertamento incidentale afferente ad un presupposto per la valutazione del legittimo esercizio del potere di natura pubblicistica, bensì in un accertamento principale, atteggiandosi lo stesso esercizio del potere a

violazione della norma di relazione, la cui cognizione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Quindi, la controversia introdotta dalla società RAGIONE_SOCIALE con il suo ricorso deve essere considerata -sul piano del suo contenuto oggettivo sostanziale -di natura civilistica, estranea al procedimento amministrativo da cui ebbe a scaturire la pubblicazione del bando di gara, essendo stata prospettata la lesione di un brevetto che, ove accertata, avrebbe potuto comportare una responsabilità della P.A. di natura diretta, con eventuali conseguenze risarcitorie in favore della ricorrente quale titolare del diritto soggettivo asseritamente leso.
In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere respinto, avendo il Consiglio di Stato -con la sentenza impugnata -ravvisato la fondatezza (sul punto) dell’appello incidentale di RFI, ritenendo correttamente sussistente il difetto di giurisdizione in relazione al primo motivo del ricorso formulato dinanzi al TAR (al quale solo inerisce la questione di giurisdizione poi avanzata con il ricorso dinanzi a queste SS.UU.), con la conseguente inammissibilità del primo motivo dell’appello principale, vertendo la questione su fattispecie rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario, che va, quindi, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano distintamente, in favore delle controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nella misura di cui in dispositivo (mentre non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese relative agli altri rapporti processuali tra la ricorrente e le altre società intimate, non avendo esse svolto attività difensive in questa sede).

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ognuna, in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 5

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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