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Contraffazione del marchio: il marchio UE batte quello estero

Una società estera titolare dal 1999 di un marchio europeo nell’abbigliamento agisce in giudizio contro un’azienda distributrice per contraffazione del marchio e concorrenza sleale. L’azienda distributrice vendeva in Italia capi recanti lo stesso segno, giustificandosi con una registrazione ottenuta a San Marino nel 2017 e invocando un trattato bilaterale del 1939. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’azienda distributrice. La Suprema Corte stabilisce che gli accordi bilaterali tra Italia e San Marino si applicano solo ai marchi nazionali e non possono pregiudicare la tutela prioritaria del marchio europeo registrato in data antecedente. La Corte conferma inoltre la piena validità della procura alle liti sottoscritta all’estero con autentica notarile. L’azienda distributrice perde la causa e viene condannata al pagamento di tutte le spese legali.

Riferimento:
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21968 Anno 2026
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Pubblicato il 3 settembre 2026 in Diritto Societario, Giurisprudenza Civile

Tutela legale contro la contraffazione del marchio nel settore moda

La tutela dei segni distintivi aziendali costituisce un pilastro fondamentale del diritto industriale moderno. Quando un’impresa subisce la contraffazione del marchio attraverso la vendita non autorizzata di capi d’abbigliamento falsi, l’ordinamento offre strumenti giudiziari immediati per bloccare l’illecito. Un caso recente ha affrontato il complesso conflitto tra un marchio dell’Unione Europea e una registrazione successiva avvenuta in uno Stato extra UE. La Corte di Cassazione ha fissato confini estremamente chiari a protezione delle aziende legittime titolari di diritti di esclusiva sul territorio europeo, confermando che le scorciatoie estere non salvano dalla responsabilità risarcitoria.

Il conflitto tra marchi internazionali e la contraffazione del marchio

L’azienda lesa deteneva la titolarità del marchio originale grazie a registrazioni comunitarie valide per il settore dell’abbigliamento fin dal 1999. A partire dal 2017, un’azienda distributrice con sede a San Marino ha iniziato a immettere sul mercato italiano t-shirt, felpe e berretti del tutto identici a quelli originali. L’azienda distributrice sosteneva la piena legittimità della propria condotta esibendo una domanda di registrazione depositata a San Marino nel medesimo anno. L’azienda titolare ha avviato le necessarie azioni legali cautelari e di merito per arrestare l’uso abusivo del segno e ottenere il sequestro dei prodotti contraffatti. La difesa della società distributrice si fondava su trattati internazionali bilaterali. Secondo tale impostazione, la registrazione sanmarinese avrebbe garantito una copertura automatica anche in Italia, superando le precedenti registrazioni comunitarie.

La validità della procura rilasciata all’estero

Nel corso del procedimento, la società convenuta ha tentato di invalidare l’azione legale contestando la procura alle liti sottoscritta dal legale rappresentante della società estera. L’eccezione riguardava la presunta illeggibilità della firma e una minima discrepanza sul nome di battesimo del firmatario. I giudici di legittimità hanno respinto integralmente l’eccezione formale. La Suprema Corte ha chiarito che l’illeggibilità della firma non determina alcuna nullità quando l’identità del sottoscrittore e la sua carica sociale risultano certe. Nel caso specifico, l’intervento del notaio estero aveva certificato l’identità personale del rappresentante e la sottoscrizione dell’atto in sua presenza. Tale attestazione pubblica supera qualsiasi dubbio formale sulla riferibilità dell’azione giudiziaria alla società titolare del diritto.

Le motivazioni: i principi sulla contraffazione del marchio

La Corte di Cassazione ha confermato l’esistenza della contraffazione del marchio, rigettando la tesi difensiva fondata sugli accordi internazionali del 1939. I giudici hanno chiarito che l’accordo bilaterale tra Italia e San Marino si riferisce esclusivamente ai titoli di privativa registrati presso i rispettivi uffici nazionali. Un accordo interpretativo stipulato tra i due Stati ha espressamente escluso che la tutela reciproca possa estendersi ai marchi ottenuti tramite procedure internazionali o unionali. Di conseguenza, il marchio registrato nella Repubblica di San Marino nel 2017 non può prevalere sul marchio comunitario registrato fin dal 1999. Equiparare un titolo estero a un marchio dell’Unione Europea determinerebbe un’ingiustificata asimmetria di tutele e comprometterebbe la sicurezza dei mercati. Il marchio dell’Unione Europea conserva la sua piena efficacia e priorità su tutto il territorio italiano.

Le conclusioni: gli effetti della sentenza sulla contraffazione del marchio

La pronuncia stabilisce un principio fondamentale per la difesa della proprietà intellettuale. La registrazione di un marchio in un Paese terzo non costituisce mai un salvacondotto per importare o distribuire merce contraffatta in Italia. Il titolare del marchio europeo mantiene il diritto esclusivo di vietare a terzi l’uso di marchi identici o simili per prodotti analoghi. La Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso dell’azienda distributrice, confermando l’inibitoria alla commercializzazione, il sequestro dei prodotti falsi e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e d’immagine. La società soccombente è stata inoltre condannata al pagamento di oltre settemila euro per le spese del giudizio di legittimità.

Una registrazione di un marchio all’estero protegge dalle accuse di contraffazione in Italia
No, la registrazione in uno Stato estero non autorizza l’uso del marchio in Italia se esiste già un marchio comunitario o nazionale anteriore tutelato.

La firma illeggibile sulla procura alle liti rende nullo il processo
La firma illeggibile non annulla la procura se un notaio o un pubblico ufficiale ha identificato con certezza la persona e la sua carica legale.

Come si risolve il conflitto tra un marchio europeo e uno registrato a San Marino
Gli accordi bilaterali riguardano solo i marchi nazionali, pertanto il marchio dell’Unione Europea antecedente prevale e mantiene la massima tutela.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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