Continenza di cause: competenza e brevetti esteri

Una società titolare di brevetti europei ha citato in giudizio un’azienda estera per contraffazione presso il Tribunale di Milano. Successivamente, l’azienda estera ha avviato una causa a Genova per far dichiarare la nullità degli stessi brevetti. La Corte di Cassazione, confermando la decisione del Tribunale di Milano, ha stabilito che tra le due cause sussiste un rapporto di continenza. Poiché l’azione di nullità è pregiudiziale a quella di contraffazione e la legge prevede una competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Genova per le cause contro società con sede all’estero, l’intero contenzioso deve essere trattato da quest’ultimo per evitare giudicati contrastanti.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 19 febbraio 2026 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Continenza di Cause in Materia di Brevetti: la Cassazione fa Chiarezza

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30713 del 2023 offre un importante chiarimento sul concetto di continenza di cause, specialmente nel complesso ambito della proprietà intellettuale. La decisione analizza il rapporto tra un’azione per contraffazione di brevetto e un’azione per la dichiarazione di nullità dello stesso, stabilendo quale giudice sia competente quando le parti coinvolgono una società estera. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dalla Suprema Corte.

I fatti di causa

La controversia ha origine dall’iniziativa di una società italiana, titolare di tre brevetti europei, che accusa un’azienda manifatturiera estera di aver contraffatto le proprie invenzioni con la produzione di un macchinario specifico. La società italiana avvia quindi una causa per contraffazione presso la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, chiedendo l’inibitoria e il risarcimento dei danni.

In risposta, l’azienda estera promuove un giudizio presso il Tribunale di Genova, chiedendo di accertare non solo la non-contraffazione, ma soprattutto la nullità dei brevetti italiani della società attrice. A questo punto, il Tribunale di Milano, investito della causa di contraffazione, si trova a dover decidere sulla propria competenza. Rilevando un legame tra le due cause e la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Genova per le cause di nullità brevettuale contro convenuti esteri, dichiara la continenza di cause e stabilisce che l’intero procedimento debba proseguire a Genova.

La società italiana, non accettando questa decisione, propone ricorso per regolamento di competenza alla Corte di Cassazione, sostenendo che si trattasse di un caso di litispendenza parziale e che il giudice milanese avrebbe dovuto semplicemente sospendere il proprio giudizio in attesa della decisione di Genova sulla validità dei brevetti.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza della decisione del Tribunale di Milano. I giudici hanno chiarito che il criterio della continenza di cause non si applica solo quando una causa è quantitativamente più ampia dell’altra, ma anche quando tra i due procedimenti esiste un nesso di interdipendenza e pregiudizialità.

Il rapporto di pregiudizialità e la continenza di cause

Nel caso specifico, l’azione di nullità del brevetto, pendente a Genova, costituisce una questione pregiudiziale rispetto all’azione di contraffazione, pendente a Milano. Infatti, l’eventuale accertamento della nullità del brevetto farebbe automaticamente venir meno il fondamento dell’azione di contraffazione. Questo stretto legame logico-giuridico impone la trattazione congiunta delle due domande per evitare il rischio di decisioni contrastanti.

La competenza territoriale inderogabile

Un elemento decisivo è stata la regola sulla competenza territoriale. La legge stabilisce che per le controversie in materia di proprietà industriale in cui sia convenuta una società con sede all’estero, la competenza è inderogabilmente attribuita alla sezione specializzata del tribunale del luogo in cui ha sede il rappresentante in Italia dell’attore. In questo caso, il Tribunale di Genova.
Poiché la causa di nullità doveva obbligatoriamente essere trattata a Genova, e data la sua natura pregiudiziale, la Cassazione ha ritenuto corretto che anche la causa di contraffazione, sebbene avviata per prima a Milano, venisse trasferita e riunita a quella genovese.

Le motivazioni

La Corte ha motivato la sua decisione richiamando la propria giurisprudenza consolidata. La continenza di cause ricorre non solo in presenza di identità di soggetti e titolo con una differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le due cause sussiste un rapporto di interdipendenza, come nel caso di domande contrapposte o quando le questioni di una causa costituiscono il presupposto necessario per la definizione dell’altra.

Tra un’azione di accertamento positivo della contraffazione e un’azione di accertamento negativo (e di nullità del titolo), si configura un chiaro rapporto di continenza. L’obiettivo primario del legislatore è evitare la formazione di giudicati contrastanti. Pertanto, di fronte a un nesso di pregiudizialità e a una competenza inderogabile per una delle due cause, il giudice preventivamente adito (Milano) deve correttamente dichiarare la continenza e rimettere la causa al giudice competente per la questione pregiudiziale (Genova).

Conclusioni

Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la gestione dei contenziosi complessi in materia di brevetti: la necessità di concentrare il giudizio davanti a un unico giudice per garantire coerenza ed economia processuale. Quando un’azione di contraffazione si intreccia con una di nullità del titolo, e una delle due è soggetta a una regola di competenza inderogabile, il principio di continenza prevale, portando alla riunione di entrambe le cause davanti al giudice dotato di tale competenza speciale. Questa decisione fornisce quindi un’utile guida per le aziende che operano in un contesto internazionale, sottolineando l’importanza di una corretta individuazione del foro competente fin dalle prime fasi del contenzioso.

Quando si applica la continenza di cause tra un’azione di contraffazione e una di nullità brevettuale?
La continenza si applica non solo quando una causa è più ampia dell’altra, ma anche quando esiste un rapporto di interdipendenza e pregiudizialità, come nel caso in cui la validità del brevetto (oggetto della causa di nullità) è un presupposto necessario per decidere sulla sua contraffazione.

Perché il Tribunale di Genova è stato ritenuto competente nonostante la causa a Milano fosse iniziata prima?
Perché la legge prevede una competenza territoriale inderogabile e speciale per il Tribunale di Genova nelle cause di nullità brevettuale intentate contro società con sede all’estero. Data la natura pregiudiziale della questione di nullità, l’intera controversia deve essere trattata dal giudice con competenza inderogabile per evitare decisioni contraddittorie.

Qual è la differenza tra continenza e litispendenza parziale secondo questa ordinanza?
La Corte chiarisce che non si tratta di semplice litispendenza parziale (che avrebbe portato alla sospensione del giudizio a Milano), ma di vera e propria continenza. Questo perché le cause non sono solo parzialmente coincidenti, ma legate da un nesso di pregiudizialità così forte da rendere necessaria la loro trattazione congiunta davanti a un unico giudice.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30713 Anno 2023

Civile Ord. Sez. 1 Num. 30713 Anno 2023

Presidente: COGNOME NOME

Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 03/11/2023

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20535/2022 R.G. proposto da:

RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)

-ricorrente-

contro

NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)

avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO n. 7868/2020 depositata il 09/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023

dal Consigliere NOME COGNOME.

RILEVATO CHE

– RAGIONE_SOCIALE ricorre per regolamento di competenza , illustrato da memoria, avverso l’ordinanza collegiale del 9 giugno 2022 con cui il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ha dichiarato la continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c. della causa pendente dinanzi ad esso, R.G. 7868/2020, rispetto alla causa pendente avanti il Tribunale di Genova, R.G. 4631/2020.

– NOME COGNOME ve Ticaret Limited Sirketi resiste con memoria.

– Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Genova, Sezione specializzata in materia di impresa.

CONSIDERATE CHE

4. – Questa la vicenda processuale.

4.1. – Con ricorso depositato l’11 marzo 2019 e notificato il 1° aprile 2019, RAGIONE_SOCIALE, titolare dei brevetti europei n. 2 822 751 B1 (di seguito EP ‘751), n. 3 141 NUMERO_DOCUMENTO B1 (di seguito EP ‘374) e n. 3 156 NUMERO_DOCUMENTO (di seguito EP ‘214), ha proposto nei confronti di NOME dinanzi il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa (R.G. 11641/2019) una domanda cautelare ex artt. 129, 130 e 131 c.p.i. e 700 c.p.c., per

descrizione ed inibitoria della macchina TARGA_VEICOLO, contestando la contraffazione di TARGA_VEICOLO ‘TARGA_VEICOLO, EP ‘374 ed EP ‘214.

4.2. – La stessa società ricorrente ha poi proposto dinanzi al Tribunale di Milano il procedimento di merito (R.G. 7868/2020) per l’accertamento della contraffazione di EP ‘751, EP ‘374 e EP ‘214 da parte della macchina TARGA_VEICOLO, la conferma dell’inibitoria già resa in sede cautelare e la condanna di COGNOME al risarcimento dei danni.

4.3. – Con atto di citazione notificato a RAGIONE_SOCIALE e all’inventore COGNOME NOME il 5 giugno 2020, COGNOME ha agito innanzi al Tribunale di Genova (R.G. 4631/2020) per l’accertamento di nullità delle porzioni italiane di EP ‘751, EP ‘374 e EP ‘214 e di non-contraffazione da parte della macchina TARGA_VEICOLO, come descritta nel procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Milano. RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME si sono costituiti con comparsa del 10 novembre 2020, chiedendo anzitutto la dichiarazione di litispendenza anche parziale e/o continenza in favore del procedimento milanese R.G. 7868/2020; nel merito, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto delle domande di COGNOME e, in via riconvenzionale, l’accertamento della contraffazione di TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO, nonché di ulteriori due privative di RAGIONE_SOCIALE non oggetto del giudizio milanese (NUMERO_DOCUMENTO e modello di utilità italiano domanda n. NUMERO_DOCUMENTO) da parte di MD3020, con conseguenti domande di inibitoria, ritiro dal commercio, distruzione e risarcimento del danno.
4.4. – COGNOME si è costituita nel giudizio di merito pendente dinanzi al Tribunale di Milano, con comparsa del 7 ottobre 2020, chiedendo in via preliminare/pregiudiziale dichiararsi la litispendenza o, in subordine, la continenza in favore del Tribunale di Genova o, in via

ulteriormente subordinata, disporsi la sospensione del procedimento fino alla definizione del detto giudizio genovese.

4.5. – Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza qui impugnata, preso atto della giurisprudenza della Corte, secondo cui la continenza sussiste anche quando le due cause vengano a trovarsi tra loro in un rapporto di pregiudizialità, e della propria incompetenza in relazione alla domanda di nullità brevettuale svolta da NOME nel giudizio genovese, in ragione della competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Genova ex art. 120, comma 3, c.p.i. e artt. 1 comma 1bis e 4 del d.lgs. 168/2003, ha dichiarato la continenza rispetto alla « causa » promossa da NOME e pendente dinanzi al Tribunale di Genova, Sezione specializzata impresa (RG. 4631/2020), assegnando alle parti termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione.
A sostegno della soluzione adottata, l’ordinanza reclamata ha richiamato la giurisprudenza della Corte secondo cui « la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le due cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi , nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell’ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo
stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (così Cass. 19460/17) » (p. 4 dell’ordinanza).

Dopodiché il Tribunale ha aggiunto di non essere « competente anche in relazione alla trattazione delle domande di nullità brevettuale oggetto della causa genovese. A tale proposito, invero, sussiste la condizione di inderogabilità della competenza territoriale prevista per le controversie di cui sia parte una società con sede all’estero (artt. 1 comma 1 bis e 4 del dlgs 168/2003 così come modificati dall’art.10 del D.L. n.145 del 23 dicembre 2013) in favore del Tribunale di Genova -Sezione specializzata Impresa ».
RITENUTO CHE

5. – Il ricorso va respinto.

5.1. – La ricorrente eccepisce che nel caso di specie non si tratterebbe di un’ipotesi di continenza, ma di litispendenza parziale, con la conseguenza che il Tribunale di Milano, in quanto Giudice preventivamente adito con la domanda di contraffazione delle porzioni italiane dei brevetti TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO in relazione alla macchina TARGA_VEICOLO, pendente altresì innanzi al Tribunale di Genova, ove è cumulata con quella di nullità del titolo, avrebbe dovuto dichiarare la propria esclusiva competenza in relazione alle domanda di contraffazione e disporne la sospensione ex art. 295 c.p.c.
5.2. – Il ricorso va respinto, essendo corretta la decisione del Tribunale di Milano, giudice preventivamente adito con azione di accertamento positivo della contraffazione di brevetto, che ha però dichiarato la continenza della causa pendente dinanzi a sé in quella instaurata successivamente a Genova, ex art. 39, secondo comma, c.p.c., giacché tale seconda causa aveva ad oggetto, non solo la

domanda di accertamento negativo della contraffazione degli stessi brevetti, ma anche la domanda di nullità del brevetti medesimi.

Invero, tra l’azione di accertamento positivo e quella di accertamento negativo del medesimo diritto si configura un rapporto di continenza, in quanto le cause hanno identità di elementi soggettivi e coincidenza soltanto parziale di elementi oggettivi, nel senso che il petitum di uno di esso e più esteso, in modo da comprendere la pretesa formante oggetto dell’altra o delle altre cause. E poiché in riferimento alla necessita di evitare la formazione di giudicati contrastanti, acquistano rilevanza i possibili effetti giuridici dei provvedimenti da emanare, risulta chiaro che la suddetta coincidenza parziale di elementi obiettivi deve essere valutata in riferimento all’intrinseco contenuto delle varie domande, nel senso che esse (indipendentemente dall’elemento quantitativo) tendano ambedue a conseguire l’attuazione della legge in ordine allo stesso bene, mentre risultano irrilevanti gli elementi differenziali concernenti la formulazione delle domande stesse (Cass. 22830/2022; Cass. 641/1971).
D’altronde, ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa dalla circostanza che in uno dei due giudizi, come nella specie, sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, ovvero di pregiudizialità (Cass. 19460/2017).

È dunque risolutivo osservare che nella specie tale rapporto di pregiudizialità e di interdipendenza tra i due giudizi, di accertamento della nullità del brevetto e di accertamento della contraffazione, sussiste certamente (Cass. 9500/2019; Cass. 15339/2016).

– È dichiarata la competenza del Tribunale di Genova, Sezione specializzata impresa, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge anche per le spese di questo giudizio di regolamento.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Genova, Sezione specializzata impresa, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2023.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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