Confusione tra marchi: la Cassazione decide il caso

Una storica azienda produttrice di surrogati del caffè ha citato in giudizio una nuova società che commercializzava caffè utilizzando un nome quasi identico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della nuova società, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano ravvisato un’elevata probabilità di confusione tra marchi e denominazioni sociali. La sentenza ha stabilito la nullità dei marchi della nuova azienda, sottolineando come il mercato del caffè rappresenti una ‘naturale espansione’ per un produttore di surrogati e come i prodotti siano affini, giustificando così la tutela del marchio anteriore.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

PRENOTA

02.37901052

8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Pubblicato il 16 settembre 2025 in Diritto Commerciale, Diritto Societario, Giurisprudenza Civile

Confusione tra Marchi: Quando un Nome Simile Porta alla Nullità

La scelta di un nome per la propria azienda e per i propri prodotti è un passo cruciale che può determinare il successo sul mercato. Ma cosa succede quando un’azienda adotta un nome quasi identico a quello di un concorrente già affermato? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sul tema della confusione tra marchi e denominazioni sociali, confermando la nullità di un marchio posteriore e consolidando principi fondamentali in materia di proprietà intellettuale.

Il Caso: Surrogati del Caffè contro Caffè Vero e Proprio

La vicenda legale ha visto contrapposte due società. La prima, una S.p.A. storica, operava da quasi un secolo nella produzione e distribuzione di surrogati del caffè (come orzo e miscele di cereali). La seconda, una S.r.l. di più recente costituzione, aveva intrapreso la produzione e commercializzazione di caffè, utilizzando una denominazione sociale e un marchio che includevano il medesimo cognome distintivo della prima azienda, aggiungendo solo la parola “Caffè”.

La società storica ha agito in giudizio lamentando l’elevato rischio di confusione generato dalla somiglianza dei nomi e dei settori merceologici. La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, le aveva dato ragione, dichiarando la nullità dei marchi della S.r.l. e inibendole l’uso del nome, condannandola anche al risarcimento dei danni. La S.r.l. ha quindi presentato ricorso in Cassazione.

Il Rischio di Confusione tra Marchi Simili

Il cuore della controversia risiede nel concetto di confondibilità. La ricorrente sosteneva che il suo campo di attività (caffè) fosse distinto da quello della S.p.A. (surrogati) e che la Corte d’Appello avesse errato nel considerare il caffè come una “naturale espansione” del business dei surrogati, soprattutto dopo quasi cento anni di attività focalizzata su altro. Tuttavia, la Cassazione ha respinto questa tesi, chiarendo i criteri per valutare il rischio di confusione tra marchi.

L’Espansione Naturale del Mercato

La Corte ha stabilito che, ai fini della valutazione della confondibilità, non conta solo l’attività effettivamente svolta, ma anche le potenzialità espansive dell’oggetto sociale. Un’azienda che produce surrogati del caffè può legittimamente e prevedibilmente espandersi nel mercato del caffè vero e proprio. La valutazione del giudice di merito secondo cui il caffè è un’area di naturale espansione per chi produce surrogati è considerata un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

Affinità dei Prodotti e Scelta del Consumatore

Un altro punto chiave è stata l’affinità tra i prodotti. La Cassazione ha confermato che caffè e surrogati, pur essendo diversi, sono prodotti affini. Entrambi rientrano nella stessa classe merceologica (alimenti), sono spesso percepiti come sostituibili dal consumatore e soddisfano bisogni simili. Questa affinità aumenta il rischio che il pubblico, trovandosi di fronte a marchi quasi identici, possa erroneamente associare i due produttori o credere che provengano dalla stessa impresa.

Il Principio di Coesistenza non Applicabile

La ricorrente ha tentato di invocare il principio di “preclusione per coesistenza”, sostenendo che le due imprese avevano operato per un certo tempo in province vicine senza creare problemi. La Corte ha rigettato anche questo motivo, specificando che tale principio richiede requisiti rigorosi: non solo una lunga durata della coesistenza, ma anche la prova della buona fede di entrambi gli operatori e, soprattutto, l’assenza di pregiudizio alla funzione distintiva del marchio anteriore. Elementi che, nel caso di specie, non sono stati dimostrati.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i dieci motivi di ricorso presentati dalla S.r.l. Le motivazioni si basano su principi consolidati. In primo luogo, la valutazione della confondibilità deve essere sintetica e complessiva, considerando la somiglianza dei segni, l’affinità dei prodotti e dei settori merceologici, e le potenzialità di espansione commerciale. Il giudice non deve soffermarsi in modo atomistico sui singoli elementi di divergenza.

In secondo luogo, è stato confermato che la sostanziale identità del nucleo verbale dei marchi (il cognome) è l’elemento dominante che genera il rischio di confusione, rendendo irrilevanti le altre componenti. Infine, la Corte ha sottolineato che l’accertamento sull’affinità dei prodotti e sulla naturale espansione del mercato è una valutazione di merito, che non può essere messa in discussione in Cassazione se logicamente motivata, come nel caso esaminato.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa ordinanza offre importanti lezioni per le imprese. Prima di scegliere un nome o registrare un marchio, è fondamentale condurre un’analisi approfondita non solo dei marchi identici, ma anche di quelli simili, operanti in settori merceologici affini o potenzialmente tali. La tutela del marchio anteriore si estende infatti anche a prodotti e servizi che, sebbene non identici, possono essere percepiti dal consumatore come parte di una stessa strategia commerciale. Ignorare il rischio di confusione tra marchi può portare a conseguenze gravi, come la declaratoria di nullità del proprio marchio, l’inibitoria all’uso del nome e onerose condanne al risarcimento dei danni.

Quando due nomi sociali o marchi sono considerati a rischio di confusione?
Sono considerati a rischio di confusione quando, per la somiglianza dei nomi, l’affinità dei prodotti o servizi e la vicinanza territoriale, il pubblico potrebbe erroneamente credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate. La valutazione tiene conto non solo dell’attività attuale ma anche della naturale e prevedibile espansione futura del business.

Il mercato del caffè è una ‘naturale espansione’ per chi produce surrogati come l’orzo?
Sì, secondo la Corte, la valutazione secondo cui il caffè rappresenta un naturale campo di espansione per un’azienda che produce surrogati è un accertamento di fatto corretto, dato che si tratta di prodotti alimentari affini destinati a soddisfare bisogni simili del consumatore.

L’uso prolungato di due marchi simili garantisce la loro coesistenza legale?
No, non automaticamente. Il principio di ‘preclusione per coesistenza’ richiede condizioni rigorose: oltre a una coesistenza di lunga durata, è necessario dimostrare la buona fede di entrambi gli operatori e, soprattutto, che tale coesistenza non causi un pregiudizio alla funzione distintiva del marchio registrato per primo. La prova di questi elementi è a carico di chi invoca il principio.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 630 Anno 2025

Civile Ord. Sez. 1 Num. 630 Anno 2025

Presidente: NOME

Relatore: COGNOME

Data pubblicazione: 10/01/2025

Oggetto: marchio

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2224/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME

– ricorrente –

contro

RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 1184/2023, depositata il 31 ottobre 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME

RILEVATO CHE:

RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la

sentenza della Corte di appello di Genova, depositata il 10 novembre 2023, che, pronunciandosi a seguito della cassazione di una sua precedente sentenza, ha: i) dichiarato la confondibilità della denominazione sociale « RAGIONE_SOCIALE» dell’odierna ricorrente con la denominazione sociale « RAGIONE_SOCIALE»; ii) dichiarato la nullità di due marchi nazionali e di un marchio europeo di titolarità della ricorrente medesima (originariamente registrati rispettivamente con i nn. 443.589, 875.375 e 1255041); iii) ordinato alla medesima di modificare la denominazione sociale, nonché la ditta e i marchi suddetti, inibendole l’utilizzo della parola « RAGIONE_SOCIALE » quale ragione sociale, marchio e ditta; iv) condannato la stessa al risarcimento dei danni in favore della RAGIONE_SOCIALE, da liquidarsi in separato giudizio; v) ordinato la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza; vi) respinto tutte le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE;
la Corte di appello ha dato atto che con il suo atto introduttivo del giudizio la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto accertarsi la confondibilità della denominazione sociale « RAGIONE_SOCIALE » con la denominazione sociale «RAGIONE_SOCIALE », a lei spettante in forza di registrazione e uso poziore, la nullità della registrazione del marchio d’impresa n. 443.589 effettuata in favore della convenuta e successivi rinnovi e il compimento di atti di concorrenza sleale da parte di quest’ultima e emanarsi ogni consequenziale pronuncia in termini di inibitoria, condanna generica al risarcimento dei danni e ordine di pubblicazione della sentenza;
ha reso noto che la RAGIONE_SOCIALE, costituitasi nel giudizio di primo grado, aveva chiesto la reiezione delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l’accertamento della decadenza per mancato uso dei marchi registrati da ll’attrice concernenti la locuzione « Crastan », della confondibilità della denominazione sociale « Crastan » adottata dalla attrice per la produzione e commercializzazione di caffè in tutti i

possibili stati e forme con quella « RAGIONE_SOCIALE » a lei spettante, della lesione dei suoi diritti esclusivi a causa del l’uso della dicitura « Crastan » unita al prodotto caffè operato dall ‘ attrice, del compimento di atti di concorrenza sleale nei suoi confronti, con inibizione all’attrice del l’ulteriore impiego della denominazione « Crastan » associata alla produzione, commercializzazione, pubblicità e quant’altro di caffè , nonché l’emanazione delle conseguenti pronunce in materia di risarcimento danni e pubblicazione della sentenza;
la Corte territoriale ha riferito che il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dalla RAGIONE_SOCIALE, dichiarando che l’uso del marchio recante dicitura « RAGIONE_SOCIALE » unito al prodotto « caffè » ledeva i diritti esclusivi di quest’ultima in forza della registrazione dei marchi nazionali e del marchio comunitario dalla medesima vantati e inibendo alla RAGIONE_SOCIALE l’impiego del marchio 775 .555, di titolarità dell ‘attrice , denominato « RAGIONE_SOCIALE », ove associato alla commercializzazione di caffè, e respinto le altre domande proposte;
ha aggiunto che la sentenza di appello, confermativa della sentenza di primo grado, era stata cassata da questa Corte con sentenza del 14 agosto 2019, n. 21403, la quale, accogliendo i motivi di ricorso che investivano la statuizione relativa al conflitto tra le ragioni sociali delle due contendenti, aveva evidenziato che qualora due società di capitali abbiano la medesima denominazione il conflitto tra i segni va risolto attribuendo prevalenza all’iscrizione nel registro delle imprese, senza che assuma rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest’ultima coincida con cognome di uno di tali soci ;
la Corte di appello ha, quindi, accolto la domanda dell’attrice di accertamento di confondibilità delle denominazioni sociali, in ragione

della sussistenza del pericolo di confusione dei soggetti imprenditoriali in questione fra i terzi interessati, nonché quella di nullità dei marchi registrati dalla convenuta, sia quello indicato nell’atto di citazione (originariamente registrato al n. 443.589), sia quelli, oggetto di reconventio reconventionis , nn. 875.375 e 1.255.041 (quest’ultimo marchio dell’Unione europea);

il ricorso è affidato a dieci motivi;

resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso;

le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2564 e 2567, secondo comma, cod. civ., per aver la sentenza impugnata esteso l’ambito di tutela della denominazione sociale della RAGIONE_SOCIALE ad ambiti merceologici che non costituivano la naturale e prevedibile espansione del suo oggetto sociale nella parte in cui ha ritenuto che la torrefazione del caffè fosse un naturale campo di espansione per la RAGIONE_SOCIALE, benché quest’ultima vi avesse fatto ingresso solo 97 anni dopo la sua costituzione;
il motivo è inammissibile;

la Corte di appello ha, sul punto, ritenuto che la sostanziale identità del cognome COGNOME nelle due denominazioni sociali, l’irrilevanza in sé dell’attività concretamente svolta in origine (fino al 1996) dalla RAGIONE_SOCIALE -vale a dire la « produzione e distribuzione di surrogati del caffè (orzo, miscele di cereali) e di bevande solubili » piuttosto che (anche o solo) di caffè -la possibilità, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di poter commerciare, anche in futuro, nel campo del caffè (come in effetti ha poi deciso di intraprendere a partire dal 1996), trattandosi di un prodotto alimentare affine a quello dei surrogati del caffè, nonché la contiguità territoriale delle attività di impresa delle due
società costituissero un insieme di circostanze che deponevano per la sussistenza di un pericolo di confusione per i terzi interessati in ordine all’identità dei soggetti interessati;

-parte ricorrente non contesta l’affermazione del principio, richiamato nella sentenza (ed espresso in Cass. 8 maggio 2009, n. 10587; Cass. 28 marzo 2007, n. 7651; Cass. 15 dicembre 1994, n. 10728; Cass. 13 novembre 1993, n. 11570), per cui ai fini della valutazione della possibilità di confusione tra le denominazioni di due società, alla stregua dell’art. 2564 cod. civ., per l’oggetto delle imprese ed il luogo in cui esse sono esercitate, assume rilevanza non tanto il rapporto tra le attività effettivamente svolte dalle società, quanto quello tra i rispettivi oggetti sociali, valutati anche in considerazione delle loro potenzialità espressive ed espansive e quindi con inclusione anche delle attività complementari e similari che potenzialmente potrebbero coltivare in futuro e che sono da parte del pubblico naturalmente associabili ad una determinata ditta;
si lamenta, invece, della valutazione operata dalla Corte territoriale secondo cui quello del caffè sarebbe un mercato di naturale espansione per la RAGIONE_SOCIALE benché vi avesse fatto ingresso solo 97 anni dopo la sua costituzione;

-una siffatta critica, tuttavia, investe un accertamento che è riservato al giudice di merito, attenendo alla valutazione degli elementi probatori, per cui ne è precluso il sindacato dinanzi a questa Corte in relazione al vizio di violazione o falsa applicazione della legge (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476);

con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2564 e 2567, secondo comma, cod. civ., per aver la Corte territoriale proceduto alla valutazione della confondibilità delle denominazioni sociali secondo un criterio analitico e non sintetico;

con il terzo motivo si duole della nullità della sentenza per

violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118, disp. att., cod. proc. civ. su tale aspetto;

-i due motivi possono essere trattati unitariamente e sono l’uno inammissibile e l’altro infondato;

come rilevato in precedenza, la Corte di appello ha ritenuto che le denominazioni sociali fossero confondibili in ragione della sostanziale identità del cognome COGNOME presente in esse, della sovrapponibilità delle attività sociali esercitabili e della contiguità territoriale;

diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente la Corte non ha proceduto a una valutazione atomistica dei singoli elementi contemplati dalla norma ma ha effettuato una valutazione complessiva degli elementi ritenuti rilevanti ed è giunta a ritenere sussistenza la confondibilità delle denominazioni sociali;

la doglianza articolata sul punto, dunque, muove da un assunto non veritiero, ragione per cui risulta priva della necessaria concludenza;

la riferita motivazione, poi, consente di individuare agevolmente l’ iter argomentativo seguito dal giudice, per cui si sottrae alla censura articolata con il terzo motivo, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale che nel caso in esame risulta essere presente (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127);
con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 r.d. 21 giugno 1942, n. 929, e 4 d.P.R. 8 maggio 1948, n. 795, nella parte in cui nel ritenere nullo il marchio « RAGIONE_SOCIALE », originariamente registrato al n. 443.589, per difetto di novità rispetto ai marchi anteriori registrati dalla RAGIONE_SOCIALE, ha attribuito prevalenza ai campioni di tali marchi rispetto alle rispettive descrizioni;

il motivo è inammissibile;

la Corte di appello ha rilevato che benché nella descrizione dei marchi anteriori vantati dalla RAGIONE_SOCIALE non comparisse la parola « RAGIONE_SOCIALE » la stessa era presente, « a caratteri evidenti », sul campione del marchio depositato unitamente alla domanda di registrazione;

ha, quindi, ritenuto che nella individuazione dell’oggetto della registrazione doveva prendersi in esame sia la descrizione dello stesso contenuta nella relativa domanda, sia l’esemplare alla stessa allegato e che all’esito dell’esame di entrambi i documenti, la parola « Crastan » contribuiva alla caratterizzazione del segno;

solo quale ulteriore elemento argomentativo ha poi affermato che l’art. 26 r.d. n. 929 del 1942 ‘ pare dare rilievo al campione di marchio depositato, piuttosto che alla descrizione ‘;

tale statuizione, pertanto, non esprime la ratio decidendi , per cui la questione investita dalla doglianza pecca della necessaria concludenza;

con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 17 e 47 r.d. n. 929 del 1942, 12, 20 e 25 c.p.i. e 52 Regolamento CE n. 40/94, per aver la Corte di appello ritenuto che affini i prodotti commercializzati dalle parti;

con il sesto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118, disp. att., cod. proc. civ. su tale punto;

i due motivi possono essere trattati unitariamente e sono infondati;

la Corte territoriale ha ritenuto che i prodotti commercializzati dalle due società fossero affini in ragione del fatto entrambi costituivano alimenti (rispettivamente surrogati di caffè e caffè), che il termine « surrogato », secondo il suo significato letterale, evoca il concetto di sostituibilità con effetti e risultati analoghi e che caffè e surrogati di caffè rientrano nella stessa classe merceologica;

la ricorrente contesta una siffatta valutazione evidenziando la non concludenza della riconducibilità dei prodotti a una medesima classe merceologica e della loro relazione di succedaneità, in quanto non espressiva della necessaria fungibilità;

orbene deve rammentarsi che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, per affini devono intendersi quei prodotti che per la loro natura e la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno risultano in misura rilevante fungibili e pertanto in concorrenza, cosicché la mancanza della distinzione precisa tra i segni che li identificano nel mercato comporta, per l’appunto, il rischio di confusione e, dunque, dell’illecita aggressione all’altrui avviamento ed all’altrui clientela (cfr. Cass. 22 dicembre 2004, n. 23787);
se è vero che l’inclusione di due prodotti nella stessa classe non è idonea a provarne l’affinità (così , Cass. 18 agosto 2017, n. 20189), a diversa conclusione deve pervenirsi qualora i prodotti in comparazione siano strutturalmente diretti a soddisfare una specifica domanda di mercato tanto da risultare, anche per la loro sostituibilità, in concorrenza nel mercato di riferimento (così, la menzionata Cass. n. 23787 del 2004);

la decisione impugnata, nel ritenere i prodotti affini in ragione (anche) della loro sostituibilità, risulta coerente con i richiamati principi;

del pari, priva di pregio è la doglianza di vizio motivazionale avuto riguardo alla idoneità della sentenza a rendere palese e chiaro l’ iter argomentativo seguito dai giudici (Cass. SU 22232/2016);

con il settimo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 17 e 47 r.d. n. 929 del 1942, 12, 20 e 25 c.p.i. e 8 e 52 Reg. CE n. 40/94, nella parte in cui ha effettuato il giudizio di confondibilità dei marchi non in maniera globale, bensì analitica, fondato unicamente sulla presenza nei segni

in comparazione del comune elemento rappresentato dalla parola «Crastan»;

-con l’ottavo motivo allega la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118, disp. att., cod. proc. civ. su tale aspetto;

i due motivi possono essere trattati unitariamente e sono infondati;

pur in assenza di una puntuale individuazione da parte della Corte di appello della tipologia del marchio contestato, dall’esame della sentenza sembra potersi evincere che lo stesso sia stato qualificato quale marchio complesso, avendo il giudice di merito accertato che lo stesso era composto da una parte denominativa e da una parte figurativa al cui interno la componente denominativa si inseriva;

come noto, il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, e si distingue dal marchio d’insieme, in quanto in tale segno manca l’elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro insieme (cfr. Cass. 18 maggio 2018, n. 12368; Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249; Cass. 3 dicembre 2010, n, 24620);
-in presenza di un marchio complesso, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo procedere all’esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme (Corte Giust. UE 18 settembre 2014, C-308/13 P e C-309/13 P, RAGIONE_SOCIALE ; Corte Giust. UE 3 settembre 2009, C-498/07 P, Aceites del RAGIONE_SOCIALE v Koipe ; Corte Giust. UE 12 giugno 2007, C -334/05 P, UAMI/COGNOME ; in tal senso, anche, più recentemente, Trib. UE 8 febbraio 2019, T-67/17, RAGIONE_SOCIALE e a./ RAGIONE_SOCIALE;
-ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti (cfr. Cass. 24 luglio 2023, n. 22034; Cass. 15 dicembre 2022, n. 36862);

la decisione della Corte territoriale non si pone in contrasto con tali principi e, pertanto, si sottrae alla censura articolata;

anche con riferimento a tale statuizione la sentenza consente di individuare il percorso motivazionale seguito, per cui non si ravvisa il denunciato vizio motivazionale;

con il nono motivo la ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 17 e 47 r.d. n. 929 del 1942, 12, 20 e 25 c.p.i. e 8 e 52 Reg. CE n. 40/94, in relazione all’omessa applicazione del principio di preclusione per coesistenza ;

-con l’ultimo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, individuato nella protratta coesistenza, in due province prossime (La Spezia e Pisa), di due imprese che in buona fede avevano entrambe utilizzato come denominazione sociale e marchio anche il nome « RAGIONE_SOCIALE »;

i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili;

il principio della preclusione per coesistenza -espresso nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 settembre 2011 (C-482/09, COGNOME ) invocata dalla ricorrente -esclude che il titolare di un marchio anteriore possa ottenere l’annullamento di un marchio posteriore identico che designa prodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di tali due marchi d’impresa quando tale uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio d’impresa,
consistente nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi (cfr., nella giurisprudenza nazionale, Cass. 3 agosto 2023, n. 23727);

-l’operatività di tale principio richiede, dunque, oltre che la coesistenza dei segni per una lunga durata, anche la buona fede degli operatori e l’assenza di pregiudizi, anche potenziali, alla funzione distintiva del marchio;

tuttavia, nella sentenza impugnata non vi è alcun riscontro degli elementi della buona fede e dell’assenza di pericolo di pregiudizio per la funzione distintiva del marchio, per cui le doglianze risultano poggiare su un assunto fattuale di cui il giudice di merito non ha dato evidenza;

pertanto, la doglianza articolata nel nono motivo non rispetta il requisito per la formulazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, consistente nell’assunzione dell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito quale termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

inammissibile è, altresì, il motivo formulato con il decimo e ultimo motivo, atteso che i fatti asseritamente non esaminati risultano essere privi del necessario carattere di decisività, in quanto inidonei a condurre necessariamente, laddove dimostrati, alla invalidazione, con un giudizio di certezza (o, comunque, di elevata probabilità logica), del convincimento del giudice di merito in ordine alla mancata applicazione del principio di preclusione per coesistenza, difettando la prova dell’assenza del pericolo di pregiudizio alla funzione distintiva dei marchi vantati dalla RAGIONE_SOCIALE (cfr. sul tema della decisività del fatto storico asseritamente non esaminato, Cass. 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., ord., 17 giugno 2019, n. 16214);
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere

accolto;

le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2024.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.