Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30212 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30212 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17414/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) ,
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO nel proc.to n. 2252/2024 depositata il 14/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 14/2/2022, la RAGIONE_SOCIALE, produttrice di tessuti stampati e titolare del RAGIONE_SOCIALEo « RAGIONE_SOCIALE », registrato nel 1971, in Italia e in diversi Paesi, per contraddistinguere tessuti, prodotti tessili e capi di abbigliamento, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, la RAGIONE_SOCIALE, società che aveva usato, con portata locale, senza mai registrarlo, il segno « RAGIONE_SOCIALE », ma che, da circa un anno, aveva iniziato a utilizzarlo, sul proprio sito web e anche attraverso nota piattaforma « e-commerce » (gestita da RAGIONE_SOCIALE), al di fuori dei limiti del preuso, e stava continuando a vendere con il segno « RAGIONE_SOCIALE », anche a Milano, i suoi articoli, per sentire accertare la contraffazione del proprio RAGIONE_SOCIALEo, ai sensi dell’art.20, lett.b) e c), c.p.i. e dell’art.9.2 Reg.UE n. 2017/2001, e di concorrenza sleale, ai sensi dell’art.2598 n. 1 c.c., poste in essere dalla convenuta. La citazione veniva notificata anche alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ma poi l’attrice e le suddette parti, in corso di causa, raggiungevano un accordo transattivo, rinunciando agli atti del giudizio, che veniva estinto.
Con ordinanza del 14/6/2024, a definizione del giudizio, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale di RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che, a Pesaro, ove la RAGIONE_SOCIALE ha la propria sede legale, verrebbe posta in essere l’ipotizzata condotta di messa in commercio di prodotti contraffattori nonché di promozione e pubblicizzazione di beni senza autorizzazione del titolare dei relativi RAGIONE_SOCIALE, cosicché, anche in base all’art. 120 comma 6 c.p.i., la competenza territoriale a decidere la presente controversia spetta alla sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Ancona, luogo in cui ha sede l’inserzionista e in cui è stata avviata la commercializzazione del prodotto
contraffatto nonché di promozione e pubblicizzazione di beni senza autorizzazione del titolare del relativo RAGIONE_SOCIALEo.
Si è, in motivazione, rilevato che: a) quanto al foro dell’attore ai sensi dell’art. 120.2 c.p.i., invocato da COGNOME, non avendo le convenute RAGIONE_SOCIALE sede in Italia -« la fattispecie in esame configura un’ipotesi di cumulo soggettivo di cause, avendo l’attrice convenuto in un unico giudizio più soggetti ritenuti coinvolti nella contraffazione del medesimo diritto di privativa e in condotte di concorrenza sleale » (Ordinanza impugnata, p. 3) e, in materia di cumulo soggettivo ai sensi dell’art. 33 c.p.c., « il riferimento agli artt. 18 e 19 c.p.c. va inteso in senso selettivo, e cioè con esclusione del richiamo ai fori c.d. ‘subordinati’ previsti da tali norme. Non è così ammissibile realizzare il cumulo presso il giudice della residenza dell’attore (art. 18, comma 2, c.p.c.) »; b) quanto al foro del luogo in cui si è verificato il danno, potendo « in forza dell’art. 120, comma 6, c.p.i. e in deroga a quanto previsto dall’art. 33 c.p.c., il cumulo soggettivo essere attuato anche presso il forum commissi delicti », in punto di competenza territoriale per gli illeciti commessi tramite Internet , richiamato il precedente della Corte di Cassazione n. 5309 del 27 febbraio 2020 (nel caso ‘ RAGIONE_SOCIALEcom ‘), « in materia di proprietà industriale opera un criterio speciale, diverso da quello stabilito dall’art. 20 c.p.c., disciplinato dall’art. 120, comma 6, c.p.i., a mente del quale le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’Autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi », ma, proprio nelle fattispecie di lesione della privativa attuata a mezzo di Internet , vi è un’esigenza di delimitazione spaziale della condotta illecita, poiché « esiste il rischio -derivante, nella specie, dalla ubiquità della rete telematica -di creare una situazione di incertezza sul piano della individuazione del foro della contraffazione: rischio che, attraverso
la postulazione di una estensione incontrollata del locus commissi delicti finisce per generare, a cascata, una competenza territoriale diffusa delle sezioni specializzate in materia di impresa e una legittimazione della pratica del c.d. forum shopping (con gli inconvenienti a ciò connaturati: primo tra tutti quello di apportare un vulnus al principio di precostituzione del giudice naturale) », il che rende preferibile un’interpretazione della norma speciale dell’art.120, comma 6, c.p.i., nel senso che « in ogni caso in cui si faccia questione di violazione dei diritti di proprietà industriale a mezzo di internet, quel che rileva, per il radicamento della competenza ex art. 120, comma 6, c.p.i., è la condotta consistente nell’avvio del procedimento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa »; c) quanto al foro della vendita/consegna, « la valorizzazione del luogo in cui si realizza la condotta lesiva dei diritti del titolare del segno distintivo rende dunque irrilevanti, ai fini della competenza, tutte quelle condotte che si pongono a valle del ‘fatto’ illecito già venuto interamente ad esistenza, che seguono cioè l’immissione in commercio del prodotto contraffatto, costituendone -per così dire -il naturale sviluppo », cosa che si verifica con la materiale consegna del bene presso il luogo indicato dall’acquirente, trattandosi di attività che si inserisce nella fase della distribuzione di un prodotto già offerto in vendita e commercializzato, quindi già presente sul mercato e quindi « quando l’illecito consiste nella messa in vendita, tramite un sito internet, di prodotti contraffatti, le ragioni di certezza e prevedibilità del foro competente e di garanzia di un collegamento significativo con la controversia in atto inducono a individuare il luogo in cui ‘i fatti sono stati commessi’ in quello in cui avviene l’inserimento sul sito delle offerte di vendita ». Il Tribunale ha aggiunto che « nel caso di specie la consegna a Milano dei prodotti pubblicizzati e offerti in vendita sul sito di RAGIONE_SOCIALE e sulla piattaforma RAGIONE_SOCIALE (all. da 34 a 40 fasc. attrice)
sembra essere avvenuta in virtù di ordini non sorretti da una reale volontà di acquisto ma motivati, a ben vedere, dalla sola esigenza di precostituirsi la prova della commercializzazione dei beni su un determinato territorio. In questi casi, in cui la vendita viene stimolata da colui che lamenta il danno, direttamente o tramite un soggetto interposto, senza alcuna finalità di soddisfare un bisogno o un’esigenza di consumo, la provocazione è da considerarsi inidonea a radicare la competenza, in base al forum commissi delicti, presso il luogo in cui l’offerta è stata rivolta all’agente provocatore o è stata da questi percepita, deponendo in tal senso il principio generale secondo cui vanno reputati inammissibili gli spostamenti della competenza territoriale determinati attraverso accorgimenti chiaramente strumentali e maliziosi dell’attore » (Ordinanza impugnata, p. 7).
Infine, il Tribunale ha concluso che « le considerazioni che precedono valgono ovviamente anche con riguardo alla determinazione della competenza territoriale rispetto alle domande di concorrenza sleale svolte dall’attrice ».
Avverso la suddetta pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per regolamento di competenza, notificato il 15/7/2024, affidato a quattro motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (che resiste con memoria, depositata il 18/9/24).
Il P.G. non ha depositato memoria ex art.380 ter c.p.c. (malgrado notifica avviso udienza il 7/7/25).
La ricorrente ha depositato memoria. Anche la resistente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio rileva che nel caso in esame non può ritenersi violato l’obbligo di intervento del Pubblico Ministero per il mancato deposito di conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c., atteso che, l’osservanza di detto obbligo si realizza con la mera comunicazione degli atti all’ufficio del Pubblico Ministero. Come già
chiarito da questa Corte (Cass. n. 27930/2025), è, infatti, sufficiente che quest’ultimo sia posto nelle condizioni di esercitare le proprie prerogative processuali, mentre l’effettivo esercizio delle stesse – attraverso la partecipazione al giudizio e la formulazione di conclusioni – è rimesso alla sua valutazione.
1.La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120, comma 6, c.p.i. e 20, comma 2, c.p.i., sulla rilevanza del foro della consegna, erroneamente esclusa dal Tribunale, derivando la competenza del Tribunale di Milano dall’art. 120.6 c.p.i. quale luogo in cui si è verificato uno dei fatti che RAGIONE_SOCIALE assume lesivi dei suoi diritti, vale a dire la commercializzazione con consegna a Milano di prodotti che recano il RAGIONE_SOCIALEo contraffattorio sulla confezione e nella documentazione commerciale inviata insieme al prodotto, commercializzazione avvenuta sia attraverso il sito Internet di RAGIONE_SOCIALE con vendita della sciarpa offerta in vendita su questo sito (doc. C del ‘ fascicoletto ‘), sia tramite il sito di RAGIONE_SOCIALE (docc. E e G del ‘ fascicoletto ‘); b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120 c.p.i. e 20 c.p.i., sulla non rilevanza degli acquisiti effettuati dall’attore, ritenuta dal Tribunale « avvenuta in virtù di ordini non sorretti da una reale volontà di acquisto ma motivati, a ben vedere, dalla sola esigenza di precostituirsi la prova della commercializzazione dei beni su un determinato territori », essendo invece sufficiente che venga allegata (purché non in modo evidentemente strumentale) la commercializzazione del prodotto nel territorio rientrante nella competenza del Giudice adito, a prescindere da qualunque valutazione del fondamento di tale allegazione; c) con il terzo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini della competenza circa gli acquisti effettuati non dall’attrice o su suo incarico ma da terzi, come indicato a pag. 10 dell’atto di citazione (doc. A del ‘ fascicoletto ‘), avendo l’attrice COGNOME rilevato che « La
RAGIONE_SOCIALE, d’altra parte, sta continuando a vendere con il segno ‘RAGIONE_SOCIALE‘, anche a Milano, i suoi articoli: sia attraverso il suo sito Internet (cfr. al doc. 34 la sciarpa offerta in vendita su questo sito e al doc. 35 la relativa fattura di acquisto), sia attraverso la piattaforma ‘RAGIONE_SOCIALE‘, gestita dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE (cfr. al doc. 36 alcune pagine estratte dal sito RAGIONE_SOCIALE sulla promozione della RAGIONE_SOCIALE; al doc. 37 una selezione delle fatture relative alle vendita ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a Milano prodotte da RAGIONE_SOCIALE nel procedimento cautelare di Ancona » (laddove il doc.to 37 si riferiva a una serie di fatture relative a vendite tramite RAGIONE_SOCIALE di prodotti di RAGIONE_SOCIALE a diversi clienti di Milano, effettuate, negli anni 2016 e 2017, pacificamente non da RAGIONE_SOCIALE o su suo impulso, trattandosi, tra l’altro, di fatture che, come risulta dal passo citato sopra, sono state prodotte dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del procedimento cautelare per dimostrare che la stessa effettuava vendite online da prima delle contestazioni di COGNOME, e prodotte nuovamente nel giudizio di merito come doc.to 27); d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 c.p.c., 120 c.p.i. e 20 c.p.i., sul foro del luogo in cui si è verificato il danno, in quanto, anche a prescindere dalla questione delle vendite effettuate a Milano, il Tribunale ha errato anche nella parte in cui ha escluso la rilevanza, ai fini del radicamento della competenza ai sensi degli artt. 120.6 c.p.i. e 20 c.p.c., della sede dell’attore (in provincia di Como, e dunque nella sfera di competenza del Tribunale di Milano) quale luogo in cui si è verificato il danno.
1.1.Passando all’esame nel dettaglio dei motivi, con il primo motivo si ritiene che del tutto erroneamente il Tribunale abbia escluso la rilevanza del luogo della consegna ai fini del radicamento della competenza ai sensi degli artt. 120.6 c.p.i. e 20.2 c.p.i., laddove nella specie la competenza del Tribunale di Milano derivava dal fatto che a Milano si era verificata la commercializzazione con
consegna di prodotti che recano il RAGIONE_SOCIALEo contraffattorio sulla confezione e nella documentazione commerciale inviata insieme al prodotto (cfr. atto di citazione, p. 10, doc. A del ‘f ascicoletto ‘), commercializzazione avvenuta sia attraverso il sito Internet di RAGIONE_SOCIALE con vendita della sciarpa offerta in vendita su questo sito (doc. C del ‘ fascicoletto ‘), sia tramite il sito di RAGIONE_SOCIALE (docc. E e G del ‘ fascicoletto ‘).
Si ricorda che l’art. 20.2 c.p.i. fa espresso riferimento, tra gli altri, all’uso del segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità, all’offerta in vendita dei prodotti, alla loro commercializzazione, al cui concetto si deve evidentemente ricondurre la consegna dei beni contestati.
Invece, il Tribunale ritenendo irrilevanti, ai fini della competenza, tutti gli atti successivi all’avvio del procedimento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa, ha arbitrariamente equiparato la semplice « offerta in vendita » del prodotto sulla rete Internet , non acquistato poi, con quella, nettamente diversa, in cui l’offerta stessa si è concretizzata in uno specifico atto di « acquisto del bene con consegna » in un determinato luogo, confutando una pregressa giurisprudenza di legittimità (Cass. 1870/1991) e anche di merito e quella della Corte di Giustizia UE (Corte Giust. UE, 6 febbraio 2014, in C-98/13, caso Blomqvist c. Rolex, in cui la Corte ha chiaramente affermato che pubblicità, offerta al pubblico, commercializzazione e consegna sono tutti atti autonomamente rilevanti ai fini della contraffazione e del successivo radicamento di un’azione giudiziaria).
Così interpretando le norme, il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto irrilevante un fatto (la consegna del prodotto contraffattorio in Italia) sul piano della determinazione della competenza territoriale. Al contrario, se determinati atti rilevano ai
fini di integrare l’illecito di contraffazione, gli stessi fatti devono essere ritenuti idonei anche a fondare la competenza territoriale.
I precedenti indicati in motivazione (Cass. 5309/2020 e Cass. 5254/2017) non sono pertinenti, avendo riguardato casi in cui vi era stata solo un’attività di pubblicità e/o di offerta in commercio in Internet , mentre, nel caso di specie, le condotte contestate (non si limitano ad atti di pubblicizzazione e offerta in vendita online , ma) si sono tradotte in specifici atti di vendita e consegna.
1.2. Con il secondo motivo, si denuncia l’erroneità dell’ordinanza impugnata -in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120 e 20 c.p.i. -avendo errato nel predicare l’irrilevanza della vendita con consegna a Milano perché la stessa sarebbe « avvenuta in virtù di ordini non sorretti da una reale volontà di acquisto ».
Ma la competenza deve determinarsi sulla base della prospettazione dell’attore (cfr. da ultimo Cass. 28 luglio 2023, n. 23099, che richiama il consolidato principio espresso, ex multis , da Cass. 25 agosto 2006, n. 18485; Cass. 12 ottobre 2004, n. 20177; Cass. 26 luglio 2001, n. 10266), ed essa COGNOME, nel radicare la competenza avanti alla Sezione Specializzata del Tribunale di Milano, aveva espressamente allegato, sin dal proprio atto di citazione, che la convenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE effettua vendite anche a Milano. Peraltro, nella specie, non si è trattato di una vendita « forzata », che si verifica quanto l’acquisto disposto dal titolare, mediante artifizi e forzature, porti il presunto contraffattore a effettuare delle vendite che non rientrano nella sua normale attività commerciale.
Nella specie, si è trattato di effettive e concrete vendite, non rilevando se l’acquisto o la consegna siano avvenuti tramite un soggetto incaricato dal titolare della privativa-attore.
1.3. Il terzo mezzo denuncia omesso esame di fatto decisivo, laddove il Tribunale di Milano, nel ritenere che la vendita con consegna a Milano fosse « avvenuta in virtù di ordini non sorretti da
una reale volontà di acquisto ma motivati, a ben vedere, dalla sola esigenza di precostituirsi la prova della commercializzazione dei beni su un determinato territorio », ha omesso di considerare che l’attrice aveva contestato e provato anche vendite relative ad acquisti effettuati, tramite il sito ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, da terzi e non già dall’attore (o su suo incarico), come risulta dal doc. 37 (doc. E del ‘ fascicoletto ‘), indicato da COGNOME a p. 10 del suo atto di citazione introduttivo del giudizio (doc. A del ‘ fascicoletto ‘).
1.4. Il quarto motivo denuncia errore di diritto, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 c.p.c., 120 e 20 c.p.i., pure nella parte in cui il Tribunale ha escluso la rilevanza, ai fini del radicamento della competenza ai sensi degli artt. 120.6 c.p.i. e 20 c.p.c., della sede dell’attrice (in provincia di Como, e dunque nella sfera di competenza del Tribunale di Milano) quale luogo in cui si è verificato il danno.
E si citano (al fine di confutare Cass. n. 5309/2020, richiamata in motivazione nell’ordinanza impugnata) Cass., S.U., 13 ottobre 2009, n. 21661, che ha precisato -in un caso di risarcimento danni per lesione di un diritto della personalità a mezzo radiotelevisivo, ma che può essere richiamato anche in relazione alla lesione dei diritti di proprietà industriale -che il luogo in cui è avvenuto il fatto illecito, rilevante quale « luogo in cui l’obbligazione è sorta », ai sensi dell’art. 20 c.p.c., va individuato nel luogo in cui si è verificato il danno, vale a dire il luogo di residenza del danneggiato. Né si può escludere l’operatività dell’art.20 c.p.c., in relazione all’allegata specialità dell’art. 120.6 c.p.i. e la conseguente non applicabilità dell’art. 20 c.p.c. in materia di violazione di diritti di proprietà industriale, considerato che, come l’art. 20 c.p.i. nel fare riferimento al « luogo in cui l’obbligazione è sorta » dà rilevanza al luogo in cui il fatto illecito è avvenuto, allo stesso modo l’art. 120.6 c.p.i. dà rilevanza al luogo in cui è avvenuto l’illecito, ove rinvia alla
« sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi ».
La resistente RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria difensiva ex art.47 c.p.c. il 18/9/2024.
Parte ricorrente ha eccepito, in memoria, l’inammissibilità della suddetta memoria, in quanto depositata, a fronte della notifica del ricorso avvenuta il 15/9/2025, oltre il termine dei « venti giorni successivi » disposto dall’art. 47, comma 5, c.p.c. ratione tempore applicabile, che scadeva, tenendo conto della sospensione feriale dei termini, il 4 settembre 2024. Ad avviso della ricorrente nessun rilievo può avere il raddoppio dei termini operato dall’art. 3.1, lett. b), del D. Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. ‘ Correttivo Cartabia ‘), intervenuto sull’art. 47 c.p.c. portando da venti a quaranta giorni il termine per il deposito delle « scritture difensive ai sensi dell’art. 47 c.p.c. », in quanto, sebbene la disposizione transitoria di cui all’art. 7.1 del decreto correttivo preveda che le modifiche si applichino « ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 », gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia del decreto correttivo -vale a dire alla data del 26 novembre 2024, essendo esso stato pubblicato sulla G.U. n. 264 dell’11 novembre 2024 -restano regolati dalle norme anteriormente vigenti, e solo le attività poste in essere successivamente, anche se in procedimenti già pendenti, sono regolate dalle nuove disposizioni (in questo senso, Cass., S.U., 4 giugno 2025, n. 14986, ed ivi richiami anche alla relazione illustrativa al D. lgs. 164/2024).
Pertanto, il decreto n. 154/2924 non può sanare retroattivamente attività processuali che, prima della sua entrata in vigore, fossero già incorse in un vizio di inammissibilità per tardività.
La ricorrente deduce quindi che la COGNOME, a fronte della tardiva memoria difensiva, non potrebbe neppure depositare successiva memoria, in forza della giurisprudenza di legittimità formatasi in
ipotesi di controricorso tardivo ex art.370, comma 1, c.p.c. (Cass. 23921/2020; Cass. 5798/2019).
2.1. L’eccezione, alla luce delle S.U. n. 14986 del 2025, è fondata. La difesa della resistente RAGIONE_SOCIALE è inammissibile in quanto tardiva, essendo intervenuto il deposito della memoria difensiva ex art.47 c.p.c., oltre il termine ratione temporis operante.
La prima e la quarta censura sono infondate.
3.1. L’ art. 120 del D.L.gs. n. 30/2005 (c.p.i.), che disciplina la competenza giurisdizionale e territoriale relativa alle azioni in materia di proprietà industriale, recita: « 1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenze/ delle parti…. 2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, nè domicilio nè dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui l’attore ha la residenza o il domicilio. Qualora nè l’attore, nè il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l’autorità giudiziaria di Roma. 3. L’indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell’RAGIONE_SOCIALE. 4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal D.Lgs. 27
giugno 2003, n. 168. 5. Per tribunali dei RAGIONE_SOCIALE e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell’art. 91 Reg. (CE) n. 40/94 e dell’art. 80 Reg. (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4. 6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. 6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare (comma aggiunto con il D.Lgs. n. 131 del 2010) ».
La disciplina della competenza in materia di proprietà industriale, pur recependo, nella prima parte, il prevalente criterio del foro del convenuto declinato sui principi ricavabili dagli artt. 18 e 19 c.p.c., che disciplinano il foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche, presenta anche proprie e significative disposizioni che interessano il presente giudizio e sono esplicitate ai commi 3, 6 e 6 bis del citato art.120 c.p.i.
Quanto al foro del convenuto, vi sono tre fori generali, per le persone fisiche: il luogo della residenza o del domicilio del convenuto e, se questi sono sconosciuti, il luogo della sua dimora. Per le persone giuridiche, si dovrà invece fare riferimento al foro generale collocato presso la sede delle medesime persone giuridiche previsto dall’art. 19 c.p.c.
In via successivamente concorrente, ove il convenuto non abbia né residenza, né domicilio, né dimora nel territorio dello Stato, sono previsti due ulteriori fori generali tra loro alternativi: il luogo di residenza o di domicilio dell’attore.
In via ancora subordinata, è previsto un foro generale per il caso in cui non sia applicabile alcuno dei fori generali precedenti, presso l’autorità giudiziaria di Roma.
Il terzo comma prevede il criterio del domicilio eletto, ai sensi del quale il domicilio indicato nella domanda di registrazione o di
brevettazione e annotato nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative e pertanto, in caso di elezione, il foro del domicilio eletto sarà prevalente rispetto al foro generale indicato dal secondo comma.
Per le sole azioni « fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore », è previsto dal sesto comma l’ulteriore forum commissi delicti .
Infine, il comma 6-bis prevede che tutti i criteri appena visti trovino applicazione per le azioni di accertamento negativo, anche proposte in via cautelare.
In particolare, per quanto in questo regolamento di competenza interessa, una deroga al principio del foro del convenuto è introdotta al comma 6, secondo il quale per le sole azioni « fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore » (in pratica, azioni di contraffazione), è previsto l’ulteriore forum commissi delicti concorrente, secondo il quale tali azioni « possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi ».
Si tratta di un foro alternativo, autonomo e concorrente, specificamente previsto per le azioni di contraffazione, che regola la competenza in favore del soggetto che ha subìto il preteso danno e che può essere applicato solo in presenza di due condizioni coesistenti, e cioè che vi si sia stato o sia prospettato un fatto lesivo e che questo fatto sia stato lesivo di un diritto dell’attore (Cass. n. 22453/2024).
Secondo tale disposizione, la competenza dovrebbe spettare al giudice del luogo della commissione del fatto, ossia al giudice del luogo di commissione del fatto lesivo.
Invece, la norma generale dell’art. 20 c.p.c. fa riferimento anche al luogo in cui l’obbligazione risarcitoria deve essere eseguita.
3.2. Questa Corte ha presto iniziato a prospettare un’interpretazione diretta ad attribuire maggiore e autonomo rilievo al criterio del forum commissi delicti della normativa industrialistica, qualificando il criterio del comma 6 quale « disciplina speciale e autonoma rispetto a quella prevista dal codice di rito » (l’art. 20 c.p.c.), sicché, anche nel caso di cumulo soggettivo, occorre aver riguardo esclusivamente al locus commissi delicti , senza che l’operatività del criterio possa essere inficiata nei confronti dei litisconsorti facoltativi dal limite sancito dall’art. 33 c.p.c., che in caso di cumulo soggettivo consente di derogare al foro generale dei litisconsorti solo a patto che la controversia sia proposta innanzi al foro generale di uno di essi (Cass. 13 ottobre 2011, n. 21192; Cass. 1° marzo 2017, n. 5254; Cass. 27 ottobre 2016, n. 21776).
Questa Corte, con ordinanza n. 5309/2020, si è poi pronunciata in un regolamento di competenza in controversia su contraffazione di un RAGIONE_SOCIALEo attuata attraverso la promozione pubblicitaria sula rete Internet .
Va evidenziato che, nei casi di contraffazione a mezzo internet , il mezzo digitale consente ora non solo la pubblicizzazione, ma anche proprio l’e -commerce dei prodotti contraffatti e rappresenta quindi l’ipotesi per eccellenza di « illecito diffuso », essendo di tutta evidenza che le attività di rete che avvengono in un contesto cibernetico sfuggono ad ogni tentativo di localizzazione di tipo geografico, poiché l’ubiquità della rete porta un dato contenuto caricato online ad essere visibile ovunque nell’ambito del territorio nazionale, con potenziale coinvolgimento di chiunque abbia accesso alla rete, ovunque sul territorio.
Questa Corte, nel precedente del 2020, ha affermato che:
– in materia di proprietà industriale è operante un criterio speciale, diverso da quello di cui all’ art. 20 c.p.c., in quanto l’art. 120, comma 6, c.p.i. prevede, infatti, che « le azioni fondate su fatti che
si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’Autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi » e tale criterio è costituito dalla condotta dell’agente, e non dal pregiudizio che ne deriva al danneggiato, rilevando, in base alla suddetta norma, il luogo in cui sono compiuti i fatti generatori del danno, e non il luogo in cui si è prodotto quest’ultimo;
– con riguardo a tale criterio, locus commissi delicti , vi è l’esigenza di « delimitazione spaziale della condotta illecita », in particolare nel caso di lesione della privativa attuata a mezzo di Internet , « giacché anche in tale ipotesi esiste il rischio -derivante, nella specie, dalla ubiquità della rete telematica -di creare una situazione di incertezza sul piano della individuazione del foro della contraffazione: rischio che, attraverso la postulazione di una estensione incontrollata del locus commissi delicti, finisce per generare, a cascata, una competenza territoriale diffusa delle sezioni specializzate in materia di impresa e una legittimazione della pratica del c.d.forum shopping (con gli inconvenienti a ciò connaturati: primo tra tutti quello di apportare un vulnus al principio di precostituzione del giudice naturale)»;
-anche la Corte di Giustizia (Corte giust. UE 19 aprile 2012, C523/10, COGNOME, 34) ha dato rilievo, quale fatto generatore di un eventuale danno al diritto dei RAGIONE_SOCIALE, al comportamento dell’inserzionista che utilizza il servizio di posizionamento per la propria comunicazione commerciale, ritenendo che la competenza giurisdizionale, con riguardo alla detta fattispecie dell’uso di keyword eguale a un RAGIONE_SOCIALEo nazionale registrato, si può radicare nello Stato membro sia dello Stato membro in cui tale RAGIONE_SOCIALEo è registrato sia del luogo di stabilimento dell’inserzionista, e il medesimo principio è stato ripreso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, infatti, ove la condotta asseritamente illecita consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito Internet , il
locus commissi delicti , idoneo a costituire un significativo collegamento ai fini della competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 5.3 reg. (CE) n. 44/2001, va individuato « in quello di stabilimento dell’inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio commerciale » (Cass. Sez. U. 10 settembre 2013, n. 20700; il principio si trova ripreso in Cass. n. 5254/2017 con specifico riferimento al tema della competenza interna e in relazione all’ipotesi di commercializzazione di modelli contraffatti su di un sito web , è stato difatti affermato che la competenza per territorio spetta, ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.i., al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell’inserzionista, ove sia stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio, o, in alternativa, è competente il giudice del luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito);
-in conclusione, « in ogni altro caso in cui si faccia questione di violazione dei diritti di proprietà industriale a mezzo di internet », quel che rileva, per il radicamento della competenza ex art. 120, comma 6, c.p.i., è « la condotta consistente nell’avvio del procedimento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa» e, nel caso allora in esame, doveva dunque valorizzarsi il dato della predisposizione, nel sito Internet booking.com , di parole chiave che evocavano il RAGIONE_SOCIALEo dell’attrice e il luogo in cui ciò si verificava era quello di stabilimento, quindi della sede, dell’inserzionista.
Secondo tale orientamento quindi, per scongiurare gli evidenti rischi di forum shopping legati al mezzo digitale, il forum commissi delicti di un illecito contraffattorio attuato tramite Internet va individuato nel luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno e si deve fare riferimento o al giudice del luogo di stabilimento
dell’inserzionista, ove è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio, o, in alternativa, al giudice del luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito.
Solo in tale luogo, infatti, si realizza quel collegamento significativo, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, con la controversia, che giustifica l’applicazione della competenza speciale, in virtù del criterio di « prossimità alla controversia », consentendo al giudice adito di raccogliere le prove necessarie con maggior facilità, e dell’« effettivo collegamento particolarmente stretto » con la controversia che ne giustifica l’incardinamento presso un foro diverso da quello delle regole generali.
Questa Corte, nel 2020, ha richiamato, pur nella diversità dei contesti normativi, la Corte di Giustizia 19 aprile 2012, causa C523/10, COGNOME c. RAGIONE_SOCIALE, in materia di contraffazione di RAGIONE_SOCIALEo nazionale e di applicazione del Regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Si trattava, in particolare, di un caso di contraffazione di RAGIONE_SOCIALEo registrato in uno Stato membro (Austria) a causa dell’uso, da parte di un inserzionista (con sede in Germania), di una parola chiave identica a detto RAGIONE_SOCIALEo sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro (dominio tedesco.de), accessibile anche nel primo Stato membro (Austria). In tale decisione la Corte UE ha riconosciuto la giurisdizione il relazione al luogo di verificazione dell’evento dannoso di cui all’art. 5 Reg.CE n. 44/2001: (i) dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il RAGIONE_SOCIALEo nazionale è registrato, a titolo di luogo di concretizzazione del danno ( locus damni ); (ii) dinanzi ai giudici dello Stato membro dello stabilimento dell’inserzionista quale luogo ove è deciso l’avvio del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione degli annunci, a titolo di luogo del fatto generatore del danno ( locus actus ).
Vero che la Corte di Giustizia ha successivamente elaborato in via interpretativa anche il c.d. ‘ targeting approach ‘ (o ‘ criterio della focalizzazione ‘, GUE 5 settembre 2019, causa C -172/18, RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE), secondo il quale, in materia di contraffazione di RAGIONE_SOCIALEo dell’Unione europea, sussiste la giurisdizione del giudice dello Stato membro sul cui territorio si trovano i consumatori o i professionisti cui si rivolgono le pubblicità o le offerte in vendita realizzate per via elettronica, nonostante il fatto che il terzo abbia adottato le decisioni e le misure finalizzate a tale pubblicazione elettronica in un altro Stato membro.
Ma tale arresto concerne la ricostruzione delle regole di competenza giurisdizionale vigenti in materia di RAGIONE_SOCIALE dell’Unione europea nel particolare contesto della contraffazione a mezzo Internet .
Nel caso qui in esame si discute di competenza territoriale in relazione a una contraffazione di un RAGIONE_SOCIALEo nazionale, attuato attraverso la commercializzazione dei prodotti contraffatti sulla rete Internet .
L’ordinanza impugnata del Tribunale di Milano ha fatto specifico richiamo al citato precedente di questa Corte del 2020 per declinare la competenza per territorio della Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano, in favore della corrispondente Sezione Specializzata del Tribunale di Ancona, ove la convenuta RAGIONE_SOCIALE ha la sua sede e in cui è stata avviata la commercializzazione del prodotto contraffatto nonché di promozione e pubblicizzazione di beni senza autorizzazione del titolare del relativo RAGIONE_SOCIALEo.
Si è poi ritenuto che in materia di proprietà intellettuale non possa trovare applicazione de plano l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di risarcimento danni conseguenti alla lesione dei diritti della personalità, orientamento che ha attribuito rilievo al
domicilio del danneggiato (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21661; Cass. 22 febbraio 2010, n. 4185).
3.3. La tesi della ricorrente, nel primo motivo, assume invece che, in caso di consegna di prodotto contraffatto, si deve ritenere competente il giudice del luogo ove la consegna è avvenuta.
Nella specie, non si sarebbe trattato (come nel caso esaminato in Cass. 5309/2020) della sola presenza online di pubblicità e offerte in vendita in presunta contraffazione ma di acquisto e conseguente consegna, avvenuta in Milano.
Ma, va osservato, nel contesto delle vendite online , ciò significa riconoscere la competenza a pronunciarsi sulla contraffazione in capo a qualsiasi Tribunale nel cui circondario dovesse essere consegnato il prodotto acquistato in rete. Tale impostazione si ritrova anche nell’orientamento secondo il quale, in caso di vendita fisica di prodotti su tutto il territorio nazionale, la causa può essere radicata avanti ad uno qualsiasi dei Tribunali nelle cui circoscrizioni sono venduti i prodotti.
E si deve, invece, dare continuità all’indirizzo interpretativo restrittivo dell’art.120, comma 6, quanto a ll’individuazione del forum commissi delicti , al fine di assicurare un minimo di predeterminazione del giudice naturale, in ipotesi di commercializzazione di prodotti contraffatti su siti web .
Come già espresso in Cass. S.U. n. 20700/2013 (pur resa in tema di giurisdizione; vedasi Cass. 5254/2017 e Cass. 5309/2020), in materia di concorrenza sleale attuata mediante commercializzazione di modelli contraffatti su di un sito ” web “, la competenza per territorio spetta, ai sensi dell’art. 120, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2005, che è norma speciale rispetto all’art. 18 c.p.c., al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell’inserzionista (ove sia stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione
dell’annuncio) ovvero, in alternativa, in quello in cui ha sede la società che gestisce il sito.
Deve quindi ritenersi che nel caso in cui l’offerta in vendita sia avvenuta sul web , ai sensi dell’art.120, comma 6, ai fini della competenza territoriale del giudice, il luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva, va individuato nel luogo di stabilimento dell’inserzionista, ove è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio e alla conclusione dell’acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta.
E, con riguardo alla doglianza di cui al quarto motivo (in punto di contestazione della ritenuta irrilevanza del foro dell’attore o della sede ove si è prodotto l’evento dannoso, ex art.20 c.p.c.) si deve confermare l’orientamento secondo il quale « In tema di competenza territoriale nelle cause in materia di proprietà industriale (nella specie, di contraffazione di brevetto), il criterio stabilito dall’art. 120, comma 6, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), che prevede la competenza della “autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”, non è suscettibile di deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al “genus” degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall’art. 33 cod. proc. civ. in tema di cumulo soggettivo ».
L’art.120, comma 6, c.p.i., integra quindi una norma speciale che prevale sull’ art.20 c.p.c.
3.4. I motivi secondo e terzo sono di conseguenza assorbiti.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
La statuizione sulle spese del presente regolamento di competenza va rimessa al giudice del merito che terrà conto della dichiarata inammissibilità della scrittura difensiva di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso per regolamento di competenza. Spese al merito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME