Brevetto: limiti della responsabilità professionale

Una società ha citato in giudizio uno studio di consulenza per presunto inadempimento professionale legato all’estensione internazionale di un brevetto industriale. La ricorrente lamentava la mancata inclusione di un iniettore opzionale nella domanda di estensione. I giudici di merito hanno respinto la domanda, rilevando che l’elemento contestato non era presente nel brevetto nazionale originario e, pertanto, esulava dall’oggetto del mandato conferito. La Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento, stabilendo che la responsabilità del professionista non può estendersi a elementi estranei all’incarico ricevuto.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 31 marzo 2026 in Diritto Civile, Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Brevetto: i limiti della responsabilità del consulente nell’estensione internazionale

La tutela di un brevetto rappresenta un asset strategico fondamentale per le imprese innovative. Tuttavia, quando si decide di estendere tale protezione oltre i confini nazionali, è essenziale definire con estrema precisione l’oggetto dell’incarico conferito ai consulenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità professionale in caso di presunti errori nella procedura di estensione internazionale.

Il caso: contestazione sull’estensione del brevetto

La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento danni proposta da una società contro uno studio di consulenza brevettuale. La società attrice sosteneva che il professionista avesse adempiuto in modo inesatto all’incarico di estensione internazionale di un brevetto relativo a un impianto di alimentazione per motori. Nello specifico, veniva contestata l’omessa indicazione della natura opzionale di un iniettore supplementare, elemento che avrebbe compromesso l’efficacia della tutela all’estero.

La decisione dei giudici di merito

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno rigettato le pretese della società. Attraverso l’analisi della corrispondenza tra i consulenti, è emerso che il testo dell’estensione era stato concordato e che l’iniettore in questione non faceva parte del brevetto nazionale originario. Di conseguenza, i giudici hanno ritenuto che il consulente non potesse essere considerato responsabile per non aver incluso elementi che non rientravano nell’oggetto del mandato ricevuto, ovvero la mera estensione del titolo già registrato in Italia.

Le motivazioni

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la solidità del ragionamento dei giudici di merito. Il punto centrale delle motivazioni risiede nell’identificazione del perimetro del contratto di mandato. Secondo la Suprema Corte, la valutazione della diligenza professionale (ex art. 1176 c.c.) può avvenire solo dopo aver accertato quali fossero le obbligazioni effettivamente assunte dal professionista. Se un elemento tecnico è estraneo al brevetto originale e non è stato specificamente incluso nel nuovo incarico, il consulente non ha l’obbligo giuridico di inserirlo nella domanda di estensione. Inoltre, la Corte ha ribadito che la prova dell’oggetto del mandato può essere legittimamente desunta dallo scambio di mail tra i professionisti incaricati, in quanto espressione dell’esecuzione del mandato stesso.

Le conclusioni

In conclusione, la sentenza sottolinea che la responsabilità del consulente brevettuale è rigorosamente circoscritta all’oggetto dell’incarico. Non è possibile imputare un inadempimento per la mancata protezione di varianti tecniche che non facevano parte del titolo originario, a meno di un esplicito ampliamento del mandato. Per le imprese, questo provvedimento evidenzia l’importanza di una comunicazione chiara e documentata con i propri consulenti durante le fasi di estensione della proprietà industriale. Infine, sul piano processuale, viene riaffermato il principio di causalità per le spese di lite: chi perde la causa deve rifondere anche i terzi chiamati in giudizio, se la loro presenza è stata determinata dalla domanda dell’attore poi risultata infondata.

Quando un consulente risponde per l’estensione di un brevetto?
Il professionista risponde solo per le attività comprese nel mandato. Se un elemento non era presente nel titolo originale, non può essere imputato al consulente il mancato inserimento nell’estensione.

Cosa succede se si chiama in causa un terzo e si perde la lite?
In base al principio di causalità, la parte soccombente deve rimborsare le spese legali anche ai terzi chiamati in causa, se la loro presenza è stata resa necessaria dalla domanda principale.

Come si prova l’oggetto di un incarico professionale?
I giudici possono utilizzare ogni mezzo di prova, inclusa la corrispondenza via mail tra i consulenti, per ricostruire la reale volontà delle parti e l’ambito dell’incarico.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27704 Anno 2023

Civile Ord. Sez. 1 Num. 27704 Anno 2023

Presidente: COGNOME NOME

Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 02/10/2023

Oggetto:

brevetto estensione

AC – 27/09/2023

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28210/2021 R.G. proposto da:

RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec EMAIL, rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in atti ;

– controricorrente –

RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec EMAIL, rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;

– controricorrente –

e nei confronti di

SNEIDER NOME

– intimato – avverso la sentenza n. 5971/2021 della Corte di Appello di Roma, pubblicata il 15/09/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO.

RITENUTO CHE

Con sentenza pubblicata in data 15 settembre 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva: a) respinto la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE, odierna ricorrente, avente per oggetto l’accertamento della responsabilità della RAGIONE_SOCIALE per l’inesatto adempimento dell’incarico ad essa conferito relativo all’estensione in ambito internazionale del brevetto nazionale NUMERO_DOCUMENTO avente per oggetto un impianto di alimentazione a gpl/ammoniaca per motori ad iniezione diretta a benzina o diesel di cui la ricorrente era titolare, con conseguente condanna al risarcimento dei danni; b) accolto la domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la condanna della committente al pagamento del compenso per l’incarico
ricevuto, quantificato in euro 9.943,03; c) dichiarato assorbite le domande di manleva proposte dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’architetto NOME COGNOME quale corresponsabile del danno e della RAGIONE_SOCIALE quale relativa compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale.

La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che lo scambio di mail tra i due consulenti brevettuali, che il primo giudice aveva valorizzato al fine di escludere qualsiasi responsabilità della RAGIONE_SOCIALE nella mancata estensione interna nazionale del brevetto detenuto da RAGIONE_SOCIALE, era legittimamente utilizzabile ai fini del decidere in quanto i due professionisti agivano in relazione al mandato conferitogli dalla predetta RAGIONE_SOCIALE in relazione all’esecuzione dell’incarico di estensione del brevetto. Da tale documentazione si evinceva in maniera chiara che il testo definitivo dell’estensione del brevetto era stato preventivamente discusso dai due consulenti e chiaramente non aveva subito alcun intervento volto a chiarire nelle rivendicazioni brevettuali la natura opzionale dell’iniettore supplementare rispetto al meccanismo disegnato e oggetto di brevetto nazionale. Da tanto derivava la corretta conclusione del primo giudice, che la Corte d’appello faceva espressamente propria, secondo cui la figura numero 3 descritta nell’elaborato era semplicemente una variante dell’originaria invenzione corrispondente alle rivendicazioni numero 16 e numero 18, non presenti nel brevetto italiano e, come tali, estranee all’oggetto dell’incarico ricevuto dallo RAGIONE_SOCIALE di estensione internazionale del contenuto del solo brevetto nazionale precedentemente registrato.
Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , hanno resistito con separati controricorsi, nei quali hanno argomentato l’inammissibilità dell’avvers a impugnazione, di cui hanno in ogni caso chiesto il rigetto.

NOME COGNOME è rimasto intimato.

Le parti costituite hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso lamenta:

Primo motivo: «1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 e 2232 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto l’esistenza di un rapporto professionale diretto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE pur in assenza di uno specifico mandato e avendo, comunque, interpretato quale mandato uno scambio di corrispondenza tra soggetti terzi rispetto al presunto mandante.

Il motivo è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. Con riferimento alla questione della qualificazione dei rapporti di consulenza affidati dall’odierna ricorrente ai professionisti incaricati dell’estensione del brevetto, va rilevato che ciò che il motivo di censura qualifica come falsa applicazione dei principi inerenti alla conclusione del contratto di mandato è, in effetti, nient ‘ altro che la valutazione in termini probatori della documentazione versata agli atti del processo.
Invero, come si evince chiaramente dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha inteso valorizzare la rilevanza ai fini del decidere della corrispondenza intercorsa tra i professionisti che si erano interessati della vicenda dell’estensione, al fine di escludere che quanto lamentato dall’odierna ricorrente –

ovvero l’omessa indicazione nella domanda di estensione della natura opzionale dell’iniettore – rientrasse nell’ambito dell’incarico ricevuto.

A tal fine, ovvero in relazione alla motivazione della rilevanza probatoria della documentazione inserita agli atti del processo, la qualificazione degli eventuali rapporti contrattuali esistenti tra le parti menzionate nei documenti utilizzati ai fini del decidere è del tutto secondaria, laddove ciò che rileva è la pertinenza del documento rispetto alla motivazione della decisione.

E, in tali termini, non vi è dubbio che entrambi i giudici di merito abbiano utilizzato il materiale probatorio a loro disposizione per ritenere che non fosse stata raggiunta la prova dell’inadempimento imputato dall’odierna ricorrente allo RAGIONE_SOCIALE, essendo anzi emerso, in senso del tutto contrario, che quanto lamentato (mancata indicazione nella rivendicazione 1 della natura opzionale e dell’iniettore) era estraneo all’ambito di tutela del brevetto nazionale, della cui estensione in ambito internazionale lo RAGIONE_SOCIALE era stato incaricato.
Tale essendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, la questione della capacità dell’inventore di dominare il contenuto delle rivendicazioni è stata agitata nella sentenza impugnata ad abundantiam , non essendo revocabile in dubbio che la ragione effettiva della reiezione della domanda dell’attrice in punto di an debeatur risieda nell ‘a vvenuta dimostrazione dell ‘ estraneità della condotta asseritamente imputata alle obbligazioni assunte dallo RAGIONE_SOCIALE in relazione alla richiesta di estensione internazionale del brevetto.
Secondo motivo: «2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, comma 2, 1218 e 1227, comma 2, c.c., 52 del Codice della

proprietà industriale e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver valutato la fattispecie alla luce della particolare diligenza richiesta al debitore e avendo pronunciato d’ufficio su un ‘ eccezione (l’esclusione della responsabilità del debitore per fatto del creditore) che poteva essere proposta solo dalla parte interessata che, invece, non l’aveva sollevata.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta la falsa applicazione dei principi di diligenza nell’adempimento delle obbligazioni, poiché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come anche indicato a commento del primo motivo di ricorso, risiede nell ‘ accertata esclusione dall’oggetto del mandato conferito allo RAGIONE_SOCIALE di ogni questione inerente all’iniettore, con conseguente radicale negazione di ogni rilevanza di tale circostanza ai fini della sua sussumibilità nell’ambito dell’inadempimento contrattuale; è di tutta evidenza che, in siffatto contesto, non vi è alcuno spazio per la valutazione della diligenza nell’adempimento che, come ognun vede, è questione successiva ed eventuale rispetto alla preliminare identificazione dell’oggetto delle obbligazioni assunte con il contratto.
La doglianza è, peraltro, inammissibile anche laddove lamenta una presunta ultra-petizione, poiché la Corte territoriale non ha affatto escluso la responsabilità del debitore per fatto del creditore, ma ha semplicemente escluso che nell’oggetto delle obbligazioni conferite nel contratto di mandato rientrasse quel particolare comportamento che l’odierna ricorrente imputava allo RAGIONE_SOCIALE come fonte della dedotta responsabilità contrattuale da inadempimento.

Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.», deducendo

l’erroneità della sentenza impugnata per avere applicato il principio di soccombenza al caso di chiamata di terzo con illegittimo automatismo, senza aver svolto alcun accertamento sulla fondatezza o meno della chiamata stessa.

Il motivo è infondato atteso che la Corte d’appello ha, con ogni evidenza, applicato il principio di causalità in fase di regolamentazione delle spese di lite, in virtù del quale l’attore risponde anche dei costi della difesa dei terzi chiamati in conseguenza della domanda da lui proposta nei confronti del convenuto, in relazione alla quale è sorta l’ esigenza di chiamare in causa il terzo, e ciò anche nella ipotesi di garanzia impropria (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022).
La soccombenza regola le spese di fase, per il medesimo principio di causalità estese anche al terzo chiamato, nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE le spese della presente fase di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2023.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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