Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33120 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 33120 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11639/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 242/2021 depositata il 09/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il PM, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Uditi gli avvocati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al tribunale di Bologna le società RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE, la prima quale titolare e la seconda quale licenziataria del brevetto italiano IT 1342621, concesso il 16-102007 su domanda depositata nel 2003.
Di tale brevetto ( breviter NUMERO_DOCUMENTO‘621) , relativo a una “macchina per realizzare fustellati di cartone”, chiese che fosse pronunciata la nullità.
Chiese, inoltre, che fosse accertato l’illecito concorrenziale della società titolare per aver chiesto e ottenuto, senza la normale prudenza e sulla base di un titolo di proprietà industriale nullo, un provvedimento di descrizione in occasione di un’importante manifestazione fieristica del settore di attività di essa RAGIONE_SOCIALE, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Nella resistenza delle convenute il tribunale accolse -in parte – la domanda e dichiarò la nullità della rivendicazione indipendente n. 1 del brevetto, per difetto di novità e attività inventiva. Dichiarò invece valido il brevetto stesso in una più limitata porzione, coincidente con la nuova
rivendicazione risultante dalla combinazione delle rivendicazioni 1+3C+4, giacché codesta, previdente “seconde teste operative indipendentemente posizionabili portanti sia mezzi di taglio che di cordonatura”, possedeva oltre al requisito di novità anche quello dell’a ltezza inventiva, non potendo essere il risultato al quale un tecnico medio esperto del ramo fosse naturalmente e banalmente portato a giungere dalla mera sovrapposizione delle anteriorità brevettuali TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO.
La sentenza, impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE sotto diversi profili, è stata parzialmente riformata dalla c orte d’appello di Bologna .
La riforma è avvenuta all’esito di una nuova e articolata c.t.u.
Nello specifico, e per quanto ancora unicamente rileva, la corte d’appello , ferma restando la dichiarazione di nullità della rivendicazione n. 1 così come affermata dal tribunale, ha dichiarato la validità del brevetto come risultante dalla combinazione delle originarie rivendicazioni 1+3C+4+18+19 con tutte le altre rivendicazioni dipendenti. In questa prospettiva ha sottolineato che il c.t.u., le cui conclusioni erano da condividere, dopo aver provvisoriamente ritenuto che il brevetto IT’621 dovesse essere considerato dotato di altezza inventiva nella combinazione 1+3C+4, aveva infine, nella relazione definitiva, corretto il proprio assunto e affermato che il medesimo brevetto fosse privo del suddetto requisito, da riscontrare invece nell’ambito più ristretto definito dalla combinazione delle rivendicazioni 1+3C+4+18+19. E questo in considerazione di quanto emerso all’esito di elaborati fatti da altro c.t.u., incaricato dalla corte d ‘appello di Genova in controversia analoga: elaborati tesi a dimostrare la insussistenza dell’altezza inventiva del la rivendicazione 1+3C+4 alla luce della documentazione ritenuta più pertinente relativa al brevetto internazionale US’008 combinato con quello WO’713 .
Contro la sentenza d’appello la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.
Le intimate hanno replicato con controricorso, nel quale hanno proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.
Con ordinanza interlocutoria n. 6420-23 la causa è stata rimessa in pubblica udienza su sollecitazione delle parti ricorrenti incidentali, stante la rilevanza della questione sottesa.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. -Nel ricorso principale sono dedotti i seguenti mezzi:
(i) violazione e falsa applicazione degli articoli 52, 76, 77 e 79 d.lgs. 10-2-2005, n. 30, (d’ora in poi solo c.p.i.) per aver la corte territoriale ritenuto parzialmente valido, anziché integralmente nullo, il brevetto di titolarità di RAGIONE_SOCIALE a tal fine affermando di poter procedere a una (invece inammissibile) ‘innovativa’ limitazione del brevetto stesso mediante riformulazione delle rivendicazioni, risultante da una inedita e originale combinazione di rivendicazioni tra di loro indipendenti per quanto dichiarato nella domanda di brevetto. Ciò in quanto le rivendicazioni 18 e 19, per quanto dipendenti dalla originaria rivendicazione 1, non avevano riferimenti alle combinazioni 3 e 4, così da doversi ritenere indipendenti da queste. Donde la cor te d’appello aveva in definitiva proceduto a riscrivere una nuova rivendicazione indipendente, risultante dalla combinazione di rivendicazioni presenti nella originaria domanda ma ivi tra di loro non collegate in mancanza di una espressa istanza di limitazione della parte interessata, esclusivamente legittimata a farlo;
(ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 2598 e 2600 cod. civ, per aver e la corte d’appello ritenuto, in contrasto con la presunzione di colpa di cui all’art. 2600, ultimo comma, che la domanda di risarcimento danno proposta da RAGIONE_SOCIALE si sarebbe dovuta rigettare pure in caso di accertata nullità integrale del brevetto di RAGIONE_SOCIALE, in quanto non era stata fornita la prova della colpa dell’asserito titolare della privativa nel chiedere ed eseguire, in violazione delle regole della correttezza professionale, un provvedimento di descrizione ai danni di RAGIONE_SOCIALE;
(iii) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 cod. proc. civ. e 111 cost., e in ogni caso per difetto assoluto di motivazione, avendo la corte territoriale ritenuto la domanda risarcitoria di RAGIONE_SOCIALE generica, prima ancora che indimostrata, senza indicare le ragioni di tale conclusione.
-Col ricorso incidentale sono invece dedotti i seguenti mezzi:
(i) nullità della sentenza per motivazione apparente a fronte dell’assunto, non comprensibile , né pertinente, nel significato motivazionale, per cui il mutamento delle conclusioni del c.t.u. sarebbe stato giustificato dall’opportunità di evitare il sovrapporsi di opinioni tecniche diverse rispetto a quelle del professionista incaricato dalla corte d’appello di Genova ;
(ii) v iolazione dell’art. 48 c.p.i., per avere l a sentenza affermato la carenza inventiva della rivendicazione 1+3C+4 del brevetto sulla base della mera considerazione che una persona esperta, posta di fronte all’insegnamento del brevetto anteriore US’ 008 nella sua globalità, avrebbe trovato la soluzione al problema tecnico nel brevetto WO’713 . Tale considerazione di contro non poteva dirsi risolutiva, perché l’art. 48 c.p.i. impone di valutare l’altezza inventiva ex ante , e non ex post ; cosicché in caso di combinazioni di anteriorità è necessario verificare non tanto se l’es perto del settore abbia la possibilità di effettuare la combinazione, ma soprattutto se costui la possa effettuare davvero perché incentivato dalla tecnica anteriore, mediante un giudizio di necessità dalla corte d’appello viceversa omesso .
III. – Il ricorso incidentale, i cui motivi sono connessi, va esaminato prioritariamente, perché allude a una carenza metodologica e argomentativa della consulenza tecnica recepita, infine, dalla sentenza.
Il ricorso incidentale è fondato.
IV. La corte d’appello di Bologna, di rimando alla c.t.u., ha ritenuto che la rivendicazione 1+3C+4 del brevetto IT’621 fosse
sprovvista del requisito dell’altezza inventiva. Ha invece considerato esistente tale requisito quanto alla rivendicazione 1+3C+4+18+19.
Tale convincimento ha tratto dal mutamento delle conclusioni originariamente rassegnate dal c.t.u., il quale, invece, nella versione ‘provvisoria’ della relazione aveva detto esattamente il contrario.
Aveva cioè confermato la valutazione del tribunale, anch’essa ovviamente supportata da c.t.u., secondo la quale nella combinazione 1+3C+4 -derivata da rivendicazioni tra di loro collegate e dipendenti, incentrata su “seconde teste operative indipendentemente posizionabili portanti sia mezzi di taglio che di cordonatura” -era da individuare giustappunto l’altezza inventiva, ‘ non potendo tale combinazione essere il risultato al quale il tecnico medio esperto del ramo sia naturalmente e banalmente portato a giungere dalla mera sovrapposizione delle anteriorità US’008 e WO’713’ .
V. – Il mutamento delle conclusioni è stato tuttavia argomentato con la mera volontà di armonizzare l’esito dell’indagine con quanto affermato da altro c.t.u. in separato giudizio (quello al momento pendente dinanzi alla corte d’appello di Genova) .
Difatti, per quanto dalla sentenza si evince, il mutamento di opinione circa l’altezza inventiva era stato giustificato da questo: che il brevetto US’008 ‘ già insegna a montare su un’unica testa di lavorazione trasversale sia utensili di taglio che utensili di cordonatura ‘ , mentre ‘ non insegna a montare gli utensili che eseguono il taglio longitudinale sulle stesse teste sulle quali sono montati gli utensili che eseguono la cordonatura longitudinale ‘; e tuttavia il problema se il montare anche gli utensili di taglio longitudinale sulle stesse teste, sulle quali sono montati gli utensili di cordonatura longitudinale, analogamente a quanto già previsto per gli utensili di taglio e di cordonatura trasversale, sia o non sia evidente per una persona esperta, problema risolto negativamente nella relazione provvisoria, deve trovare risposta affermativa (quanto alla combinazione 1+3C+4) perché ‘ occorre riconoscere che l’insegnamento fornito da US’008 nella sua globalità e
non nel solo esempio di realizzazione illustrato porti a ritenere che una persona esperta a conoscenza di TARGA_VEICOLO, di fronte al problema tecnico oggettivo di rendere più versatile e flessibile la macchina in esso descritta senza aumentarne gli ingombri, avr ebbe trovato in TARGA_VEICOLO il suggerimento di utilizzare per le lavorazioni longitudinali teste operative comprensive di utensili di taglio e di utensili di cordonatura ‘ .
VI. – La motivazione , che la corte d’appello ha fatto propria, è nella sua circolarità completamente apodittica, dal momento che niente è specificato a suo supporto se non una genericissima ragione di opportunità, del resto esplicitata in sentenza circa il fatto di evitare che, sullo stesso trovato, si sovrappongano opinioni tecniche differenti.
Una simile argomentazione è in sé priva di ogni costrutto e, come giustamente affermato dalle ricorrenti incidentali, non soddisfa minimamente l’onere di rendere chiara la ragione di apprezzamento dell’inesistenza dell’altezza inventiva.
Va ricordato che l ‘art. 48 del c.p.i. prevede che u
differente e definitiva conclusione ‘
del c.t.u. è avvenuta ‘ solo dopo una più attenta rivalutazione del materiale agli atti e tenuto conto delle conclusioni della consulenza integrativa disposta a Genova ‘.
Sottolineare questo non è una soluzione né del problema tecnico né del problema giuridico.
La sottolineatura non serve sul piano tecnico perché niente è detto in ordine alla specificità di quelle conclusioni, ove anche se ne possa dire che siano state condivise in quanto tali : in vero l’ unica ragione giustificativa del giudizio finale – di condivisione, cioè, delle nuove conclusioni del c.t.u. – è stata (dalla corte d’appello) sottintesa da una formulazione irrilevante : l’essere il nuovo articolato sviluppo ‘ spiegato nella relazione’ in termini di opportunità, perché ‘ consente di evitare che, sullo stesso trovato, si sovrappongano opinioni tecniche diverse ‘.
La sottolineatura non serve sul versante delle conseguenze in iure perché questa Corte ha stabilito (v. Cass. Sez. 1 n. 3339-22) che nessun ostacolo si frappone, in termini assoluti, a che una rivendicazione dipendente possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità
solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale, visto che in questi casi non muta l’oggetto della protezione brevettuale.
Ne segue che ben può esser dichiarata la nullità parziale di un brevetto (art. 76, secondo comma, c.p.i.) in presenza della nullità di una rivendicazione indipendente (per carenza di altezza inventiva), ove il brevetto consti di un’altra rivendicazione dipendente munita di validità, rispetto alla quale quanto oggetto della rivendicazione nulla possa rilevare come tecnica nota.
VIII. -L’irrilevanza della notazione argomentativa della sentenza d’appello riposa nell’essere, invece, i l punto dirimente correlato alla valutazione dell’altezza inventiva.
Nel concreto si sarebbe dovuto stabilire il possesso o meno dell’altezza inventiva della citata combinazione 1+3C+4 del brevetto IT’621.
L’impugnata sentenza ha escluso tale requisito di rimando a ll’integrazione della c.t.u. , per modo da avallare l’idea che un tecnico esperto del settore, posto di fronte all’esempio dato dal brevetto principale ( US’008 ), sarebbe stato spinto a costruire il macchinario in forza della più generica soluzione di cui alla rivendicazione di WO’713, per modo da combinarla con il brevetto americano e giungere così al trovato.
L’esame dell’ altezza inventiva imponeva tuttavia di stabilire non se la soluzione fosse semplicemente nota allo stato della tecnica, e se a essa potesse attingere un eventuale esperto, ma se l’esperto potesse risultare indirizzato ‘ in modo evidente ‘ (art. 48 c.p.i.) a combinare le rivendicazioni tra loro sulla base di suggerimenti o elementi variabili del programma.
La condizione di evidenza non può dirsi che sia stata tenuta da conto (né tanto meno argomentata) dalla sentenza d’appello .
E ciò perché la sentenza -alla fine del discorso – si è limitata a replicare la distonia logica (quando non la completa confusione) della relazione integrativa del c.t.u., orientata sì a sostenere la carenza
inventiva, ma in rapporto a una minimale ricezione del concetto alluso dalla norma (e cioè dicendo solo che ‘una persona esperta a conoscenza di TARGA_VEICOLO ‘008 (..) avrebbe trovato in TARGA_VEICOLO il suggerimento di utilizzare per le lavorazioni longitudinali teste operative comprensive di utensili di taglio e di utensili di cordonatura’) . Minimale ricezione integrante essa stessa -quindi – un errore di diritto, oltre che motivata in modo evasivo di riflesso a mere (e ininfluenti) ragioni di opportunità, a loro volta dettate da insondabili ‘risultanze’ di un’ altra relazione redatta da un altro c.t.u. in un altro giudizio.
IX. – La sentenza va quindi cassata con rinvio in accoglimento del ricorso incidentale.
E’ assorbito il ricorso principale.
Il giudice del rinvio, che si designa nella medesima corte d’appello in diversa composizione, si uniformerà al principio sopra esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito quello principale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla corte d’appello di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione