Marchio non registrato: la Cassazione sulla tutela penale

Un commerciante era stato condannato per la vendita di prodotti con un marchio non ancora registrato. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna, stabilendo che la tutela penale per l’usurpazione di titoli di proprietà industriale, prevista dall’art. 517-ter c.p., si applica solo dopo l’effettiva concessione del marchio. Il semplice deposito della domanda di registrazione non è sufficiente a configurare il reato. La sentenza sottolinea l’importanza della registrazione per la conoscibilità del diritto da parte di terzi.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 15 ottobre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale

Tutela del marchio non registrato: Quando scatta il reato?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43869/2024, ha offerto un chiarimento fondamentale in materia di proprietà industriale, specificando i presupposti per la configurabilità del reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.). La pronuncia stabilisce un principio cardine: la tutela penale per un marchio non registrato non può essere accordata. È necessaria la registrazione effettiva del marchio perché si possa parlare di reato. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.

I Fatti di Causa: La Vendita di Giocattoli con Marchio in Attesa di Registrazione

Il caso trae origine dal ricorso di un commerciante, condannato nei gradi di merito per aver detenuto e messo in vendita 393 giocattoli recanti un marchio ritenuto contraffatto. La particolarità della vicenda risiedeva nella tempistica: al momento del controllo e del sequestro da parte della Guardia di Finanza, avvenuto nel giugno 2017, la società titolare del marchio aveva solamente depositato la domanda di registrazione (maggio 2017). La concessione ufficiale del marchio da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi era intervenuta solo successivamente, nel marzo 2018.

La Decisione della Corte d’Appello

La Corte territoriale aveva confermato la condanna, ritenendo che la tutela penale potesse estendersi anche a un marchio per il quale era stata semplicemente presentata la richiesta di registrazione. Secondo i giudici di secondo grado, la presentazione della domanda era sufficiente a integrare il presupposto del reato. Inoltre, avevano desunto la consapevolezza (elemento soggettivo) dell’imputato dal fatto che, durante il controllo, il personale del negozio non era stato in grado di esibire la documentazione che legittimasse la commercializzazione dei prodotti.

L’Analisi della Cassazione sulla tutela del marchio non registrato

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’imputato, annullando la sentenza con rinvio e ribaltando l’interpretazione dei giudici di merito. Il ragionamento della Cassazione si fonda su due pilastri fondamentali.

La Necessità della Registrazione Effettiva

Il reato previsto dall’art. 517-ter c.p. punisce l’usurpazione di un ‘titolo di proprietà industriale’. La Corte chiarisce che un ‘titolo’ esiste giuridicamente solo quando è stato effettivamente concesso dall’autorità competente. La mera presentazione della domanda avvia una procedura amministrativa che potrebbe anche concludersi con un diniego. Di conseguenza, fino al momento della registrazione, non esiste un diritto di privativa che possa essere ‘usurpato’ penalmente. Citando un precedente consolidato (Cass. n. 2932/2021), i giudici hanno ribadito che ‘non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito’.

La Conoscibilità del Diritto e l’Elemento Soggettivo

La norma incriminatrice richiede che l’agente possa ‘conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale’. Questa conoscibilità, secondo la Corte, deriva dal sistema di pubblicità legale legato alla registrazione del marchio. Prima della registrazione e della relativa pubblicazione, un terzo non può essere a conoscenza dell’esistenza di un diritto esclusivo. Nel caso di specie, la comunicazione della richiesta di registrazione era avvenuta nell’ottobre 2017, ben dopo i fatti contestati (giugno 2017). Pertanto, era impossibile per l’imputato conoscere l’esistenza del diritto che avrebbe violato. La Corte ha inoltre ritenuto illogica la motivazione sull’elemento soggettivo, basata sulla mancata esibizione di documenti da parte di un dipendente, giudicandola insufficiente a provare la consapevolezza della violazione.

Le Motivazioni della Sentenza

Le motivazioni della Corte di Cassazione si concentrano sul principio di tassatività e determinatezza della legge penale. Estendere la tutela a un marchio non registrato significherebbe applicare la norma penale a una situazione non ancora giuridicamente consolidata, creando incertezza del diritto. La registrazione costituisce il momento in cui il diritto di privativa sorge e diventa opponibile erga omnes, ovvero nei confronti di tutti. Solo da quel momento la sua violazione può assumere rilevanza penale ai sensi dell’art. 517-ter c.p. La Corte ha evidenziato come l’apparato giustificativo della sentenza impugnata fosse carente sia sul piano oggettivo (l’esistenza del titolo al momento del fatto) sia su quello soggettivo (la prova della consapevolezza dell’imputato), rendendo necessario l’annullamento.

Le Conclusioni

La sentenza in commento riafferma un principio di certezza giuridica fondamentale nel diritto penale industriale. La protezione penale contro la contraffazione e l’usurpazione di marchi scatta solo con la registrazione effettiva. Gli imprenditori che depositano una domanda di marchio non possono beneficiare della tutela penale fino alla conclusione positiva dell’iter amministrativo. Questa decisione impone una riflessione sull’importanza di completare il processo di registrazione prima di intraprendere azioni legali in sede penale e delimita chiaramente il perimetro applicativo di una norma cruciale per la protezione della proprietà intellettuale.

Quando un marchio riceve tutela penale ai sensi dell’art. 517-ter del codice penale?
Secondo la sentenza, la tutela penale per il reato di usurpazione di titoli di proprietà industriale sorge solo quando il marchio è stato effettivamente registrato e il relativo titolo di privativa è stato conseguito. Non prima.

È sufficiente aver depositato la domanda di registrazione per essere protetti penalmente contro la contraffazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mera presentazione della domanda di registrazione non è sufficiente a integrare i presupposti del reato, in quanto il diritto di privativa non è ancora sorto e non è opponibile a terzi.

Come si valuta la conoscenza dell’usurpazione del titolo di proprietà industriale da parte dell’imputato?
La conoscenza deve essere desumibile da elementi fattuali concreti. La Corte ha ritenuto che la mancata esibizione di documenti di acquisto da parte di un dipendente non sia, di per sé, un elemento sufficiente a dimostrare la consapevolezza del titolare dell’esercizio commerciale circa l’usurpazione del marchio, specialmente se il marchio non era ancora registrato e quindi non pubblicamente conoscibile.

Testo del provvedimento

Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43869 Anno 2024

Penale Sent. Sez. 3 Num. 43869 Anno 2024

Presidente: COGNOME

Relatore: COGNOME NOME COGNOME

Data Udienza: 18/09/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 24/03/1979

avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME

che ha concluso chiedendo l’inammissibilità’ del ricorso

RITENUTO IN FATTO

NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della pronuncia del giudice di pr punto di trattamento sanzionatorio, ha condannato il ricorrente per il reato di cu comma 2, cod. pen (capo di imputazione n.1) e per il reato di cui agli artt. 474, pen. (capo di imputazione n.2), in relazione alla detenzione e alla messa in ve giocattoli con marchi contraffatti recanti la dicitura RAGIONE_SOCIALE, usurpando diritti proprietà industriale della società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE 13/06/2017.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’insussistenza d soggettivo del reato e vizio della motivazione, posto che il giudice territoriale ha titolare dell’esercizio commerciale fosse a conoscenza dell’esistenza del titolo usurp i militari della Guardia di finanza che avevano effettuato la perquisizione avev all’addetto presso l’esercizio commerciale di esibire documentazione idonea a rappr legittimazione alla commercializzazione dei prodotti suddetti, senza tuttavia ott produzione documentale. Al riguardo, il ricorrente evidenzia l’illogicità della motivaz
la Corte territoriale inferito la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato dalla cond dalle affermazione di un soggetto terzo, e precipuamente del dipendente addetto alla vendit del negozio. Precisa che la comunicazione da parte dell’Ufficio Italiano Marchi della richiest registrazione è avvenuta con il bollettino n. 74 in data 12 ottobre 2017, quindi in e successiva all’accertamento effettuato dalla Guardia di finanza, sicché la sussistenza de richiesta di presentazione del marchio non era conoscibile ai terzi.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichia l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Si precisa, al riguardo, che la fattispecie intitolata “Fabbricazione commercio di realizzati usurpando titoli di proprietà industriale” di cui all’art. 517 ter cod. pen., int 2009 al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione, è posta a tutela di intere natura patrimoniale e privatistica, e precisamente dei diritti di proprietà industriale. L’e oggettivo che caratterizza la fattispecie è rappresentato dalle condotte di fabbricazione o di industriale con usurpazione del titolo di proprietà industriale. Si è precisato che la cond “usurpazione” coincide con l’appropriazione di un diritto ad altri spettanti e non si identif la semplice imitazione dei prodotti originali. La norma, nell’inciso “potendo conosc dell’esistenza del titolo di proprietà industriale”, connota non solo l’elemento soggetti reato, richiedendo la sussistenza di un vero e proprio presupposto dell’elemento materiale, m fa richiamo anche alla conoscibilità da parte del soggetto attivo dell’esistenza titoli di p industriale. Per la integrazione del reato è, quindi, necessaria la potenziale conosci dell’esistenza del titolo di proprietà industriale in concreto violato o usurpato dall criminosa. La valutazione della ricorrenza del suddetto requisito è da effettuarsi con prog postuma, con forte ancoraggio a parametri interpretativi oggettivi che non riguardano la so sfera soggettiva della capacità di informazione e di cognizione caratterizzanti il singolo sog attivo. Pertanto, si ritiene che requisito della conoscibilità oggettiva discenda dal sis pubblicità opponibile erga omnes dei marchi suscettibili di registrazione e della richiesta registrazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale

In giurisprudenza si è, dunque, affermato che non è sufficiente per la configurabilità reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il tito di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito (Sez. n. 2932 del 14/12/2021, Rv. 282525) e che oggetto di tutela penale siano solo i segni distin di prodotti industriali oggetti di effettiva registrazione.

Sotto il profilo soggettivo, si è affermato che, ai fini della configurabilità del de all’art. 517-ter, comma secondo, cod. pen., è necessario che la condotta dell’agente s caratterizzata, sul piano soggettivo, oltre che dalla finalità di trarre profitto, an

consapevolezza dell’esistenza del titolo usurpato, desumibile da elementi fattuali concreti (Sez n. 40312 del 13/07/2021, Rv. 282630.

1.2.0rbene, tanto premesso, nel caso in disamina si evidenzia che il giudice a quo, pur indicando, nella parte dedicata all’esposizione del fatto, che la società “RAGIONE_SOCIALE” ave presentato in data 15 maggio 2017 una domanda di registrazione del marchio che era stata approvata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 20 Marzo 2018, ha tuttavia rite manifestamente infondata la doglianza formulata dall’imputato, che aveva rappresentato che i fatti contestati risalgono al giugno 2017, quindi, in epoca antecedente all’approvazione del richiesta, affermando che risulta palese che i beni siano stati fabbricati usurpando il tit proprietà industriale costituito dal brevetto ottenuto dalla società “RAGIONE_SOCIALE “, sebbene brevetto sia stato acquisto solo nel marzo del 2018.
Altrettanto carente sotto il profilo logico è l’apparato giustificativo posto a base affermata sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, essendosi la Corte limitata a affermare che il titolare dell’esercizio commerciale era a conoscenza dell’esistenza del tit usurpato in quanto i militari della Guardia di finanza, che avevano effettuato la perquisizi avevano richiesto all’addetto presso l’esercizio commerciale di esibire documentazione idonea a rappresentare la legittimazione alla commercializzazione dei prodotti suddetti, senza tuttav ottenere alcuna produzione documentale.
2.La sentenza impugnata non è, dunque, esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all’asserto relativo sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità.

Deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello Perugia.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso all’udienza del 18/09/2024

Il consigliere relatore

GLYPH

Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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