Tutela nome consorzio: no a uso esclusivo del nome

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un consorzio vinicolo che si opponeva alla registrazione di un marchio simile da parte di un altro consorzio. La decisione si fonda sulla mancata prova, da parte del ricorrente, del carattere non economico della propria attività, requisito essenziale per ottenere la tutela del nome di un consorzio ai sensi del Codice della Proprietà Industriale. La Corte ha sottolineato che l’assenza di un fine di lucro non equivale all’assenza di un’attività economica.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 15 novembre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

La tutela del nome di un consorzio non è automatica: la Cassazione fa chiarezza

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 13746/2024, offre spunti fondamentali sulla tutela del nome di un consorzio e sui limiti all’uso esclusivo di un segno che coincide con una denominazione geografica. La Corte ha stabilito che un consorzio, per poter beneficiare della protezione rafforzata prevista per gli enti non profit e impedire a terzi l’uso del proprio nome, deve dimostrare concretamente di non svolgere attività economica, un onere probatorio che va ben oltre la semplice attestazione di assenza di scopo di lucro.

I fatti di causa

La vicenda legale ha origine dall’opposizione presentata da un noto Consorzio vinicolo (Consorzio A) contro la domanda di registrazione di un marchio, contenente il medesimo nome, da parte di un altro consorzio operante in un’area storica della stessa denominazione (Consorzio B). Il Consorzio A, titolare di un marchio anteriore per la categoria ‘vini’, basava la sua opposizione sulla notorietà del proprio segno e sulla tutela accordata dalla legge ai nomi degli enti.

Inizialmente, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) aveva parzialmente accolto l’opposizione. Tuttavia, la Commissione dei Ricorsi ribaltava la decisione, ritenendo che il Consorzio A non avesse diritto alla specifica protezione richiesta perché, pur essendo un consorzio, svolgeva essenzialmente attività di natura economica. Contro questa decisione, il Consorzio A ha proposto ricorso in Cassazione.

La distinzione tra attività economica e fine di lucro nella tutela del nome di un consorzio

Il primo motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione dell’art. 8, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale, che protegge i nomi di enti e associazioni che non hanno finalità economiche. Il ricorrente sosteneva che la sua natura di consorzio di tutela, privo di scopo di lucro, fosse sufficiente per ottenere tale protezione.

La Cassazione ha respinto questa argomentazione, giudicandola inammissibile. I giudici hanno chiarito un punto cruciale: la legge non distingue tra ‘fine di lucro’ e ‘finalità economica’. Il ‘fine di lucro’ riguarda la destinazione finale degli utili, mentre il requisito per la tutela ex art. 8 è l’assenza di un’attività imprenditoriale gestita con ‘metodo economico’. Un’attività è economica quando è organizzata per coprire i costi con i ricavi, a prescindere dal fatto che generi un profitto da distribuire.

La Corte ha specificato che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova dell’assenza di economicità nella gestione della propria attività, limitandosi a invocare la propria forma consortile. Questo non è sufficiente a superare la presunzione che anche un consorzio di tutela operi secondo un metodo economico per raggiungere i propri scopi di valorizzazione e promozione.

Le motivazioni della decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una pluralità di ragioni (le cosiddette rationes decidendi). La principale è che il ricorso non ha efficacemente contestato il nucleo della decisione della Commissione dei Ricorsi, ovvero la mancata prova del carattere non economico dell’attività del Consorzio A. Poiché questa ragione era di per sé sufficiente a sostenere la decisione impugnata, l’esame degli altri motivi di ricorso è stato assorbito.

La Corte ha ribadito che la protezione speciale riguarda la denominazione dell’ente nella sua interezza (es. ‘Consorzio del Vino Famoso’) e non una singola parte di essa (‘Vino Famoso’), specialmente quando questa coincide con un nome geografico, insuscettibile di uso esclusivo. L’incapacità del ricorrente di smontare questa prima e fondamentale ragione ha reso l’intero ricorso inammissibile.

Conclusioni

Questa ordinanza è un importante monito per consorzi, associazioni e altri enti. La sola assenza di uno scopo di lucro, tipica di queste organizzazioni, non garantisce automaticamente la protezione del proprio nome contro l’uso da parte di terzi. Per invocare la tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale per gli enti non economici, è necessario fornire una prova rigorosa che la propria attività non sia gestita con un metodo imprenditoriale. In mancanza di tale prova, il nome dell’ente, soprattutto se contiene indicazioni geografiche, non potrà essere opposto come un diritto esclusivo assoluto, aprendo alla coesistenza di marchi e denominazioni simili.

Un consorzio può impedire ad altri di usare parte del proprio nome come marchio?
No, non necessariamente. La Corte ha chiarito che la tutela riguarda la denominazione dell’ente nella sua interezza e non una sua singola parte. Inoltre, se il nome coincide con un’indicazione geografica, non è suscettibile di uso esclusivo.

Qual è la differenza tra ‘fine di lucro’ e ‘attività economica’ per la tutela del nome di un ente?
Il ‘fine di lucro’ attiene alla destinazione degli utili, mentre l’ ‘attività economica’ si riferisce alla gestione dell’attività secondo criteri di economicità (copertura dei costi con i ricavi), a prescindere dalla generazione di profitti. Per ottenere la tutela speciale prevista dall’art. 8 del Codice della Proprietà Industriale, l’ente deve dimostrare di non svolgere un’attività economica in questo secondo senso.

Cosa succede se una sentenza d’appello si basa su più ragioni e il ricorso in Cassazione ne contesta solo una in modo inefficace?
Se una delle ragioni è sufficiente da sola a giustificare la decisione, il mancato accoglimento del motivo di ricorso che la contesta rende l’intero ricorso inammissibile. Le altre censure vengono assorbite, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque portare alla cassazione della pronuncia impugnata.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13746 Anno 2024

Civile Ord. Sez. 1 Num. 13746 Anno 2024

Presidente: COGNOME NOME

Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 17/05/2024

Oggetto:

marchio commissione ricorsi RAGIONE_SOCIALE

AC – 08/03/2024

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15021/2019 R.G. proposto da:

RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso

RAGIONE_SOCIALE

contro

RAGIONE_SOCIALE , già RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

-controRAGIONE_SOCIALE–

E contro

RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura per AVV_NOTAIO di Firenze, rep. 90125 del 3 novembre 2021;

– controRAGIONE_SOCIALE –

avverso la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE n. 71/2018, depositata il 07/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.

RILEVATO CHE

1. La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE ha accolto il ricorso del RAGIONE_SOCIALE contro la decisione dell’RAGIONE_SOCIALE del 2017 di accoglimento dell’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE -titolare del marchio anteriore denominativo «RAGIONE_SOCIALE», depositato il 13/5/2004, registrato nel 2005 e rinnovato, per i prodotti della classe 33, «vini», marchio coincidente con la RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, della cui RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE era soggetto incaricato -avverso domanda del RAGIONE_SOCIALE, depositata nel 2013, di registrazione del marchio nazionale «RAGIONE_SOCIALE», per prodotti RAGIONE_SOCIALE classi 3, 8, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 41 e 43, con conseguente improcedibilità della domanda di
registrazione. L ‘RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto non fondata l’opposizione sotto il profilo della violazione dell’art.12, comma 12 , lett. d), c.p.i., sulla base della non affinità o identità tra i prodotti rientranti nelle varie classi del RAGIONE_SOCIALE richiedente e i vini, rientranti nella classe 33, cui soltanto si riferiva il marchio dell’opponente, mentre aveva accolto il motivo di opposizione concernente la violazione dell’art. 8, comma 3, c.p.i., in rapporto alla denominazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE richiedente e riguardo all’indebito sfruttamento del termine «RAGIONE_SOCIALE» avente carattere di notorietà.
2. La Commissione ricorsi, nell’ accogliere il ricorso, ha osservato che l’ambito di RAGIONE_SOCIALE, prescritto dall’art. 8, comma 3, citato, RAGIONE_SOCIALE denominazioni, se notorie, riferite agli «enti, associazioni non aventi finalità economiche», non era suscettibile di interpretazione estensiva e, nella specie, si trattava di un RAGIONE_SOCIALE «non legittimato» a richiedere protezione della «propria denominazione», in difetto di prova del carattere non economico della propria attività (avendo anzi la stessa Commissione dei Ricorsi, in altra decisione n. 6/17 già affermato che «i consorzi in genere …, quand’anche non svolgano attività lucrative, svolgono essenzialmente attività economiche»); comunque, anche sotto altro profilo, l’opposizione non era meritevole di accoglimento, in quanto la protezione prevista dal c.p.i. riguarda la sigla o la denominazione dell’ente nella sua interezza e, nella specie, la denominazione dell’ente resistente è «RAGIONE_SOCIALE», sicché non si può fare riferimento al solo termine «RAGIONE_SOCIALE» per contraddistinguere l’ente; ancora, risultava ormai definitivamente accertato che i prodotti cui si riferisce il segno della RAGIONE_SOCIALE non riguardano la classe 33 e il segno «RAGIONE_SOCIALE» è nome indicante una località geografica insuscettibile di uso esclusivo neppure da parte del titolare di un marchio o di uno dei segni di cui all’art. 8 citato,
potendo quindi essere usato legittimamente da altri soggetti per indicare la provenienza di un prodotto ovvero l’ambito dei prodotti cui si riferisce l’attività del RAGIONE_SOCIALE .

Avverso la suddetta pronuncia, il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che ha resistito con controricorso, e del RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, che ha resistito con controricorso adesivo.

Con ordinanza interlocutoria n. 34991 del 28 novembre 2022, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione, da assumere in pubblica udienza in relazione ad altro ricorso, sulla questione della legittimazione del RAGIONE_SOCIALE a partecipare al giudizio di cassazione.

Le parti private hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

L’eccezione di carenza di legittimazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è infondata. Pur richiamando le considerazioni generali sull’argomento espresse nel precedente costituito da Cass. Sez. 1, sentenza n. 22307 del 25 luglio 2023, va detto che, nel caso di specie, si discute della legittimazione passiva -non già attiva -del RAGIONE_SOCIALE, la quale trova fondamento e giustificazione già nella sola circostanza che esso era stato evocato in giudizio con il ricorso in primo grado davanti alla Commissione, come risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata: tanto basta a legittimare la sua presenza anche nei successivi gradi di impugnazione, con la relativa facoltà di esercitare tutti i diritti spettanti alle parti. Ciò consente di superare anche l’eccezione di tardività del ricorso del RAGIONE_SOCIALE, sollevata dal RAGIONE_SOCIALE con la memoria del 26 febbraio 2024.
Il RAGIONE_SOCIALE, infatti, non ha inteso proporre un ricorso incidentale in proprio, ma si è limitato a concludere il suo (mero) controricorso chiedendo accogliersi il ricorso del RAGIONE_SOCIALE.

Nel merito, il ricorso lamenta:

a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 8 del d. lgs. n. 30 del 2005, per avere la Commissione dichiarato l’insussistenza, in capo al RAGIONE_SOCIALE – cui con DM n. 19021/2012, rinnovato con successivi DM del 2015 e 2019, è stata attribuita l’attività di valorizzazione, promozione e RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” -del requisito della legittimazione a richiedere la protezione del proprio segno “RAGIONE_SOCIALE“, in ragione di una non corretta analisi RAGIONE_SOCIALE finalità perseguite dal RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALE, atteso che l’assenza di scopo di lucro è insita nella natura stessa del RAGIONE_SOCIALE, che persegue finalità appunto di RAGIONE_SOCIALE, valorizzazione, informazione al consumatore e cura generale RAGIONE_SOCIALE indicazioni geografiche e denominazioni di origine e, nella specie, risulta enunciata chiaramente all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE Statuto sociale.
Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha respinto l’ opposizione avendo rilevato che il RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito prova del carattere non economico della propria attività, atteso che la semplice forma consortile non esclude tale carattere e, come tale, non consente di ritenere applicabile la RAGIONE_SOCIALE prevista dall’art . 8.3 del Codice della proprietà industriale. Rispetto a tale argomentazione, il motivo in esame sposta l’attenzione sul fine di lucro della propria attività, pretendendo di dimostrane l’ assenza sulla base dell’esame del proprio statuto, del cui mancato corretto esame si lamenta. Sennonché il ‘fine di lucro’ è concetto del tutto diverso da quello di ‘ finalità
economic a’, cui si riferisce l’art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 30 del 2005, al fine di identificare i soggetti legittimati alla registrazione del nome notorio come marchio. Il ‘fine di lucro ‘ attiene alla destinazione finale dell’attività imprenditoriale ; il ‘metodo economico’ attiene, invece, a ll’ esercizio dell’ attività imprenditoriale, ed è un requisito comune dell’ attività di tutti gli imprenditori, come previsto dall’art. 2082 cod. civ., quindi sia agricoli (art. 2135 cod. civ.) che commerciali (art. 2195 cod. civ.), che prescinde del tutto dalla finalizzazione di tale attività allo scopo di lucro; di talché, ciò che rileva, per espressa disposizione di legge (l’art. 8 cit.) , ai fini dell’ individuazione della legittimazione alla registrazione nel caso di specie è l’ accertamento dell’ assenza di qualsiasi attività imprenditoriale nella scelta del moRAGIONE_SOCIALE di attività del soggetto richiedente; e, in tali termini, la Commissione ha accertato che nessuna prova il RAGIONE_SOCIALE aveva offerto, se non quella ricavabile dalla forma di consorzio semplice, ciò che non escludeva, di per sé, l’ esercizio dell’ attività con metodo economico. La semplice assenza di scopo di lucro, quindi, quand’anche ricavabile dall’esame RAGIONE_SOCIALE Statuto del RAGIONE_SOCIALE, non è idonea a confutare la correttezza dell’accertamento compiuto dalla Commissione, poiché ciò che andava provato era l’assenza dell’economicità di esercizio dell’attività dell’ente RAGIONE_SOCIALE, che, in fatto, la sentenza impugnata ha rilevato non essere stato in alcun modo provato.
b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 8 del d. lgs. n. 30 del 2005, per l’erronea individuazione del titolo azionato dal RAGIONE_SOCIALE in sede di opposizione contro il marchio opposto del RAGIONE_SOCIALE, avendo il RAGIONE_SOCIALE, in sede di opposizione, azionato non la sua denominazione consortile “RAGIONE_SOCIALE

RAGIONE_SOCIALE“, ma un differente titolo, ossia il segno anteriore “RAGIONE_SOCIALE“, registrato come marchio nazionale denominativo nel 2004-2005, rinnovato, per i prodotti della classe 33, e autonomo segno notorio utilizzato dal RAGIONE_SOCIALE medesimo sin dalle origini e, come tale, meritevole di RAGIONE_SOCIALE ex artt. 8 e 12 c.p.i., nonché l’erronea interpretazione dell’art. 8 c.p.i., nella parte in cui si è riconosciuta la protezione soltanto della denominazione di un consorzio, se considerata nella sua interezza, e non con riferimento a un segno notorio (anche registrato come marchio) e utilizzato da lungo tempo dal consorzio stesso, la cui protezione garantita copre un ambito merceologico più ampio rispetto a quello per cui il segno anteriore, posto a base dell’opposizione, abbia assunto notorietà (con conseguente irrilevanza del fatto che i prodotti rivendicati nella domanda di registrazione del RAGIONE_SOCIALE non siano quelli appartenenti alla classe 33).
Il motivo è assorbito dall’ inammissibilità del primo motivo di ricorso, atteso che la decisione impugnata è fondata su plurime e autonome rationes decidendi (difetto di ‘legittimazione’ dell’opponente; integralità della denominazione RAGIONE_SOCIALEta; carattere geografico della denominazione, ai sensi dell’art. 13 c.p.i.), di talché il mancato accoglimento del primo motivo impedisce l’accoglimento del ricorso, del tutto a prescindere dalla sorte della contestazione dell’automa ragione della decisione oggetto della seconda censura, che, attesa l’autonomia della prima ragione della decisione, non potrebbe mai portare alla cassazione della pronuncia impugnata.
Le spese di lite del giudizio di legittimità possono essere compensate tra il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, stante la natura adesiva del controricorso di quest’ultimo, mentre seguono il criterio della

soccombenza nei confronti del RAGIONE_SOCIALE controRAGIONE_SOCIALE e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese di lite del giudizio di legittimità tra il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE; condanna il RAGIONE_SOCIALE a rifondere al RAGIONE_SOCIALE le spese di lite relative alla presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’ 8 marzo 2024.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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