LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Marchio rinomato: tutela contro l’indebito vantaggio

Una società alimentare ha modificato il proprio marchio storico, eliminando la parola descrittiva “pasta” e adottando uno stile grafico quasi identico a quello di un noto marchio rinomato del settore moda e arredamento. La titolare del marchio celebre ha agito in giudizio, ottenendo ragione. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del nuovo marchio della società alimentare, stabilendo che il rebranding costituiva un chiaro tentativo di “freeriding”, ovvero di trarre un indebito vantaggio dalla reputazione e dal potere attrattivo del marchio rinomato, giustificando così una tutela estesa anche a categorie merceologiche diverse.

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)
Pubblicato il 16 settembre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Marchio Rinomato: La Cassazione Conferma la Tutela Contro il “Freeriding”

L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulla portata della protezione accordata al marchio rinomato. La Corte di Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito, ha sancito la nullità di un marchio registrato da un’azienda alimentare poiché troppo simile a un celebre brand del settore moda. La vicenda mette in luce il concetto di tutela ultra-merceologica e sanziona i tentativi di trarre un indebito vantaggio dalla notorietà altrui.

I Fatti del Contenzioso

Una nota azienda internazionale, operante nel settore dell’abbigliamento e dell’arredamento, citava in giudizio una società alimentare italiana. L’oggetto del contendere era la registrazione, da parte di quest’ultima, di un nuovo marchio nel 2010. In precedenza, la società alimentare utilizzava un marchio composto da un nome e dalla parola “pasta”, oltre a un elemento grafico distintivo. Con il nuovo marchio, l’azienda eliminava sia la parola “pasta” sia l’elemento grafico, adottando un carattere tipografico quasi identico a quello del marchio rinomato della multinazionale della moda.

La titolare del marchio celebre sosteneva che questa operazione di “rebranding” non fosse casuale, ma mirasse a creare un’associazione nella mente dei consumatori, sfruttando la notorietà e il prestigio del proprio brand per estenderlo al settore alimentare. I giudici di secondo grado accoglievano questa tesi, dichiarando la nullità integrale del nuovo marchio per carenza di novità e per aver tratto un indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio anteriore. La società alimentare ricorreva quindi in Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società alimentare, confermando la sentenza d’appello. I giudici hanno ritenuto che la decisione impugnata fosse ben motivata e giuridicamente corretta nell’applicare i principi che regolano la tutela del marchio rinomato.

La Corte ha validato l’analisi dei giudici di merito, secondo cui la modifica del marchio, con la deliberata eliminazione degli elementi che lo differenziavano (come la parola “pasta”), rappresentava un comportamento volto a creare una voluta confondibilità con il marchio celebre. Questa condotta è stata qualificata come un tentativo di “agganciamento parassitario” o “freeriding”, giustificando l’applicazione della cosiddetta tutela ultra-merceologica, che protegge il marchio famoso anche in settori di mercato diversi da quello originario.

Le Motivazioni: L’Estesa Protezione del Marchio Rinomato

Il cuore della decisione risiede nella specifica protezione che l’ordinamento accorda al marchio rinomato. Questa non si limita a prevenire il rischio di confusione per il consumatore su prodotti simili, ma si estende per impedire che terzi possano trarre un indebito vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua fama, o che possano arrecare pregiudizio agli stessi.

L’Indebito Vantaggio e l’Intento “Parassitario”

La Corte ha sottolineato che la rinuncia della società alimentare alla parte denominativa “pasta” del proprio marchio è stata un’azione significativa. Sebbene la parola “pasta” sia generica per prodotti alimentari, nel contesto del marchio originario essa fungeva da elemento che ne circoscriveva chiaramente l’ambito, distinguendolo dal marchio del settore moda. L’eliminazione di tale parola, unita all’adozione dello stesso stile grafico, è stata interpretata come la prova di un intento deliberato. L’obiettivo era quello di appropriarsi dell’aura di notorietà del marchio celebre, trasferendola ai propri prodotti senza aver sostenuto i relativi investimenti. Questo comportamento configura l’indebito vantaggio che la legge intende reprimere.

L’Irrilevanza delle Argomentazioni Difensive

La Cassazione ha respinto le argomentazioni della ricorrente, che lamentava, tra le altre cose, un’errata valutazione delle prove e la natura non lussuosa del marchio della moda. I giudici hanno chiarito che la notorietà di un marchio non è necessariamente legata al lusso, ma al grado di conoscenza presso il grande pubblico. Inoltre, la Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, cosa che in questo caso è avvenuta in modo impeccabile.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale del diritto dei marchi: la notorietà è un valore che merita una protezione ampia e robusta. Le aziende che investono per costruire un marchio rinomato possono contare su una tutela che va oltre il proprio settore di competenza, per contrastare fenomeni di parassitismo commerciale. La sentenza serve da monito per le imprese: le operazioni di rebranding che creano ambiguità e somiglianza con marchi celebri sono rischiose e possono portare alla dichiarazione di nullità del proprio marchio, con tutte le conseguenze economiche e commerciali che ne derivano. La scelta di avvicinarsi a un marchio famoso non è una strategia legittima se mossa da “ragioni di approfittamento”.

Quando un marchio gode di una tutela che va oltre i suoi prodotti specifici?
Un marchio gode di una tutela ultra-merceologica (cioè estesa a prodotti e servizi anche non affini) quando ha acquisito lo status di “marchio rinomato”. Questa notorietà gli conferisce una protezione speciale contro l’uso da parte di terzi che, senza giusto motivo, potrebbero trarre un indebito vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua fama, o arrecargli pregiudizio.

Cosa si intende per “indebito vantaggio” nell’uso di un marchio simile a uno famoso?
Per indebito vantaggio, o “freeriding”, si intende il beneficio che un’impresa ottiene sfruttando la reputazione e il potere attrattivo di un marchio rinomato per promuovere i propri prodotti o servizi, senza aver sostenuto gli sforzi e gli investimenti necessari per costruire tale fama. È un comportamento considerato parassitario e illecito.

Modificare il proprio marchio per assomigliare a un marchio rinomato è legittimo?
No, non è legittimo. La Corte ha stabilito che modificare il proprio marchio eliminando elementi distintivi e adottando uno stile grafico quasi identico a quello di un marchio rinomato, con lo scopo di creare un’associazione e trarne vantaggio, è una pratica illecita. Tale comportamento può portare alla dichiarazione di nullità del marchio modificato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Articoli correlati