Marchio di rinomanza: nome famoso vs. brand di lusso

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un’artista famosa che ha richiesto la registrazione del proprio nome e cognome come marchio per vari prodotti. Una nota casa automobilistica di lusso, titolare di un marchio di rinomanza con lo stesso cognome, si è opposta. La Corte ha annullato la decisione della Commissione dei Ricorsi che aveva concesso la registrazione, stabilendo che la notorietà personale dell’artista non costituisce automaticamente un ‘giusto motivo’ per superare i diritti del titolare del marchio di rinomanza. La Cassazione ha sottolineato la necessità di una valutazione concreta del rischio di confusione e di indebito vantaggio (free-riding), che la Commissione aveva omesso, rinviando il caso per un nuovo esame.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 31 agosto 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Marchio di Rinomanza e Nome Famoso: La Cassazione Traccia i Confini

Quando un nome famoso entra in conflitto con un brand di lusso consolidato, quali sono i limiti legali? La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta proprio questo delicato equilibrio, chiarendo i criteri di tutela del marchio di rinomanza di fronte alla richiesta di registrazione di un marchio patronimico, appartenente a una persona celebre. La decisione sottolinea che la fama personale non è un passaporto automatico per la registrazione, specialmente quando si rischia di agganciarsi al prestigio di un marchio preesistente.

Il Caso: Un Cognome Conteso tra Automobili e Palcoscenico

La vicenda legale ha origine dalla domanda di una nota artista di registrare come marchio il proprio nome e cognome per una vasta gamma di prodotti, tra cui cosmetici, articoli tecnologici, borse, abbigliamento e servizi di intrattenimento. A questa richiesta si è opposta una celebre casa automobilistica di lusso, titolare di marchi nazionali ed europei basati sullo stesso cognome e dotati di un’indiscussa rinomanza a livello globale.

Inizialmente, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva dato ragione alla casa automobilistica, respingendo la domanda dell’artista. Successivamente, la Commissione dei Ricorsi aveva ribaltato la decisione, ritenendo che la notorietà acquisita dall’artista nel suo campo costituisse un ‘giusto motivo’ per la registrazione, escludendo un indebito vantaggio tratto dalla fama del marchio automobilistico.

L’Analisi della Cassazione sul Marchio di Rinomanza

La casa automobilistica ha quindi impugnato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando diversi errori di diritto. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza e rinviando la causa alla Commissione per un nuovo esame, sulla base di principi legali molto chiari.

L’Errore sulla Valutazione del Rischio di Confusione

Il primo punto sollevato dalla Cassazione è di natura procedurale ma fondamentale: la Commissione dei Ricorsi aveva completamente omesso di valutare il rischio di confusione per il pubblico, un elemento cruciale previsto dalla legge (art. 12, co. 1, lett. d, c.p.i.). Si era concentrata esclusivamente sulla questione del marchio di rinomanza e del giusto motivo, assorbendo erroneamente una valutazione che invece doveva essere fatta in via preliminare.

L’Errata Interpretazione del ‘Giusto Motivo’

Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella scorretta interpretazione del concetto di ‘giusto motivo’. La Commissione aveva ritenuto che la notorietà ‘civile’ del nome dell’artista fosse di per sé sufficiente a giustificare la registrazione. La Suprema Corte ha chiarito che non è così. Un ‘giusto motivo’ richiede un bilanciamento di interessi molto più complesso e deve basarsi su condizioni specifiche, come un uso precedente del segno in buona fede. La mera coincidenza del marchio con un nome divenuto famoso non basta a superare gli impedimenti legati alla tutela di un marchio rinomato preesistente.

Vantaggio Indebito e Tutela Rafforzata del Marchio di Rinomanza

La Corte ha ribadito che la tutela per il marchio di rinomanza è ‘rafforzata’ e mira a prevenire tre tipi di rischio: il parassitismo (o free-riding), la diluizione (indebolimento del carattere distintivo) e il tarnishment (offuscamento della reputazione). La Commissione, nel suo giudizio, non ha condotto un’analisi adeguata per escludere il serio rischio che l’artista potesse trarre un vantaggio indebito, trasferendo l’immagine e le caratteristiche del marchio automobilistico sui propri prodotti. Questa valutazione deve essere concreta e basarsi su elementi come l’intensità della notorietà del marchio anteriore, il grado di somiglianza tra i segni e la prossimità dei prodotti.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione evidenziando i seguenti errori commessi dalla Commissione dei Ricorsi:
1. Omessa pronuncia: Mancata valutazione del rischio di confusione tra i marchi, un motivo di opposizione che doveva essere esaminato.
2. Errata valutazione del vantaggio indebito: La Commissione ha erroneamente escluso il rischio di parassitismo basandosi solo sulla ‘genesi’ della notorietà dell’artista, senza analizzare elementi concreti come l’intensità della rinomanza del marchio automobilistico e la somiglianza dei segni.
3. Interpretazione non corretta del ‘giusto motivo’: La notorietà del nome di una persona non costituisce, da sola, un ‘giusto motivo’ per la registrazione in conflitto con un marchio rinomato. L’art. 8 c.p.i., che consente la registrazione di nomi famosi, non serve a risolvere i conflitti con marchi anteriori, i quali restano disciplinati dalle regole ordinarie sulla contraffazione e sulla tutela rafforzata.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa ordinanza rappresenta un importante punto di riferimento per la proprietà intellettuale. Stabilisce chiaramente che la fama personale, per quanto grande, non conferisce un diritto illimitato di registrare il proprio nome come marchio se ciò entra in collisione con i diritti acquisiti da un titolare di un marchio di rinomanza. La decisione riafferma la centralità della tutela contro lo sfruttamento parassitario della reputazione altrui e impone ai giudici di merito un’analisi rigorosa e basata su prove concrete. Per le celebrità, significa che la strategia di branding deve tenere attentamente conto dei marchi preesistenti, mentre per i titolari di marchi rinomati, è una conferma della solidità della protezione offerta dalla legge contro tentativi di agganciamento alla loro fama.

La notorietà del proprio nome è sufficiente per registrarlo come marchio se entra in conflitto con un marchio di rinomanza già esistente?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la mera circostanza che il marchio richiesto corrisponda al nome di una persona divenuta famosa è irrilevante per risolvere un conflitto con un marchio anteriore rinomato. La notorietà personale non costituisce di per sé un ‘giusto motivo’ idoneo a superare l’impedimento alla registrazione.

Cosa si intende per ‘giusto motivo’ quando si registra un marchio simile a uno rinomato?
Il ‘giusto motivo’ richiede un bilanciamento degli interessi tra il titolare del marchio rinomato e il richiedente. Per sussistere, devono essere soddisfatte diverse condizioni, tra cui l’uso del segno richiesto prima del deposito o dell’acquisizione della notorietà del marchio anteriore, e che tale uso sia avvenuto in buona fede e in modo serio ed effettivo. Non è una nozione astratta, ma va verificata concretamente.

Quali fattori devono essere considerati per valutare se un nuovo marchio trae un vantaggio indebito da un marchio di rinomanza?
La valutazione deve essere complessiva e prognostica, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti. Tra questi, i più importanti sono: l’intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio anteriore, il grado di somiglianza tra i segni in conflitto, e la natura e il grado di prossimità dei prodotti o servizi interessati.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18675 Anno 2025

Civile Ord. Sez. 1 Num. 18675 Anno 2025

Presidente: COGNOME NOME

Relatore: COGNOME

Data pubblicazione: 08/07/2025

Oggetto: marchio di

rinomanza – giusto motivo

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11692/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME

– ricorrente –

contro

RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME

contro

ricorrente –

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

-intimato –

avverso la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. 29/24, depositata il 16 aprile 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME

RILEVATO CHE:

la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro il provvedimento dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, depositat a il 16 aprile 2024, di annullamento del provvedimento dell’Ufficio che aveva rifiutato, a seguito di opposizione, la domanda di registrazione del marchio «RAGIONE_SOCIALE»;

dalla sentenza impugnata si evince che l’odierna controricorrente aveva depositato domanda di registrazione di tale marchio relativamente ai prodotti rientranti nelle classi 3, 9, 18, 25 e 41 e che la domanda era stata oggetto di opposizione da parte della società ricorrente fondata sulla titolarità di diritti anteriori derivanti da registrazioni di marchi nazionali ed europei per segni simili e (anche) per le medesime classi merceologiche;

-la Commissione ha riferito che l’Ufficio aveva accolto l’opposizione in ragione della rinomanza dei marchi anteriori vantati dalla società opponente, tale da conferire agli stessi una tutela rafforzata sotto il profilo merceologico indipendentemente dall’esistenza di un rischio di confusione;

-ha, quindi, accolto il ricorso della odierna controricorrente evidenziando che il segno in contestazione aveva a oggetto il nome della richiedente divenuto notorio nel campo artistico e musicale e, in quanto tale, registrabile quale marchio ai sensi dell ‘art. 8 c.p.i. e , inoltre, che l’uso del patronimico non avrebbe consentito alla richiedente di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza dei marchi anteriori altrui;

il ricorso è affidato a cinque motivi;

resiste con controricorso NOME COGNOME

il Ministero delle Imprese e del Made in RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;

la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’omessa pronuncia sul motivo di opposizione vertente sulla sussistenza del rischio di confusione tra i segni, rilevante ai sensi dell’art. 12, primo comma, lett. d), c.p.i. ;

con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, primo comma, lett. e), c.p.i., nella parte in cui la Commissione ha escluso che la domanda di registrazione del marchio in contestazione traesse indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza dei marchi anteriori e non arrecasse pregiudizio agli stessi all’esito di una valutazione operata in concreto, basata sull’asserita notorietà della richiedente , e non in astratto;

con il terzo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, primo comma, lett. e), c.p.i., nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che la notorietà del nome della richiedente integrasse gli estremi del giusto motivo rilevante ai fini della limitazione dell’ambito della tutela riconosciuta ai marchi che godono di rinomanza;

con il quarto motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, terzo comma, c.p.i., per aver la sentenza impugnata ritenuto sussistente il diritto alla registrazione di un segno corrispondente al nome civile avente notorietà benché confliggente con marchi anteriori rinomati;

-con l’ultimo motivo critica la sentenza della Commissione per violazione e/o falsa applicazione della medesima norma di legge sotto il diverso profilo della mancata considerazione della portata del diritto conferito dal predetto 8, terzo comma, c.p.i. al titolare del nome civile notorio, da ritenersi circoscritta nei confronti delle iniziative -di registrazione come marchio -che abbiano carattere parassitario e istituiscano un’associazione fra il segno adottato come marchio e

l’avente diritto ;

il primo motivo è fondato;

la ricorrente ha proposto opposizione alla registrazione del marchio della richiedente sul fondamento dell’assenza di novità, prospettata anche in relazione al parametro di cui all’art. 12, primo comma, lett. d), c.p.i.;

-tale motivo di opposizione è stato ritenuto assorbito dall’Ufficio e risulta essere stato riproposto, sia pure in via subordinata, dinanzi alla Commissione, la quale, tuttavia, ha omesso di pronunciarsi, concentrando il suo esame unicamente sul punto della novità del segno in contestazione in relazione al diverso parametro di cui all ‘art. 12, primo comma, lett. e), c.p.i.;

né è possibile ritenere che la Commissione , nell’escludere l’allegato difetto di novità in relazione all’opposto marchio notorio , abbia implicitamente ritenuto insussistenti i presupposti della diversa fattispecie di cui all’art. 12, primo comma, lett. d), c.p.i., avendo riconosciuto, anzi, la somiglianza tra i segni in conflitto e omesso ogni accertamento in ordine alla affinità dei settori merceologici interessati dalle rispettive domande e alla sussistenza del rischio di confusione;

i restanti motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati;

la Commissione, pur riconoscendo che i marchi opposti godessero di rinomanza e che sussistesse una relazione di somiglianza tra i segni in comparazione , ha respinto l’opposizione argomentando dalla sussistenza di un giusto motivo per la registrazione del marchio opposto, in quanto corrispondente al patronimico della richiedente divenuto notorio in campo artistico e musicale ai sensi dell’art. 8, terzo comma c.p.i., e dalla assenza di un indebito vantaggio ritraibile dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, avuto riguardo alla notorietà acquisita in ambito civile dalla richiedente;
-in ordine a quest’ultimo profilo, interessato dal secondo motivo, la

Commissione ha ritenuto che in considerazione della «genesi della notorietà acquisita in ambito ‘civile’ ed al suo prospettato sfruttamento a scopi commerciali appare difficile sostenere che l’uso del patronimico ‘RAGIONE_SOCIALE‘ da parte dell’avente diritto consentirebbe a quest’ultima di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore»;

in proposito, si rammenta che tra le funzioni assolte dal marchio, ulteriore rispetto a quella primaria di indicazione di origine, vi è anche quella di costituire uno strumento di strategia commerciale utilizzato, in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere fedele il consumatore (cfr. Corte Giust. CE 22 settembre 2011, C-323/09, Interflora ; Corte Giust. CE 18 giugno 2009, C-487/07, L’Oréal e a. );

-in considerazione dell’esigenza di assicurare una siffatta tutela è impedita la registrazione di un segno come marchio se sussista un serio rischio che tale registrazione possa dare luogo a fenomeni di parassitismo (o free-riding ), in quanto tali espressivi dell ‘indebito vantaggio che il richiedente può trarre dall’uso d i un segno identico o simile a uno anteriore notorio a seguito del trasferimento dell’immagine del marchio notorio e delle sue caratteristiche sui prodotti e servizi designati dal segno posteriore, ovvero a fenomeni di diluizione (o corrosione o offuscamento) di tale marchio notorio, in ragione dell’indebolimento della idoneità di quest’ultimo a identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, o di annacquamento (o degradazione) del suo potere attrattivo derivanti dalla registrazione del segno posteriore (cfr., oltre alla sentenze citate in precedenza, Corte Giust. CE 27 novembre 2008, C-252/07, Intel Corporation ; in seguito, tra le altre, Corte Giust. UE 4 marzo 2020, C-155/18 P e C-158/18 P, NOME COGNOME/ EUIPO ; nella giurisprudenza nazionale di legittimità, Cass. 7 ottobre 2021, n. 27217; Cass. 17 ottobre 2018, n. 26000);
a l fine di determinare se l’uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, fra i quali compaiono, in particolare, l’intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza fra i segni in comparazione, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati (cfr. Corte Giust. UE 28 febbraio 2019, C-505/17 P, Groupe RAGIONE_SOCIALE v EUIPO ; Corte Giust. CE 27 novembre 2008, C-252/07, Intel Corporation );
da ciò consegue, in particolare, che tanto più il carattere distintivo e la notorietà del marchio notorio sono rilevanti, tanto più facilmente sarà riconosciuta l’esiste n za dell’impedimento alla registrazione , e, analogamente, tanto più l’evocazione del marchio a opera del segno posteriore è immediata e forte, tanto più elevato è il rischio che l’uso futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi loro pregiudizio;

l a valutazione in ordine alla sussistenza di un serio rischio che l’ uso del marchio posteriore tragga indebitamente dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore deve essere effettuata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, mentre quella in ordine alla sussistenza di un pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio anteriore deve, invece, essere effettuata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio anteriore è stato registrato, anch’esso normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (cfr., oltre a Corte Giust. CE 27 novembre 2008, C-252/07, Intel Corporation , Trib. UE 19 maggio 2021, Trib. UE 19 maggio 2021, T-510/19, RAGIONE_SOCIALE/ RAGIONE_SOCIALE );
-orbene, si osserva che la Commissione, nell’effettuare la doverosa valutazione prognostica, in termini probabilistici, in ordine al serio rischio di indebito vantaggio di cui il segno di cui si chiede la registrazione trarrebbe dal marchio rinomato identico o simile ha attribuito rilevanza a due elementi, rappresentati dalla genesi della notorietà acquisita in ambito civile dal segno e dal suo prospettato sfruttamento a scopi commerciali, che non appaiono pertinenti, in quanto inidonei ad escludere l’esis tenza di un serio rischio che lo sfruttamento di tale segno si ponga nella scia del marchio notorio, dando luogo a condotte parassitarie, non esprimendo alcuna utile informazione in senso contrario;
-assente è, invece, la valutazione di elementi concludenti, in particolare quelli indicati in precedenza concernenti l’intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio anteriore, il grado di somiglianza fra i segni e la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati;

del tutto mancante è, inoltre, la valutazione in ordine all ‘assenza di un serio rischio di pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio anteriore , anch’essa necessaria al fine di poter escludere il potere invalidante del segno notorio anteriore;

-con riferimento all’ accertata esistenza di un «giusto motivo» idoneo a far venir meno la dedotta assenza di novità del segno posteriore richiesto, interessata dai restanti motivi di impugnazione, è stato osservato che tale nozione può comprendere non solo ragioni oggettivamente imperative, ma può anche collegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizza un segno identico o simile al marchio notorio (cfr. Corte Giust CE 6 febbraio 2014, C -65/12, COGNOME e de COGNOME );
è stato puntualizzato che nel valutare l’esistenza di un giusto motivo occorre effettuare un bilanciamento tra gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare le funzioni proprie di quest’ultimo e gli

interessi di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi;

a tal fine, l’accertamento dell’esistenza di un «giusto motivo» richiede che il segno oggetto della richiesta di registrazione sia stato utilizzato anteriormente al deposito del marchio anteriore e che l’uso così fatto del segno avesse avuto luogo in buona fede;

pertanto, l’uso del marchio richiesto deve soddisfare varie condizioni che permettono di confermare l’effettività di tale uso e la buona fede del titolare del marchio richiesto e, in particolare, occorre accertare che: il segno che corrisponde al marchio richiesto sia stato oggetto di un uso serio ed effettivo; l’uso di tale segno, in via di principio, sia iniziato prima del deposito del marchio anteriore notorio o, almeno, dell’acquisizione da parte di tale marchio della sua notorietà ; il segno corrispondente al marchio richiesto sia stato utilizzato in tutto il territorio per il quale il marchio anteriore notorio era registrato; l’u so non sia stato, in via generale, oggetto di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore notorio (cfr. Trib. UE 1° marzo 2018, T296/16, RAGIONE_SOCIALE/ RAGIONE_SOCIALE ; Trib. UE 5 luglio 2016, T-518/13, RAGIONE_SOCIALE / RAGIONE_SOCIALE );
in applicazione di tali principi è stato affermato che la mera circostanza che il marchio successivo corrisponda al nome del richiedente è irrilevante ai fini della questione se l’uso di tale termine costituisca un giusto motivo dal momento che l’esame del bilanciamento degli interessi in gioco non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio anteriore, che è quella di garantire l’origine del prodotto (così, Corte Giust. UE 30 maggio 2018, C-85/16 P e C-86/16 P, Tsujimoto/ EUIPO );

la sentenza impugnata ha omesso di verificare la sussistenza di tali condizioni, limitandosi a ritenere che la notorietà in campo artistico e musicale del nome costituente il segno di cui si chiedeva la

registrazione assumesse rilevanza ex art. 8, terzo comma, c.p.i. e, conseguentemente, costituisse un giusto motivo idoneo a superare l’impedimento alla registrazione dedotto dalla ricorrente;

tale argomentazione non appare concludente, in quanto, in primo luogo, muove da una individuazione del significato della nozione di giusto motivo rilevante ai fini in esame non corretta, poiché non coerente con quanto indicato dalla riferita giurisprudenza;

in secondo luogo, omette di considerazione che l’art. 8, terzo comma, c.p.i., nel consentire la registrazione all’avente diritto o con il consenso di questi del nome di persona e dei segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, ha la finalità, oltre che di ammettere la registrabilità come marchi di impresa di tali segni (e alle condizioni ivi previste), di individuare i soggetti che possono chiedere la registrazione degli stessi, onde riservare a questi lo sfruttamento commerciale della notorietà acquisita;
tale norma non si preoccupa, invece, di regolare i conflitti con i marchi già registrati, i quali rimangono disciplinati dalle regole ordinarie;

la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Commissione dei Ricorsi contro il provvedimento dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per spese, alla Commissione dei Ricorsi contro il provvedimento dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in diversa composizione.

Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 19 giugno 2025.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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