Marchio debole: limiti alla tutela e rischio confusione

Una società, titolare del marchio denominativo “STRADA”, si è opposta alla registrazione di un marchio complesso “STRADA NUOVA” con un elemento grafico per prodotti simili. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che un marchio debole, a causa della sua natura generica, gode di una tutela limitata. Le aggiunte nel secondo marchio (una nuova parola e un disegno) sono state ritenute sufficienti a scongiurare il rischio di confusione per il consumatore, ribadendo che la valutazione sulla confondibilità è un giudizio di fatto riservato ai giudici di merito.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 13 novembre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Marchio Debole: Quando la Somiglianza non Basta a Creare Confusione

Nel mondo della proprietà intellettuale, la forza di un marchio è tutto. Un marchio forte è facilmente difendibile, mentre un marchio debole offre una tutela limitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, chiarendo i confini della protezione per i marchi con scarsa capacità distintiva. La decisione analizza il delicato equilibrio tra la tutela del titolare di un marchio e la necessità di non creare monopoli su termini di uso comune, offrendo spunti cruciali per le imprese.

I Fatti del Caso: La Contesa tra due Marchi Simili

La vicenda legale ha origine dalla domanda di registrazione di un marchio complesso, “STRADA NUOVA”, da parte della società Beta S.r.l. per prodotti di abbigliamento e accessori (classi 18 e 25). Il marchio era composto dalla parte denominativa scritta in corsivo e da un’immagine ovale contenente una serratura.

A questa registrazione si è opposta la società Alfa S.r.l., già titolare di un marchio europeo anteriore costituito unicamente dalla parola “STRADA”, registrato per le medesime classi merceologiche.

Sia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che, in seguito, la Commissione dei ricorsi avevano respinto l’opposizione. Secondo la Commissione, il marchio “STRADA NUOVA” si differenziava a sufficienza da quello anteriore per l’aggiunta del patronimico “NUOVA” e per la componente grafica. Inoltre, è stato evidenziato che il termine “STRADA” da solo è generico e, pertanto, costituisce un marchio debole con una capacità distintiva ridotta. Queste differenze, nel complesso, sono state giudicate sufficienti a escludere il rischio di confusione per il consumatore medio.

La Decisione della Cassazione e il concetto di marchio debole

La società Alfa S.r.l. ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione delle norme sulla capacità distintiva dei marchi e sulla valutazione del rischio di confusione. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, confermando la validità del ragionamento dei giudici di merito.

La Ridotta Capacità Distintiva del Marchio Anteriore

Il primo punto chiave affrontato dalla Corte riguarda la natura di marchio debole del segno “STRADA”. La Cassazione ha sottolineato che l’apprezzamento sulla confondibilità tra marchi è un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se la motivazione è priva di vizi logici o giuridici. La Commissione dei ricorsi aveva correttamente identificato il termine “STRADA” come generico, dotato quindi di una debole capacità distintiva. Questo non significa che sia privo di tutela, ma che tale tutela è più circoscritta. Di conseguenza, anche modifiche non radicali in un marchio successivo possono bastare a differenziarlo efficacemente.

La Valutazione Globale dei Marchi Complessi

Il secondo motivo di ricorso criticava la mancata individuazione dell’elemento dominante nei marchi e l’omesso esame comparativo dei prodotti. Anche su questo punto, la Cassazione ha dato torto alla ricorrente. La Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui la valutazione della somiglianza tra marchi complessi deve basarsi su un criterio globale, considerando l’impressione d’insieme prodotta a livello visivo, fonetico e concettuale. Non si può isolare una singola componente, a meno che le altre non siano del tutto trascurabili. Nel caso di specie, la Commissione aveva correttamente condotto un’analisi complessiva, valorizzando sia l’elemento verbale aggiunto (“NUOVA”) sia quello figurativo (la serratura).

Le Motivazioni della Corte

La Corte di Cassazione ha motivato il rigetto del ricorso basandosi su due pilastri fondamentali del diritto dei marchi. In primo luogo, ha riaffermato che la valutazione del grado di distintività di un marchio e del conseguente rischio di confusione è un’analisi di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata. La decisione della Commissione dei ricorsi, che aveva qualificato il marchio “STRADA” come debole per la sua genericità, era un apprezzamento fattuale ben argomentato e quindi non contestabile in Cassazione.

In secondo luogo, la Corte ha chiarito che il criterio per valutare la confondibilità tra marchi complessi deve essere globale. L’analisi non può essere frammentata, ma deve considerare l’impressione d’insieme che i segni suscitano nel consumatore di riferimento. La Commissione aveva correttamente applicato questo principio, confrontando i due marchi nel loro complesso – elementi verbali e grafici inclusi – e concludendo che la differenziazione fosse sufficiente a evitare confusione, nonostante i prodotti fossero identici o affini.

Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione offre una lezione importante per gli imprenditori: la scelta di un marchio è un passo strategico fondamentale. Optare per un marchio debole, composto da termini generici o descrittivi, comporta il rischio di una tutela giuridica attenuata. Concorrenti potranno registrare marchi simili con l’aggiunta di elementi differenzianti anche minimi, senza che il titolare del marchio anteriore possa opporsi con successo. La decisione ribadisce che il sistema dei marchi tutela la capacità distintiva e non mira a creare monopoli su parole di uso comune. Pertanto, per ottenere una protezione robusta ed efficace, è sempre preferibile investire nella creazione di marchi forti, fantasiosi e originali.

Quando un marchio è considerato debole?
Un marchio è considerato debole quando ha una ridotta capacità distintiva, ad esempio perché è costituito da un termine generico o descrittivo del prodotto o servizio. La sua attitudine a identificare l’origine imprenditoriale è limitata.

La tutela di un marchio debole è meno efficace?
Sì, un marchio debole gode di una tutela attenuata. Secondo la Corte, anche lievi modifiche, aggiunte o specificazioni in un marchio successivo possono essere sufficienti a escludere il rischio di confusione per il consumatore.

Come si valuta il rischio di confusione tra due marchi complessi?
La valutazione deve essere globale e basata sull’impressione d’insieme che i marchi generano nel consumatore medio. Si devono considerare tutti gli elementi, sia verbali che grafici, analizzandoli dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, senza isolare una singola componente a meno che le altre non siano del tutto trascurabili.

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9518 Anno 2024

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8478 R.G. anno 2023 proposto da:

RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME , oltre che dall’avvocato NOME COGNOME, presso il quale è domiciliata;

ricorrente

contro

RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE , rappresento e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

contro

ricorrente

nonché contro

RAGIONE_SOCIALE ;

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9518 Anno 2024

Presidente: COGNOME NOME

Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 09/04/2024

intimata

avverso la sentenza n. 3/2023 depositata il 6 febbraio 2023 della Commissione dei ricorsi.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.

FATTI DI CAUSA

In data 11 ottobre 2017 RAGIONE_SOCIALE ha depositato domanda di registrazione del RAGIONE_SOCIALEo complesso «vicolo COGNOME» in cui la parte denominativa, scritta in corsivo, sovrasta un’immagine ovale al cui interno è rappresentata una serratura: il RAGIONE_SOCIALEo in questione è riferito ai prodotti appartenenti alle classi 18 e 25 dell’Accordo di Nizza.

Avverso la domanda di registrazione ha proposito opposizione RAGIONE_SOCIALE, titolare del RAGIONE_SOCIALEo europeo composto dalla parola «vicolo», rivendicato per contraddistinguere prodotti sempre appartenenti alle classi 18 e 25.

L’RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’opposizione.

Avverso il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE ha adito la Commissione dei ricorsi.

Questa ha disatteso la domanda osservando: che il RAGIONE_SOCIALEo opposto era un segno complesso che, pur contenendo al suo interno la parola «vicolo», presente nel RAGIONE_SOCIALEo anteriore, si differenziava da quest’ultima per l’aggiunta del patronimico «COGNOME» -che agli occhi del consumatore poteva assumere valenza toponomastica -e per la componente grafica, costituita dalla raffigurazione stilizzata di una serratura; che il RAGIONE_SOCIALEo anteriore azionato da GGZ si componeva esclusivamente della denominazione generica «vicolo», senza ulteriori aggiunte o specificazioni di sorta; che dal punto di vista grafico, fonetico e concettuale i segni presentavano caratteristiche alquanto diverse che li rendevano difficilmente confondibili; che, essendo il segno anteriore dotato di una capacità distintiva ridotta a causa della sua genericità, le
differenze sopra indicate alla luce dei criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza, apparivano più che sufficienti ad escludere il rischio confusorio.

La sentenza della Commissione dei ricorsi è impugnata per Cassazione da GGZ sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE presso cui è collocato l’RAGIONE_SOCIALE.

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

-Col primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 13 c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005). Osserva la ricorrente che in base all’art. 13, comma 1, c.p.i. non possono costituire oggetto di registrazione come RAGIONE_SOCIALEo di impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono. Rileva che per « denominazioni generiche » si intendono i nomi comuni dei prodotti, in quanto adottati come RAGIONE_SOCIALE per contraddistinguere proprio prodotti di quel tipo : sicché – aggiunge -, la valutazione circa la sussistenza e il gradiente di capacità distintiva di un segno non può prescindere dall’esame dei prodotti per i quali è richiesta la registrazione e del pubblico di riferimento. Si imputa, allora, alla Commissione dei ricorsi di aver valorizzato la genericità del termine «vicolo» senza tenere in considerazione i prodotti contraddistinti dal RAGIONE_SOCIALEo anteriore e il consumatore medio di riferimento.
Il motivo è infondato.

La ricorrente evoca la regola che associa una debole capacità distintiva ai RAGIONE_SOCIALE che consistono in denominazioni generiche e descrittive dei prodotti contrassegnati. Tale regola, da cui la giurisprudenza fa discendere la distinzione tra RAGIONE_SOCIALE forti e RAGIONE_SOCIALE deboli, rilevante sul piano del l’intensità della tutela discendente dall a registrazione, è legata alla constatazione, maturata nel senso comune,

per cui ben scarsa è l’attitudine individualizzante di segni concettualmente legati al prodotto, per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo (cfr.: Cass. 25 gennaio 2016, n. 1267; Cass. 26 giugno 1996, n. 5924): traspare, in ciò, la valorizzazione dell’esigenza di delimitare, in funzione antimonopolistica, l’ambito di tutela dei RAGIONE_SOCIALE aventi un forte contenuto descrittivo e di consentire ai concorrenti dell’operatore che ha già registrato un RAGIONE_SOCIALEo con tali caratteristiche, di utilizzare segni simili nei quali sono presenti elementi che suggeriscono lo stesso accostamento al prodotto o al servizio contrassegnato.
Ciò non significa, però, che la scarsa distintività di un segno non possa dipendere da altre circostanze. Poiché il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del RAGIONE_SOCIALEo anteriore (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel , 24), è indubitabile che il giudice cui è demandato l’accertamento del rischio confusorio debba anche verificare il grado di distintività del RAGIONE_SOCIALEo in questione.

Nella sentenza impugnata, come si è visto, è osservato che la denominazione «vicolo» ha contenuto generico ed è per questo dotata di una debole capacità distintiva.

Tale apprezzamento, che si inscrive nell’alveo del giudizio vertente sulla confusione tra i segni, sfugge, come tale, al sindacato di legittimità. In termini generali, infatti, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità, o meno, dei RAGIONE_SOCIALE costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. 13 marzo 2017, n. 6382; Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405); in particolare, è rimesso al giudice del merito il riconoscimento della maggiore o minore capacità distintiva del segno (Cass. 15 dicembre 2022, n. 36862, in motivazione).
Per quanto qui rileva risulta, quindi, che, per un verso, la decisione non prospetta l’errore di diritto denunciato e che, per altro verso, la pronuncia stessa si fonda su valutazioni fattuali che non si possono porre in discussione avanti a questa Corte.

Col secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i.. Ci si duole, anzitutto, che la Commissione dei ricorsi abbia mancato di individuare l’elemento maggiormente caratterizzante dei segni, prendendo genericamente in esame tutte le componenti, verbali e figurative, dei RAGIONE_SOCIALE in conflitto, senza valutare quale di esse fosse dominante. Si lamenta inoltre che nella sentenza impugnata sia stato omesso l’esame comparativo dei prodotti (quelli per i quali NOME aveva richiesto la registrazione e quelli contraddistinti dal RAGIONE_SOCIALEo anteriore della stessa ricorrente).
Il motivo è infondato.

La valutazione di somiglianza di un RAGIONE_SOCIALEo complesso ad altri RAGIONE_SOCIALE non può basarsi sulla considerazione di una sua unica componente, per confrontarla con quella dell’altro segno, occorrendo procedere all’esame dei segni in conflitto considerati nel loro insieme, fermo restando che, in determinati casi, l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un RAGIONE_SOCIALEo complesso può essere influenzata da una o più RAGIONE_SOCIALE sue componenti e, in tali ipotesi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza può essere affidata al solo esame RAGIONE_SOCIALE componenti rilevanti (Cass. 15 dicembre 2022, n. 36862, cit.; cfr. pure Cass. 12 maggio 2021, n. 12566, secondo cui per valutare la similitudine confusoria tra due RAGIONE_SOCIALE complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei RAGIONE_SOCIALE a confronto).
In tal senso, la valutazione della Commissione, che ha fondato la non confondibilità sulla complessiva differenziazione dei due RAGIONE_SOCIALE, derivata da una comparazione dei segni apprezzati nel loro insieme, avendo riguardo alle componenti grafica, fonetica e concettuale, si sottrae a censura.

Quanto alla seconda doglianza, essa si mostra priva di aderenza alla sentenza impugnata.

Infatti, la comparazione tra i due RAGIONE_SOCIALE è stata eseguita sull’evidente presupposto che entrambi erano stati registrati per le classi 18 e 25, per modo che non potevano che riferirsi, come riconosciuto dall’RAGIONE_SOCIALE, a prodotti in parte identici e in parte affini (pag. 2 della sentenza impugnata): proposizione, quest ‘ultima , che, a riprova di quanto osservato, non è stata in alcun modo smentita dalla Commissione.

3 . -Il ricorso è conclusivamente respinto.

– Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell a ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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